Manuel d’examen des marques de commerce
2 Examen des demandes quant à leur forme
2.3 Exigences relatives à la demande – paragraphe 30(1)
2.4 Contenu de la demande – paragraphe 30(2)
2.4.1.4 Entreprises en coparticipation
2.4.1.6 Utilisation d’une dénomination sociale française ou anglaise
2.4.1.7 Correction de l’identité d’un requérant
2.4.2 Adresse postale du requérant
2.4.3 Représentation ou description de la marque de commerce
2.4.3.1 Plusieurs vues – alinéa 30a) du Règlement
2.4.3.2 Taille de la représentation visuelle – alinéa 30b) du Règlement
2.4.3.3 Forme tridimensionnelle – alinéa 30c) du Règlement
2.4.3.4 Représentations visuelles en couleur – alinéa 30d) du Règlement
2.4.3.5 Représentations visuelles en noir et blanc – alinéa 30e) du Règlement
2.4.3.6 Enregistrement sonore – alinéa 30f) du Règlement
2.4.3.7 Description claire et concise – alinéa 30g) du Règlement
2.4.3.8 Description de la couleur – alinéa 31f) du Règlement
2.4.3.8.2 Système de référence de couleurs
2.4.4 Énoncés concernant le type de marque de commerce
2.4.5.1 Termes ordinaires du commerce
2.4.5.2 Produits ou services spécifiques
2.4.5.3 Contexte des produits et services
2.4.5.5 « nommément », « à savoir », « consistant en » ou « spécifiquement »
2.4.5.7 « Accessoires », « Équipement/matériel », « Appareils », « Systèmes » et « Produits »
2.4.5.9 Instruments/dispositifs
2.4.5.10 Logiciels et programmes informatiques
2.4.5.11 Disques et autres supports médias magnétiques pré-enregistrés
2.4.5.14 Avantage pour le public (publicité, promotion et mise en marché)
2.4.5.15 Services reliés à la transmission électronique de données
2.4.5.16 Services liés à la communication et à la télécommunication
2.4.7 Classification de Nice – Paragraphe 30(3) de la Loi sur les marques de commerce
2.4.7.1.1 Effet de la nouvelle édition sur les demandes
2.4.7.2 Désignation de la classification de Nice
2.4.7.2.1 Composition matérielle
2.4.7.2.2 Renvoi à d’autres classes
2.4.7.2.4 Trousses, paniers-cadeaux et autres articles vendus en bloc
2.4.8 Priorité – Article 34 de la Loi sur les marques de commerce
2.4.8.1 Exigences de la demande
2.4.8.2 Retrait d’une demande de priorité
2.4.9 Caractères standard – Article 31 de la Loi sur les marques de commerce
2.4.10 Marques de commerce non traditionnelles
2.4.10.7 Forme tridimensionnelle
2.4.10.8 Façon d’emballer un produit
2.4.10.12 Formats acceptables de fichiers électroniques
2.5 Marques de certification — Articles 23, 24 et 25 et alinéa 30(2)b) de la Loi
2.5.1 Définition d’une marque de certification
2.5.3 Exemple de marque de certification
2.5.4 Marque de certification descriptive du lieu d’origine — Article 25
2.5.6 Modification des demandes d’enregistrement de marques de certification
2.6.1 Conversion en une demande de marque de commerce ordinaire
2.6.2 Affidavit d’emploi continu
2.7.2 Pourquoi diviser une demande?
2.7.3 Production d’une demande divisionnaire avant l’annonce
2.7.5 Production d’une demande divisionnaire après l’annonce
2.7.6 Demandes produites avant le 17 juin 2019
2.7.8 Diviser une demande de prolongation de l’état déclaratif des produits ou des services
2.8 Modifications apportées à une demande
2.8.1 Changement de l’identité du requérant
2.8.2 Modification de la représentation ou de la description de la marque de commerce
2.8.3 Modifications apportées aux produits ou aux services
2.8.4 Ajout d’une indication dans une demande divisionnaire
2.8.5 Ajouter ou supprimer certaines déclarations
2.8.6 Modification d’une demande d’enregistrement d’une marque de certification
3.2 Définition de la confusion — Paragraphe 6(2)
3.2.1 Circonstances de l’espèce – Paragraphe 6(5)
3.2.1.1.1. Caractère distinctif inhérent
3.2.1.1.2. Mesure dans laquelle la marque de commerce est devenue connue
3.2.1.2 Alinéa 6(5)b) — Période d’emploi
3.2.1.3 Alinéa 6(5)c) — Genre de produits ou services
3.2.1.4 Alinéa 6(5)d) – Nature du commerce
3.2.1.5 Alinéa 6(5)e) – Degré de ressemblance entre les marques de commerce
3.3.1 Le consommateur pertinent
3.3.2 Première impression et souvenir imparfait
3.3.3 Probabilité c. possibilité
3.3.4 Les deux langues officielles
3.3.5 Les marques de commerce dans leur ensemble
3.3.6 Preuve sous forme de lettre de consentement à l’appui de l’absence de probabilité de confusion
3.3.7 Doutes au sujet de la confusion
3.5 Découverte d’une marque de commerce créant de la confusion
3.5.1 Confusion avec une marque de commerce déposée – Alinéa 12(1)d)
3.5.2 Confusion avec une demande en instance
3.5.2.1 Personnes ayant droit à l’enregistrement
3.5.2.2 Notification aux requérants
3.5.2.3 Dates d’admissibilité identiques
3.5.3 Même propriétaire – Article 15
3.5.4 Confusion avec une marque de certification
3.5.5 Confusion avec un enregistrement de Terre-Neuve
4 Examen de la marque de commerce
4.2 Définition de la marque de commerce
4.3 Alinéa 12(1)a) — Noms et noms de famille
4.3.2 Définition de nom ou de nom de famille
4.3.3 Uniquement un nom ou un nom de famille
4.3.4 Signification de « principalement »
4.3.5 Critère permettant de déterminer le sens premier (signification principale)
4.3.6 Prénom et nom de famille
4.3.7 Noms de famille suivis de « & Fils », « Frères », « Inc. », « Co. », etc.
4.3.8 Noms de famille composés
4.3.9 Noms de famille incluant des accents ou d’autres caractères
4.3.10 Sources de référence — Alinéa 12(1)a)
4.3.12 Embellissements des polices de caractère
4.4 Alinéa 12(1)b) — Description claire ou description fausse et trompeuse
4.4.2 Examen aux termes de l’alinéa 12(1)b)
4.4.3 Critère de la description claire
4.4.3.2 En liaison avec les produits ou services
4.4.4 Marque sous forme graphique, écrite ou sonore
4.4.6 Description fausse et trompeuse
4.4.7 En langue française ou anglaise
4.4.9 Embellissement de mots clairement descriptifs
4.4.10 Critère « sous sa forme sonore » appliqué aux marques composées
4.4.11 Marques de commerce qui ne font que suggérer la nature/la qualité
4.4.12 Conditions de production
4.4.13 Personnes employées à la production
4.4.14.2. Origine des produits ou services
4.4.14.3. Description fausse et trompeuse du lieu d'origine
4.4.14.4. Nature des produits ou services
4.4.14.5. Lieu d’origine et domaines de niveau supérieur (TLD)
4.4.15 Produits pharmaceutiques
4.4.16 Abréviations, acronymes ou initiales
4.4.17 Domaines de niveau supérieur (TLD)
4.5 Alinéa 12(1)c) — Nom des produits ou services
4.6 Alinéa 12(1)d) – Confusion
4.7 Alinéa 12(1)e) – Marques interdites
4.7.1 Alinéas 9(1)a), b) et c)
4.7.4 Alinéas 9(1)f), g), g.1) et h)
4.7.5 Alinéas 9(1)i) et 9(1)i.1)
4.7.7.1 Faussement suggérer un rapport
4.7.7.2 Réputation solide au sein du public
4.7.13 Articles 9 et 10 — Notification au requérant
4.7.14 Alinéa 9(2)a) — Consentement
4.7.15 Alinéa 12(1)f) et article 10.1 — Dénominations de variétés végétales
4.7.17 Alinéa 12(1)i) — Loi sur les marques olympiques et paralympiques
4.8 Paragraphe 12(2) – Fonctionnalité
4.8.2.1 Une forme tridimensionnelle
4.9 Alinéa 32(1)b) – Absence de caractère distinctif inhérent
4.9.3 Caractère distinctif inhérent
4.9.5.4 Marques de commerce constituées d’une ou de deux lettres ou chiffres
4.9.5.6 Mots et caractères étrangers
4.9.5.7 Noms de famille multiples
4.9.5.8 Noms et titres honorifiques
4.9.5.9 Mots ou phrases avec éléments élogieux
4.9.5.10 Information générique
4.9.5.11 Combinaisons d’éléments non enregistrables
4.9.5.12 Alinéas 12(1)a), ou b) de la Loi
4.9.5.13 Déterminants possessifs
4.9.5.14 Noms de domaine de premier niveau (TLD) et URL
4.9.5.16 Formes d’association commerciale
4.9.5.17 Couleur(s) appliquée(s) sur la surface d’un produit tridimensionnel
4.9.6 Réfuter une objection soulevée au titre de l’alinéa 37(1)d)/32(1)b)
4.10 Preuve du caractère distinctif – Paragraphe 32(1)
4.10.2.2 Affidavits supplémentaires
4.10.2.3 Preuve sous forme de sondage
4.10.2.4 Restriction territoriale
4.10.2.5 Restrictions territoriales volontaires
4.10.3 Détermination du caractère distinctif acquis
4.11 Désistements — Article 35
5 Examen des marques officielles
5.1 Autorité publique – Marques officielles
5.1.1 Obligation d’évaluer le statut d’autorité publique au Canada
5.1.2 Critère pour déterminer le statut d’autorité publique
5.1.2.1 Contrôle exercé par le gouvernement au Canada
5.1.3 Preuve d’adoption et d’emploi d’une marque officielle
6.1 Paragraphe 37(2) – Avis d’objection
6.2.1.1 Classification de Nice
6.2.8 Alinéas 12(1)g), h) et h.1)
6.2.9 Dates déterminant l’ayant droit
6.3 Deuxième rapport ou rapport de maintien
6.4.2 Suppression de produits ou de services
6.4.3 Renseignements supplémentaires
6.4.4 Clarifications données par l’examinateur
6.4.6 Avis en vertu de l’article 44 ou 45
6.4.7 Consentement – marques de commerce créant de la confusion
6.5 Modifications effectuées par téléphone
6.5.1 Confirmation écrite non requise
6.5.2 Confirmation écrite requise
6.5.3 Procédure standard pour les modifications par téléphone
6.8.1 Répondre à un rapport d’examinateur
6.8.3 Prolongations de délai pour des cas de force majeure
6.8.4 Droit pour les demandes de prolongation de délai
6.10 Notification sur les droits des tiers
6.10.2 Procédure de communication
7.1 Définition d’agent de marques de commerce et d’agent de marques de commerce associé
7.3 Personnes autorisées à agir
7.3.2 Représentation par un agent de marques de commerce
7.3.3 Statut des agents de marques de commerce
8.1 Introduction aux dispositions transitoires
8.2 Date de production non obtenue
8.3 Date de production accordée
8.3.1 Bases d’enregistrement (revendications)
8.3.2 Marque sans caractère distinctif
8.3.4 Marques de certification
8.3.8 Marques de commerce liées
8.3.9 Marques de commerce en caractères standard
8.3.10 Marques de commerce non traditionnelles
Le Manuel d’examen des marques de commerce (le « Manuel ») est conçu pour répondre aux besoins des examinateurs de marques de commerce, des requérants et de leurs agents. Le Bureau des marques de commerce (le « Bureau »), division de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’« OPIC »), est l’organe du gouvernement qui a pour fonction de recevoir les demandes présentées à la fois par les particuliers et par les sociétés qui désirent faire enregistrer leurs marques de commerce, et d’y donner suite.
Le présent Manuel vise à regrouper les interprétations qu’ont faites les tribunaux de la Loi sur les marques de commerce (la « Loi ») et du Règlement sur les marques de commerce (le « Règlement ») dans le but de permettre au Bureau de prendre des décisions uniformes et de qualité.
Il y a lieu de remarquer que le Manuel est un guide de référence seulement et qu’il ne lie pas le Bureau; il ne vise aucunement à remplacer la Loi ou le Règlement. En cas de divergences entre le Manuel et les textes législatifs et réglementaires, ces derniers l’emportent.
Plusieurs unités opérationnelles différentes du Bureau prennent part aux formalités à accomplir relativement à une demande. La majorité des demandes d’enregistrement de marques de commerce sont produites par voie électronique et envoyées directement à la Section des formalités. L’Unité de la correspondance entrante (l’« UCE ») reçoit les demandes sur papier pour traitement initial, puis transmet la demande à la Direction des finances et de l’administration, qui est responsable de la réception et du traitement des droits.
Après avoir traité les droits de production, l’UCE transfère la demande à la Section des formalités, qui attribue ensuite un numéro à la demande. La Section des formalités accorde ensuite une date de production à la demande si celle-ci respecte les exigences de production énoncées au paragraphe 33(1) de la Loi.
La demande est traitée et saisie dans la base de données sur les marques de commerce. On accuse ensuite réception de la demande et l’accusé de réception est envoyé au requérant. Enfin, la Section des formalités transfère la demande à la Section de l’examen où la recherche et l’examen y afférents sont effectués.
Le Bureau a publié deux énoncés de pratique intitulés Requêtes d'accélération de l'examen et Requêtes d'accélération de l'examen dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Le Bureau acceptera les requêtes d'accélération de l'examen faites par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle, par une personne qui a une connaissance des faits et qui précise les circonstances et les raisons qui justifient la requête. L'affidavit ou la déclaration solennelle doit indiquer, de façon claire, comment les critères définis dans l’énoncé de pratique applicable ont été remplis.
Comment présenter une requête
La requête indique le nom du requérant et, s'il est connu, le numéro de la demande d'enregistrement (pour plus de renseignements, veuillez vous référer à l'énoncé de pratique intitulé Identification des demandes). Conformément au paragraphe 4(1) du Règlement, une requête d'accélération de l'examen ne peut concerner plus d'une demande d'enregistrement ou plus d'une marque de commerce déposée.
Toute requête en ce sens doit être présentée par courrier ou par télécopieur aux coordonnées ci-dessous.
Requête d'accélération de l'examen
a/s Directeur(trice) adjoint(e), Division des examens
Bureau des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
50, rue Victoria
Gatineau (Québec) K1A 0C9
Par télécopieur au : 819-953-2476
Le paragraphe 30(1) de la Loi renferme une condition préalable à la production d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce. Plus précisément, une personne peut produire une demande si elle utilise ou propose d’utiliser la marque de commerce au Canada en lien avec les produits ou services énumérés dans la demande et si elle a le droit de le faire. Il incombe au requérant de s’assurer que l’utilisation de la marque de commerce au Canada ne contrevient à aucune autre loi.
Une fois qu’une demande a reçu une date de production, l’examinateur commence l’examen initial pour s’assurer qu’elle satisfait à toutes les exigences formelles conformément au paragraphe 30(2) de la Loi.
Dans le cadre de l’examen, les examinateurs détermineront également si les produits ou les services ont été correctement groupés selon les classes de la classification de Nice.
L’alinéa 31a) du Règlement prévoit qu’aux fins de l’alinéa 30(2)d) de la Loi, une demande doit contenir le nom du requérant.
Pour avoir droit à l’enregistrement d’une marque de commerce, un requérant doit être une « personne ». Aux fins d’une demande de marque de commerce, la « personne », peut être un particulier, une société de personnes, un syndicat, une association, une entreprise en coparticipation ou une société. En outre, conformément à l’article 2.1 de la Loi, une personne peut comprendre « deux ou plusieurs personnes ayant conclu un accord leur interdisant, si ce n’est en leurs deux noms ou au nom de l’ensemble de ces personnes, selon le cas, d’employer la marque de commerce au Canada »
.
En règle générale, le registraire n’exigera pas que le requérant atteste qu’il s’agit d’une « personne »; c’est au requérant qu’incombe en définitive la responsabilité d’observer les dispositions de la Loi.
Lorsque le requérant est un particulier, il doit donner son nom de famille et au moins un prénom. Le nom commercial employé peut aussi faire partie de l'identification du requérant, mais ce dernier ne doit pas donner uniquement sa raison sociale.
Exemple : « Jean Untel faisant affaire sous le nom de Bistrot Untel »
Exemple : « Jeanne Millaire, faisant affaire sous le nom de Services de consultants Jeanne »
Les demandes d’enregistrement de marque de commerce peuvent être produites au nom d’une société de personnes, qui est considérée comme une association reconnue par la loi. En général, un groupe de personnes dirigeant une entreprise sous forme de société le fait sous une raison sociale.
Exemple : « Marie Gagné et Jean Lemieux, une société de personnes, faisant affaire sous le nom de Entreprises Gagnélemieux »
Il incombe au requérant de déterminer que la société de personnes est une personne morale.
Les associations sont des organisations membres dont l’objectif principal est de fournir des services et des avantages aux membres d’un groupe particulier.
Exemple : « L’Association médicale canadienne »
Le Bureau peut également être saisi d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce produite par deux personnes ou plus qui exercent en collaboration des activités commerciales (une entreprise en coparticipation), ce qui est une autre forme d’association reconnue par la loi. Les noms des parties de l’entreprise en coparticipation doivent être inscrits au complet dans la demande, ainsi que le nom commercial, le cas échéant. Seuls les noms des associés commandités d’une entreprise en coparticipation doivent être indiqués et non ceux de tous les associés.
Exemple : « ABC Inc. et XYZ Co., une entreprise en coparticipation faisant affaire sous le nom d’Alpha Enterprises »
Le Bureau n’exige pas de renseignements établissant le degré de participation de chaque partie à l’entreprise en coparticipation. De tels renseignements peuvent être requis, toutefois, afin que le Bureau puisse préciser de quelle façon la marque de commerce peut être transférée, ou l’identité du titulaire établie au cas où l’entreprise en coparticipation venait à se dissoudre. Il faudra prendre en considération les faits entourant chaque cas, et les documents soumis au moment d’un transfert devraient traiter de cette question.
Une société peut être une organisation privée ou un organisme public, par exemple, une société municipale ou provinciale ou un organisme du gouvernement provincial ou fédéral. Le nom complet de la société doit figurer sur la demande. Il n’est pas nécessaire de préciser les lois en vertu desquelles la société du requérant a été constituée.
Il faut veiller à ce que la société, et non un particulier, soit identifiée comme requérant. Dans les exemples qui suivent, si le requérant est XYZ Ltée, tous les renseignements qui précèdent XYZ Ltée sont jugés superflus et ne doivent pas être inclus pour identifier le requérant :
Les particuliers qui ont l'intention de se constituer en personne morale à une date ultérieure doivent s'assurer que la demande ne désigne pas le requérant en tant que société non constituée, car elle n'est pas considérée comme une « personne » au sens de la Loi.
Lorsqu’une filiale ou une unité constituante d’une société exerce une activité commerciale liée à l’emploi d’une marque de commerce, l’examinateur accepterait les exemples suivants :
Dans les deux cas, « General Furniture Ltd. » est considéré le requérant.
Le paragraphe 10(3) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions énonce :
Sous réserve du paragraphe 12(1), la société peut, dans ses statuts, adopter une dénomination sociale anglaise, française, dans ces deux langues ou dans une forme combinée de ces deux langues, pourvu que la forme combinée soit conforme aux critères réglementaires; elle peut utiliser l’une ou l’autre des dénominations adoptées et être légalement désignée sous l’une ou l’autre de celles-ci.
Par conséquent, une société requérante dont la dénomination sociale comporte deux versions, une anglaise et une française, par exemple, Pamplemousse Inc./Grapefruit Inc., sera reconnue comme étant la même personne morale, qu’elle soit désignée sous le nom de Pamplemousse Inc. ou sous celui de Grapefruit Inc.
Veuillez consulter la section 2.8.1 Changement de l’identité du requérant de ce Manuel.
L’alinéa 31a) du Règlement prévoit qu’aux fins de l’alinéa 30(2)d) de la Loi, une demande doit contenir l’adresse postale du requérant. Une adresse postale est l’adresse à laquelle le courrier peut être reçu, par opposition à l’adresse réelle ou à l’adresse rurale.
L’adresse doit être une adresse postale complète qui comprend, entre autres, les numéros et nom de rue, le cas échéant, et le code postal, selon le cas.
Au Canada, un code postal est attribué par Postes Canada dans le cadre d'une adresse postale complète. Par conséquent, une adresse postale canadienne doit inclure un code postal afin de se conformer à l’alinéa 31(a) du Règlement.
Dans les autres pays où un code postal fait partie de l'adresse postale, le requérant doit fournir le code postal afin de se conformer à l’alinéa 31(a) du Règlement.
Une adresse de correspondance peut également être fournie si le requérant souhaite recevoir du courrier à une adresse différente.
Lorsqu’un requérant est composé de deux personnes ou plus, une seule adresse peut être fournie (voir le paragraphe 6(1) du Règlement).
Voir également la section 2.4.10 du présent Manuel concernant les exigences relatives aux demandes de marques de commerce non traditionnelles.
L’alinéa 30(2)c) de la Loi sur les marques de commerce prévoit qu’une demande doit contenir une représentation ou une description, ou les deux, permettant de définir clairement la marque de commerce.
Les paragraphes suivants résument les exigences prescrites pour l’application de l’alinéa 30(2)c) de la Loi.
Une représentation visuelle peut comprendre plusieurs vues de la marque de commerce, mais uniquement si elles sont nécessaires pour définir clairement celle-ci. Si une demande comporte une représentation visuelle qui contient des vues qui ne sont pas, de l’avis de l’examinateur, nécessaires pour clarifier la marque de commerce, l’examinateur exigera que le requérant produise une demande révisée qui supprime les vues superflues.
Toute représentation visuelle bidimensionnelle fournie dans une demande ne doit pas dépasser 8 cm par 8 cm. Dans le cas des demandes produites à l’aide du système en ligne, les représentations visuelles seront reformatées automatiquement pour répondre à cette exigence.
Si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en une forme tridimensionnelle, toute représentation visuelle fournie par le requérant doit être une représentation graphique ou photographique bidimensionnelle. Le Bureau n’acceptera pas, par exemple, qu’un spécimen physique de la marque de commerce réponde à cette exigence.
Si la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, ou si la marque de commerce se compose exclusivement d’une seule couleur ou d’une combinaison de couleurs sans contours délimités, toute représentation visuelle fournie par le requérant doit être en couleur. Si une demande comprend une représentation visuelle qui n’est pas en couleur, mais qui est revendiquée en tant que caractéristique de la marque de commerce, l’examinateur exigera que le requérant produise une demande modifiée qui 1) supprime la revendication de couleur ou 2) comporte une représentation visuelle qui est en couleur.
Si la couleur n’est pas revendiquée en tant que caractéristique de la marque de commerce, ou si la marque de commerce ne consiste pas exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contours délimités, toute représentation visuelle doit être en noir et blanc. Si une demande comprend une représentation visuelle qui est en couleur, mais qui n’est pas revendiquée en tant que couleur, l’examinateur exigera que le requérant produise une demande modifiée qui 1) renferme la revendication de couleur ou 2) comporte une représentation visuelle qui est en noir et blanc.
Si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en un son, une représentation doit inclure un enregistrement du son sous forme de fichier MP3, dont la taille ne doit pas dépasser 10 Mo. Les demandes produites sur papier peuvent fournir des fichiers de sons électroniques sur un CD, un DVD ou une clé USB.
Toute description de la marque de commerce fournie par le requérant doit être claire et concise. Si, de l’avis de l’examinateur, la description de la marque de commerce est vague ou renferme des renseignements superflus qui ne permettent pas de définir clairement la marque de commerce, l’examinateur demandera au requérant de produire une demande modifiée qui comprend une description acceptable.
Voir également l’énoncé de pratique intitulé « Description de couleur ».
L’alinéa 31f) du Règlement exige que les demandes qui revendiquent la couleur comme caractéristique de la marque de commerce nomment chaque couleur et indiquent les parties principales de la marque de commerce qui ont cette couleur. De même, l’alinéa 31g) du Règlement précise que si une marque de commerce consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contours délimités, la demande doit contenir le nom de chaque couleur.
Lorsqu’une demande doit fournir le nom d’une couleur particulière, son nom générique devrait être utilisé. Par exemple, « bleu », « rouge », « magenta », « turquoise » et « mauve » sont des noms de couleur génériques acceptables. De plus, les noms de couleur qui intègrent des adjectifs pour ajouter de la spécificité, comme « vert grisâtre », « orange moyen » ou « bleu pourpre », sont également acceptables.
En règle générale, les examinateurs ne remettent pas en question la description des couleurs à moins qu’il y ait une divergence entre la couleur telle qu’elle apparait dans la représentation visuelle et la description écrite.
Afin de décrire une couleur de façon plus précise, un requérant peut faire référence à un système d’identification de couleurs. Si le nom du système d’identification de couleurs est une marque de commerce enregistrée, le nom du système doit être indiqué en lettres majuscules et la description doit inclure un énoncé précisant que le nom du système est une marque de commerce enregistrée. Voici un exemple de revendication de couleur acceptable :
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « A » dans la marque de commerce est bleu pâle (PANTONE* 317C). *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.
La simple référence à un système de couleurs (par exemple, PANTONE* 32C) n’est pas acceptable puisque la revendication de couleur dans la demande doit toujours inclure le nom de la ou des couleurs. Bien que le Bureau n’endosse ni ne recommande un système d’identification de couleurs en particulier, tout système de référé devrait être facilement identifiable et accessible par le public en général.
Les demandes qui revendiquent une ou des couleur(s) comme caractéristique de la marque de commerce doivent fournir une liste, sous forme de description écrite, des parties principales de la marque de commerce et de chacune de leur couleur(s). La complexité de la marque de commerce déterminera ce qui constitue les « parties principales » de la marque de commerce en question. Cependant, en général, la demande ne doit que décrire les éléments facilement reconnaissables d'une marque de commerce pour chaque couleur. Par exemple, si une marque de commerce comprend une scène de forêt, une revendication de couleur acceptable pourrait être formulée comme suit
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le ciel est bleu, l’herbe est verte, les troncs d’arbres sont bruns et les feuilles sont rouges, orange et jaunes.
Si une marque de commerce contient une revendication de couleur et que la couleur apparait sous forme de dégradé de couleurs, la demande devrait décrire le dégradé chromatique. Voici des exemples de revendications de couleurs acceptables pour des marques de commerce comprenant un dégradé de couleurs:
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin sphérique dans la marque de commerce effectue une transition de rouge foncé dans la partie supérieure gauche au rouge pâle dans la partie inférieure droite du dessin.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin du tourbillon effectue une transition de la gauche vers la droite de mauve à rouge, à bleu.
Voir également la section 2.4.10 du présent Manuel concernant les exigences relatives aux demandes de marques de commerce non traditionnelles.
L’alinéa 31e) du Règlement prescrit, pour l’application de l’alinéa 30(2)d) de la Loi, que si une marque de commerce consiste en tout ou en partie :
en une forme tridimensionnelle
en un hologramme
en une image en mouvement
en une façon d’emballer des produits
en un son
en une odeur
en un goût
en une texture
en la position d’un signe
la demande doit comprendre une déclaration à cet effet. Par exemple, la déclaration suivante satisferait à cette exigence :
« La marque de commerce consiste en tout ou en partie en un hologramme. »
L’alinéa 31f) du Règlement prescrit, pour l’application de l’alinéa 30(2)d) de la Loi, que si la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, la demande doit comprendre une déclaration à cet effet. Par exemple, la déclaration suivante satisferait à cette exigence :
« La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. »
L’alinéa 31g) du Règlement prescrit, pour l’application de l’alinéa 30(2)d) de la Loi, que si une marque de commerce consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité, la demande doit comprendre une déclaration à cet effet. Par exemple, la déclaration suivante satisferait à cette exigence :
« La marque de commerce consiste exclusivement en la couleur rouge sans contour délimité. »
L’alinéa 31h) du Règlement prescrit, pour l’application de l’alinéa 30(2)d) de la Loi, que si une marque de commerce est une marque de certification, la demande doit comprendre une déclaration à cet effet. Par exemple, la déclaration suivante satisferait à cette exigence :
« La marque de commerce est une marque de certification. »
Le paragraphe 30(2)a) de la Loi exige qu’une demande de marque de commerce doit contenir « un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services en liaison avec lesquels la marque de commerce est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer »
. De plus, l’article 29 du Règlement prévoit que l’état des produits ou des services « doit décrire chacun de ces produits ou services de façon à ce que soit identifié un produit ou service spécifique »
.
Une liste représentative des produits et des services acceptables qui sont considérés comme des termes ordinaires du commerce pour des produits ou des services particuliers se trouve dans le Manuel des produits et des services.
En ce qui concerne les produits ou les services qui ne se trouvent pas dans le Manuel des produits et des services, les entrées acceptables dans le Manuel des produits et des services peuvent être utilisées afin de déterminer, par voie d'analogie, le type d'énoncés pouvant être considérés comme étant acceptables afin de décrire des produits et services similaires. Un énoncé de produits ou de services est acceptable lorsque celui-ci est aussi précis, ou même plus précis, qu'une entrée semblable ou similaire.
Un état des produits ou des services est considéré comme étant dressé en termes ordinaires du commerce lorsque des recherches révèlent que les produits ou services sont définis selon l’utilisation courante dans le commerce; un langage similaire a été utilisé par d'autres commerçants du même secteur afin de décrire des produits ou des services similaires à ceux du requérant (voir Dubiner c. Heede International Ltd. (1975), 23 C.P.R. (2e) 128 et Mövenpick-Holding AG c. Sobeys Capital Incorporated, 2010 TMOB 41).
Le simple fait qu’un état de produits ou de services est compréhensible ne signifie pas que la description est utilisée couramment dans le commerce (voir Decra-Loc Canada Ltd. c. Pave Tech Inc. (1995), 61 C.P.R. (3e) 553).
Les examinateurs devront effectuer des recherches pour déterminer s'il y a plusieurs utilisations commerciales de la description des produits et services en question qui démontreraient que leur description correspond à celle que l’on retrouverait ordinairement dans le commerce.
Lorsque des termes ordinaires du commerce sont introuvables, l’état des produits ou des services doit être clair et précis; les descriptions techniques, longues ou ambiguës des caractéristiques des produits ou des services sont inacceptables.
Veuillez noter que les marques de commerce enregistrées ne peuvent pas être employées dans les états de produits ou de services, car elles ne sont pas considérées comme étant des termes ordinaires du commerce.
L’article 29 du Règlement exige que l’état des produits ou des services décrive chacun de ces produits ou services de façon à ce que soit identifié un produit ou service spécifique. Par exemple, bien que le terme « vêtements » soit un terme ordinaire du commerce, il ne désigne pas un produit spécifique, tandis que le terme « vêtements d'exercice » est considéré comme étant spécifique puisque le type de vêtements fonctionnels a été fourni.
Il sera parfois nécessaire d'indiquer le domaine d'emploi d'un produit afin d'en donner une description spécifique. Par exemple, l'énoncé « catalyseurs » à lui seul n'est pas suffisamment précis aux fins du Règlement. Par contre, « catalyseurs pour la transformation du pétrole » ou « catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques d'usage industriel » définissent tous deux les domaines d’emploi des catalyseurs et rendent la description acceptable. L’inclusion du domaine d’emploi devient spécialement importante dans les cas où le terme peut avoir des significations différentes. Par exemple, un « fer à onduler » peut être utilisé pour la coiffure, mais également pour onduler le cuir ou plisser les métaux.
De façon similaire, les services de « consultation » peuvent être un terme ordinaire du commerce, mais le domaine d’emploi doit être précisé davantage. Par exemple, « consultation dans le domaine de la sécurité au travail » est considéré comme un service spécifique énoncé en termes ordinaires du commerce.
Bien qu’un état de services puisse être plus difficile à préciser qu’un état des produits, le Règlement exige une certaine spécificité en lien avec les services lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un état de services plus précis en termes ordinaires du commerce puisse être fourni par un requérant (voir Sentinel Aluminium Products Co. c. Sentinel Pacific Equities Ltd. (1983), 80 C.P.R. (2e) 201).
Le critère à trois volets suivant s'applique pour déterminer si l'état déclaratif des produits ou services est considéré spécifique au sens de l’article 29 du Règlement :
1. Les produits ou services sont-ils assez spécifiques pour permettre de déterminer si l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce s'applique? Une marque qui donne une description claire de la nature ou de la qualité des produits ou services n'est pas enregistrable.
2. Les produits ou les services sont-ils assez spécifiques pour s’assurer que le requérant n'obtiendra pas une protection trop étendue? Par exemple, l'approbation de produits décrits comme étant un logiciel, sans plus de précisions, accorderait au requérant une protection trop étendue.
3. Les produits ou les services sont-ils assez spécifiques pour permettre d'évaluer la confusion? Une marque qui peut être confondue avec une marque de commerce déposée ou avec une marque de commerce en instance d'enregistrement n’est pas être enregistrable.
Dans certains cas, le contexte de l'énoncé des produits et services peut servir à préciser une description qui autrement serait inacceptable. En effet, les produits ou les services peuvent être acceptables lorsque le contexte de l'énoncé est suffisamment précis.
Par exemple, « étuis » seul n'est pas acceptable, car il peut s'appliquer à n'importe quel type d'étui, des étuis d'appareils photo aux étuis à lunettes. Cependant, si la demande porte sur les « appareils photo, trépieds et étuis », le terme « étuis » est acceptable, car il est évident d’après le contexte qu’il s’agit d’étuis d’appareils photo. De même, le service « livraison » seul ne serait acceptable, car il pourrait s’agir de n’importe quel type de services de livraison, de la livraison de fleurs à la livraison de meubles. Cependant, une demande portant sur des « services de restaurant et de livraison » serait acceptable, car il est évident d'après le contexte qu'il s'agit de livraison de nourriture.
Remarque : Les produits ou les services qui sont séparés par un point-virgule (;) sont généralement considérés comme des produits ou services distincts les uns des autres et doivent satisfaire aux exigences de l'alinéa 30(2)a) de la Loi et de l’article 29 du Règlement sans égard aux autres produits ou services listés.
L’état des produits et services doit être précis et l’utilisation d’expressions ou de mots flous ou vagues doit être évitée. En général, les termes flous ou vagues suivants ne peuvent être employés pour spécifier un produit ou un service qui requiert par ailleurs plus de spécificité : « et autres », « et produits similaires », « incluant », « relatif à », « et services reliés », « etc. », « contenant » et « notamment ». De tels termes sont généralement acceptables seulement lorsqu’ils suivent des produits ou des services spécifiques.
Par exemple, puisque « services de restaurant » décrit des services spécifiques, la description « services de restaurant, incluant la livraison » serait aussi acceptable. De même, puisque « services de courtage en fonds communs de placements » décrit des services spécifiques, la description « services de courtage en fonds communs de placements, incluant la distribution de fonds mutuels » serait acceptable. Par contre, « services financiers reliés aux services de courtage en fonds communs de placement » ne serait pas acceptable puisque « services financiers » ne décrit pas des services spécifiques.
Dans certaines circonstances, des termes flous ou vagues peuvent être utilisés dans un état des produits ou services pour donner des spécifications qui ne sont pas essentielles pour déterminer la nature spécifique. Par exemple, « rouleau collant pour retirer les peluches des vêtements, du mobilier, de la tapisserie et d'autres articles » est acceptable puisque les produits sont déjà définis spécifiquement en étant un « rouleau collant pour retirer les peluches des vêtements, du mobilier et de la tapisserie » et le terme flou ou vague « d'autres articles » ne sert qu'à indiquer une autre utilisation du produit.
En français, le terme anglais « featuring » peut être traduit par les termes « contenant » ou « notamment » selon le contexte. De façon générale, ces termes ne seront acceptables que lorsqu’ils seront précédés de produits ou de services jugés assez précis. À titre d’exemple, puisque l’état « vêtements décontractés» est acceptable, « vêtements décontractés notamment pantalons, robes et culottes-courtes » est également acceptable. Cependant, « vêtements notamment pantalons, robes et culottes-courtes » serait inacceptable puisque « vêtements » n’est pas considéré comme une description d’un produit spécifique.
Le Bureau accepte l’emploi du terme « contenant » lorsque le requérant doit indiquer le contenu ou champ d’intérêt (par exemple livres, jeux d’ordinateurs, films, musique, photos etc.) de CD, DVD, disque optique ou toute autre sorte de disque. À titre d’exemple « disque compact contenant de l’information sur l’astronomie » et « disque numérique polyvalent contenant des jeux d’ordinateur » seraient acceptables.
On peut préciser davantage des produits ou des services inacceptables en énumérant des termes précis précédés de « nommément», « à savoir », « consistant en » ou « spécifiquement ».
Par exemple, les produits « alarmes » sont jugés trop ambigus, mais peuvent être précisés davantage en utilisant les termes « nommément » ou « à savoir » afin d'énumérer les différents types d'alarmes: « alarmes, nommément alarmes d'incendie », « alarmes, à savoir alarmes pour voitures », « alarmes, consistant en des alarmes antivol ». De façon similaire, le service « consultation » est jugé trop général, mais il peut être précisé si l'on ajoute « nommément »: « consultation, nommément consultation en gestion des affaires » ou le terme « spécifiquement »: « consultation, spécifiquement consultation en investissement de capitaux ».
Remarque : À des fins de clarté, le Bureau n’accepte pas les deux points (:) en remplacement du terme « nommément ».
Ces termes peuvent être acceptables dans un état de produits ou de services lorsque le genre, la sorte ou le type de produits ou de services ont été précisés et que les produits ou les services qui suivent l’un ou l’autre de ces termes sont réputés être conformes à l’alinéa 30(2)a) de la Loi.
Par exemple, l’état « vêtements en particulier vêtements décontractés » sera interprété comme étant limité aux « vêtements décontractés » qui sont acceptables selon le Manuel des produits et des services. Cependant, l’état « vêtements tels que vêtements d’extérieur » ne serait pas considéré acceptable puisque « vêtements d’extérieur » n’est pas considéré comme étant un type, genre ou sorte de vêtements. Les produits « emballages cadeaux contenant fromage, pain et viandes préparées » sont considérés comme étant limités aux produits énumérés après le terme « contenant » qui sont acceptables en vertu de l’alinéa 30(2)a) de la Loi.
Cependant, « systèmes électriques comprenant des modules » ne serait pas acceptable puisque le terme « modules » n’est pas considéré comme étant un terme ordinaire du commerce et n’est pas assez précis.
De façon similaire, il est sous-entendu que « service de divertissement tel que partie de hockey » fait référence à une « partie de hockey » et est considéré comme un terme ordinaire du commerce spécifique puisque ce service n’inclut pas d’autres services.
Cependant, l’état des produits ou services « service de divertissement soit événements musicaux » n’est pas considéré comme étant acceptable puisque le genre ou le type d’événement n’a pas été précisé.
De façon générale, les produits décrits par les termes « Accessoires », «Équipement/matériel », « Appareils », « Systèmes » ou « Produits » ne sont pas considérés comme étant acceptables s’ils ne sont pas précisés davantage, car ces termes peuvent inclure différents types de produits ayant des circuits de commercialisation différents qui ne sont pas nécessairement vendus en étroite proximité.
Par exemple, la description « accessoires pour automobiles » pourrait inclure n’importe quel article depuis les désodorisants jusqu’aux trousses de premiers soins et aux téléviseurs portables. Cependant, les « accessoires pour cheveux » se limitent à des produits comme les barrettes, les pinces, les peignes de parure, qui sont connus dans le commerce comme un ensemble d’articles avec les mêmes circuits de commercialisation et normalement vendus en étroite proximité.
De façon similaire, « équipement de télécommunications » pourrait inclure des articles pour l’utilisateur comme des télécopieurs et des émetteurs-récepteurs ou encore des produits pour les télécommunications, comme les tours de transmission et les câbles à fibres optiques. Cependant, l'énoncé « matériel pour la coupe de cheveux » est acceptable puisque la fonction ou le domaine d’emploi peuvent être compris comme étant très proches, puisque la coupe de cheveux est une activité précise et le matériel nécessaire est limité aux outils manuels ou mécaniques s’y rattachant.
Un autre exemple est « appareils d'enseignement » qui pourrait très bien inclure des logiciels, des carnets et des bandes-vidéo. Cependant, l’état « appareil d’anesthésie » est acceptable puisque la fonction ou le domaine d’emploi peuvent être compris comme étant très proches et ces produits sont compris dans le commerce comme se rapportant à un ensemble limité d’articles dans le domaine médical, tels que les vaporisateurs, les ventilateurs et les moniteurs.
Les produits qui incluent le terme « systèmes » peuvent être acceptables si le système est généralement compris dans le commerce comme un assemblage d’articles souvent vendus ensemble comme une unité, comme le « système de suspension pour véhicules moteurs », lequel est un terme ordinaire du commerce spécifique donné au système d'amortisseurs et de ressorts qui assurent la liaison flexible entre le cadre de châssis et les essieux.
Les produits qui incluent le terme « produits » peuvent être acceptables si le produit tel quel est un terme ordinaire du commerce, comme « produits laitiers », lequel est un terme ordinaire du commerce reconnu pour les produits de nourriture dérivés de l’industrie du lait et qui sont vendus côte à côte dans les mêmes circuits de commercialisation.
En général, les « pièces et raccords » sont acceptables si les produits pour lequels « pièces et raccords » sont destinés sont acceptables selon l'alinéa 30(2)a) de la Loi et l’article 29 du Règlement. Par exemple, « lave-vaisselles et leurs pièces et raccords » sont acceptables puisque « lave-vaisselles » sont considérés comme étant des termes ordinaires du commerce pour des produits spécifiques.
Lorsque les termes ordinaires du commerce sont introuvables, les termes « instruments/dispositifs » peuvent être acceptables si la fonction et le domaine d’emploi sont précisés et que les produits satisfont aux exigences du critère à trois volets décrit à la section 2.4.5.2 du présent Manuel). Par exemple, on retrouve dans le Manuel des produits et des services les produits acceptables suivants : « instruments médicaux pour la détection de la qualité des anticorps de spécimens humains recueillis du plasma ou de sang séché » et « dispositifs électroniques médicaux installés dans l’œil pour restaurer la vision ».
Les produits listés comme « logiciels » et « programmes informatiques » ne sont pas acceptables s’ils ne sont pas précisés davantage. La fonction précise du logiciel doit être indiquée et, si le domaine d’emploi n’est pas évident de par la fonction du logiciel, on doit aussi clairement indiquer le domaine d’emploi. On peut trouver des exemples de descriptions acceptables dans le Manuel des produits et des services.
Les produits « disques pré-enregistrés » et « supports média magnétiques pré-enregistrés » ne sont pas considérés comme étant spécifiques, conformément à l'alinéa 30(2)a) de la Loi et de l’article 29 du Règlement. Le format spécifique de ces produits doit être précisé, par exemple « disques souples », « disques durs », « CD », « DVD », « CD-ROM » et « cartes à bande magnétique ». Le contenu spécifique de ces produits doit également être décrit, par exemple, des films, de la musique, des photos, l’enseignement des langues, des jeux d’ordinateur, des cartes magnétiques encodées comme clés de chambres d’hôtel ou des télécartes.
Pour les disques avec du contenu pré-enregistré, le contenu peut aussi être précisé en indiquant le domaine spécifique, suivi d’expressions telles que « contenant des sujets traitant de » ou « contenant de l’information ». Par exemple, « contenant de l’information reliée au baseball », « contenant des sujets d’instruction en astronomie », « contenant de l’information en matière de marques de commerce ». Par contre, « CD contenant des sujets dans le domaine de la consultation d’affaires » n'est pas considéré comme étant acceptable puisque « le domaine de la consultation d'affaires » est un terme général qui inclut une grande variété de sujets.
Si le contenu des disques est décrit en indiquant un seul domaine d’intérêt, on considère que le but premier est de fournir de l’information. Même si les disques peuvent comprendre différentes informations audiovisuelles, on considère qu’ils ne contiennent pas de logiciels ni de livres, jeux vidéo, films, musique, etc., à moins d’indication contraire de la part du requérant.
Lorsque les disques pré-enregistrés ou les supports média magnétiques pré-enregistrés contiennent des logiciels, la fonction du logiciel doit être indiquée et, si le domaine d’emploi n’est pas évident, le domaine d’emploi doit aussi être indiqué.
Remarque : On considère que les produits « bandes sonores pré-enregistrées », « rubans vidéo pré-enregistrés », « bandes vidéo pré-enregistrées », « cassettes audio pré-enregistrées », « bandes d’enregistrement vidéo » et « enregistrements sur bande sonore » ont un format précis ainsi qu’un contenu spécifique puisque la nature du support média magnétique limite le contenu à des enregistrements magnétiques de sons ou d’images visuelles.
Les produits décrits comme des « préparations », « remèdes » ou « suppléments » pour utilisation « pharmaceutique », « vétérinaire » ou « médicinale » ne sont pas considérés comme des produits spécifiques en vertu de l'alinéa 30(2)a) de la Loi et de l’article 29 du Règlement. Le registraire exige que ce genre de produits soit précisé avec plus de détails :
Les produits pharmaceutiques vétérinaires, les préparations ou les médicaments sont souvent divisés en secteurs portant sur des animaux ou des groupes d'animaux particuliers et portent souvent sur la prévention plutôt que sur le traitement de la maladie. Par exemple, les « préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, à savoir les infections respiratoires et oculaires » exigent que le type de « maladies infectieuses » soit précisé. Toutefois, dans le cas des « préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille », il faut préciser seulement le type d'animal ou le groupe d'animaux.
Les biens intangibles, comme « sites Web », « électricité », « noms de domaine », « vapeur » et « gaz usés » sont normalement considérés comme étant des services et énumérés dans le Manuel des produits et des services comme « hébergement de sites Web », « conception de sites Web », « récupération d’énergie consistant en la capture et conversion de rebuts en électricité et en vapeur productive », « vente de noms de domaine », « enregistrement des noms de domaine » et « services d’épuration des gaz usés ». Lorsqu’une demande énumère de tels biens intangibles dans des états de produits, et qu’il semble que le requérant offre en fait un service, le bureau demandera des précisions.
Compte tenu de la décision Ralston Purina Co. c. Effem Foods Ltd. (1997), 81 C.P.R. (3e) 528, une objection relativement aux services sera soulevée lorsqu'on ne peut établir clairement qu'un véritable service sera offert au public. Le critère consiste à déterminer si le service profitera à un tiers. Par exemple, si les services de « publicité » et de « mise en marché » du requérant visent simplement à faire connaître les propres produits du requérant, on considère que les services n'offrent pas d'avantage au public. Pour déterminer si le service est effectivement offert à un tiers, on demandera davantage de précisions en cherchant à savoir par quels moyens ou de quelles façons le service est offert. Ainsi, les états suivants sont acceptables :
Si le public profite effectivement des services de promotion, malgré le fait qu'ils concernent exclusivement la promotion des propres produits et services du requérant, on considère qu'ils sont acceptables. Par exemple, « offrir des programmes de coupons-rabais se rapportant à une gamme de produits alimentaires » est considéré comme étant un service au sens de l'article 4 de la Loi.
Par contre, la description « publicité collective » n'est pas considérée acceptable puisqu'il s'agit généralement d'une modalité de partage des coûts entre détaillant et fournisseur pour faire la publicité et la promotion de leurs produits.
Pour que les services soient acceptables, l'état doit clairement indiquer que les services sont offerts à une tierce partie et qu'ils sont définis en termes spécifiques et ordinaires du commerce conformément à l'alinéa 30(2)a) de la Loi et l’article 29 du Règlement.
En règle générale, les services incluant le terme « données » ou « informations » tels que « services de transmission de données », « transmission électronique de données », « télécommunications de données et de la parole », « diffusion d'informations aux moyens de terminaux informatiques » ou des services qui se rapportent aux données et informations comme la « livraison de messages par transmission électronique » ou « messagerie électronique différée » ne sont pas acceptables sans plus de spécificité. Dans ce contexte, les termes « données » et « informations » peuvent inclure toute information pouvant être transmise ou traitée numériquement, y compris les données audio, vidéo, de la voix ou toute autre forme de données.
Si la caractéristique inhérente du service consiste en la fourniture de données ou d'informations aux clients, le requérant devrait indiquer spécifiquement le type de données (par exemple, avis financiers, listes de clients, communiqués de presse vidéo, musique, etc.) ainsi que le moyen par lequel l'information est communiquée aux clients (p. ex., bases de données en ligne, magasins en ligne, sites Internet, courrier électronique, téléavertisseurs ou messagerie texte cellulaire, etc.).
Si la caractéristique inhérente du service consiste en la fourniture de moyens de communication (services de transmission), le requérant devrait indiquer précisément les moyens de communication (par exemple, par satellite, téléphonie sans fil, lignes téléphoniques, réseau par câbles, téléphonie cellulaire, réseau longue portée, télécopie, etc.) ainsi que le caractère général des données et informations transmises. Il est entendu que le requérant peut avoir un contrôle limité sur les données et informations transmises s'il fournit seulement le mode de transmission.
En règle générale, les services incluant les termes « télécommunications », par exemple « services de télécommunications » ou qui ont trait à des « services de télécommunications », par exemple « services de communications », « services de technologie de l'information », « services de commerce électronique», ne sont pas acceptables sans plus de précisions, puisque dans ce contexte, les termes communications et télécommunications peuvent inclure tout type de communication à distance. Ainsi, dans les cas de services de communication ou de télécommunication, le requérant doit préciser la nature des services (le type précis de communication) ainsi que le domaine de services (soit le secteur d'activité dans lequel le requérant offre ces services).
Ainsi, les états suivants sont acceptables :
« Fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique mondial ».
Dans certains cas, l’état des services est tellement précis que le domaine d'affaires est clairement défini par le type de communication.
Ainsi, les états suivants sont acceptables :
« Services de vidéoconférence »;
« Services de messagerie vocale sans fil »;
« Services de communications personnelles »;
« Radiodiffusion ».
Une signature n’est pas requise pour la production d’une demande d’enregistrement. Le Bureau des marques de commerce acceptera aussi les signatures électroniques sur les demandes d’enregistrement et la correspondance, comme bon nombre de firmes le font maintenant.
Dans le cas d’une société de personnes, la demande peut être signée par un seul des associés si ces derniers sont mentionnés. Si la société comprend des associés commandités et des commanditaires, la demande peut porter la signature d’un associé habilité à engager la responsabilité de la société. Une demande faite par une société peut être signée par un de ses responsables dûment autorisés et le titre de cette personne devrait être indiqué. La signature de chacun des membres d’une entreprise en coparticipation peut être apposée sur la demande.
La classification de Nice est un système international de classement des produits et des services établi par l’Arrangement de Nice qui comprend une liste de 34 classes de produits et de 11 classes de services.
Bien que les produits ou les services soient décrits « en termes ordinaires du commerce » et « de façon à ce que soit identifié un produit ou un service en particulier », même lorsque les produits ou les services sont considérés comme étant conformes à l’alinéa 30(2)a) de la Loi et à l’article 29 du Règlement, des détails supplémentaires peuvent être requis pour les grouper selon les classes de la classification de Nice.
Il faut consulter le Manuel des produits et des services pour déterminer la classification exacte de chaque produit ou service. Dans le cas des produits ou des services qui ne se trouvent pas dans le Manuel, les examinateurs devront consulter les Intitulés de classe et les notes explicatives, ainsi que les Remarques générales de la classification de Nice pour déterminer la classe appropriée de produits ou de services en particulier.
Toutes les révisions annuelles de la classification de Nice sont publiées électroniquement par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur son site Web et entrent en vigueur le 1er janvier de chaque année. Chacune de ces versions inclut toutes les modifications adoptées depuis la version précédente. Les changements entre les versions consistent en des ajouts, des suppressions ou des modifications de produits et de services dans une classe donnée. Habituellement, les nouvelles versions ne transfèrent pas des produits ou des services d’une classe à l’autre.
De nouvelles éditions de la classification de Nice entrent en vigueur tous les cinq (5) ans, et incluent toutes les modifications adoptées annuellement depuis l’édition précédente, ainsi que tous les produits ou services qui ont été transférés d’une classe à l’autre.
Toute modification intégrée aux nouvelles éditions de la classification de Nice ne s’applique qu’aux demandes dont la date de production est égale ou postérieure à la date d’entrée en vigueur de l’édition.
En ce qui concerne les demandes produites avant la date d’entrée en vigueur d’une nouvelle édition, le requérant aura la possibilité de se conformer soit à l’édition qui était en vigueur à la date de production de la demande, soit à la nouvelle édition. Toutefois, si le requérant choisit de demander la nouvelle édition, la demande doit être conforme à la nouvelle édition pour tous les produits ou services énumérés dans la demande. En d’autres termes, une demande ne peut contenir certains produits ou services conformes à l’édition actuelle et d’autres produits ou services conformes à l’édition précédente. En outre, une fois qu’un requérant décide de soumettre une demande pour faire appliquer une édition plus récente, la demande ne peut être modifiée pour utiliser une édition précédente.
Lorsqu’un propriétaire inscrit modifie un enregistrement pour grouper des produits ou des services selon la classification de Nice, soit volontairement, soit en réponse à un avis émis par le registraire en vertu du paragraphe 44.1(1) de la Loi sur les marques de commerce, la demande doit être conforme à l’édition de la classification de Nice en vigueur à la date de la modification.
Les produits ou les services pouvant avoir différents usages doivent généralement être placés dans une seule classe selon leur fonction première. Si des produits ou des services se trouvent normalement dans une classe particulière, les requérants ne peuvent les faire enregistrer dans une autre classe simplement en indiquant un usage ou un objet aux fins duquel lesdits produits ou lesdits services pourraient appartenir à une autre classe ou à d’autres classes.
Par exemple, les « huiles essentielles » sont classées dans la classe 3. Elles ne peuvent se trouver dans la classe 1 même si le requérant indique qu’elles sont utilisées dans la fabrication d’autres produits finis. Une « huile essentielle » est toujours placée dans la classe 3, quelle que soit son utilisation finale.
Toutefois, s’il est possible de démontrer que les produits ou les services peuvent avoir différents usages, deux classes ou davantage peuvent convenir. L’état déclaratif des produits ou des services doit indiquer clairement le fondement de la classification de Nice multiple, en des termes appropriés pour les classes respectives.
Par exemple, des « radios-réveils » peuvent être placés dans la classe 9 pour ce qui touche aux « radios », et dans la classe 14 pour ce qui touche aux « réveils ». Les examinateurs ne doivent pas remettre en question la classification établie par un requérant tant que les deux classes indiquées sont correctes ou que les produits ou les services en question se trouvent dans une classe appropriée. Dans ce cas-ci, donc, la classe 9 ou la classe 14, ou les deux, seraient appropriées.
Toutefois, si les requérants n’ont pas indiqué une classe appropriée, les examinateurs auront besoin d’une confirmation de la demande.
Par exemple, si le « radio-réveil » est avant tout une radio incluant un réveil (à la classe 9), ou si l’appareil est avant tout un réveil incluant une radio (à la classe 14), un « radio-réveil » ne peut être placé dans une autre classe.
Les services sont habituellement classés selon les groupes d’activités et leur domaine d’emploi. Toutefois, certains services peuvent être placés dans des classes multiples en raison des fins auxquelles lesdits services sont rendus. Dans de tels cas, l’objet de l’activité détermine la classification.
Par exemple, le terme « planification des affaires » appartient normalement à la classe 35, mais s’il se rapporte à un aspect financier de la « planification des affaires », il peut être placé dans la classe 36.
Étant donné que le Manuel des produits et des services accepte « planification des affaires », les examinateurs ne remettront pas les services en question si le requérant a placé la « planification des affaires » dans la classe 35.
Lorsque le requérant n’a pas indiqué une classe appropriée, les examinateurs doivent demander à ce dernier de confirmer les fins auxquelles le service est rendu.
Par exemple, un examinateur demandera des précisions additionnelles concernant les services si un requérant a placé la « planification des affaires » dans la classe 36, étant donné que le requérant doit indiquer le genre de planification des affaires qui est exécutée pour justifier son inscription dans cette classe, par exemple : « planification des affaires, nommément la planification des investissements ».
Comme on l'a fait observer précédemment, un produit fini est habituellement classé selon sa fonction et sa destination. Toutefois, si l'état descriptif d'un produit est spécifique, mais que ce produit peut être placé dans plusieurs classes selon sa composition matérielle, le requérant doit alors indiquer la matière dont est composé le produit.
Par exemple, bien que les produits « statues » soient considérés comme énoncés en des termes ordinaires du commerce pour des produits spécifiques, ils doivent être définis davantage pour être groupés dans la classe appropriée. La classification des produits comme les « statues » dépend de leur composition matérielle. Par exemple, les « statues de métal non précieux » à la classe 6; les « statues de métal précieux » à la classe 14; les statues faites de cire, de bois, de plâtre ou de plastique entreraient dans la classe 20; et les « statues faites de verre ou de porcelaine » à la classe 21.
Toutefois, si un produit est fabriqué pour une industrie particulière, en dépit du fait que la connaissance de cette industrie indiquerait que les produits sont faits de différents matériaux, la composition matérielle précise peut ne pas être nécessaire. Par exemple, les pièces structurelles d'une automobile peuvent être faites de métal ou de plastique, mais un examinateur ne remettra pas en question la composition matérielle de ces pièces étant donné que les pièces structurelles d'automobiles seraient placées dans la classe 12.
Des états descriptifs comme « services de transport de tous les produits inscrits aux classes 32 et 33 » ou « logiciel du domaine de services des classes 41 et 45 » ne sont pas acceptables. Bien que les « services de transport » et les « logiciels » puissent être groupés selon les classes de la classification de Nice, ces états sont considérés comme étant de portée trop large pour être des termes ordinaires du commerce désignant des produits ou des services particuliers. Le requérant doit indiquer les produits visés par les classes 32 et 33, p. ex. « services de transport alimentaire » et doit indiquer les services visés par les classes 41 et 45, par exemple « logiciel de protection contre les virus informatiques ».
L'exclusion d'autres catégories, comme les « produits non compris dans d'autres catégories », est également inacceptable, car un tel libellé n'est pas considéré comme des termes ordinaires du commerce.
Dans certains cas, le contexte des produits ou services d’une classe en particulier peut servir à clarifier un état qui serait autrement inacceptable. Lorsqu’un état descriptif de produits ou de services renferme un terme qui a de multiples significations, la classe dans laquelle il est placé peut aider l’examinateur à déterminer la nature du produit ou du service.
Par exemple, l’état descriptif en anglais « pants, jeans and mufflers », à la classe 25, ne nécessiterait aucune précision additionnelle, puisque la classe et le contexte servent à indiquer que le requérant souhaite faire enregistrer des vêtements et non des silencieux d’échappement de moteur, à la classe 7. [Note du traducteur : en anglais, le mot « muffler » désigne aussi bien un cache-nez qu’un silencieux.]
Toutefois, si le requérant n’indique que des « mufflers » (en anglais), cet état descriptif est exempt de tout contexte et doit être redéfini. Lorsque l’état est ainsi redéfini, l’examinateur est en mesure de déterminer si le requérant a placé les « mufflers » dans la classe appropriée. Si la classification est incorrecte, l’examinateur en informera le requérant.
Par exemple, les termes « lotion pour la peau » désignent normalement un produit cosmétique non médicamenté de la classe 3. Toutefois, s’ils sont médicamentés, les produits « lotions pour la peau » doivent être précisés davantage afin de justifier leur placement dans la classe 5.
Enfin, il faut faire preuve de prudence en ce qui a trait à la portée des produits ou des services, lorsqu’il est considéré dans le contexte de la classe. Par exemple, une demande concernant différents « vêtements » de la classe 25 n’engloberait pas les « vêtements de protection contre les accidents » de la classe 9. De même, une demande portant sur différents types de « malles » de la classe 18 ne pourrait pas englober les « étuis à violon », qui sont assujettis à la classe 15.
Les produits comme les « trousses », les « paniers-cadeaux » de même que les articles « vendus en bloc » doivent comprendre des produits appartenant à une classe unique.
Le Bureau classe les « trousses » selon leur fonction, par exemple « trousses de soins des ongles » dans la classe 3, « trousses de premiers soins » dans la classe 5, « trousses de couture » dans la classe 26, et « trousses de coloriage des œufs de Pâques » dans la classe 28.
Par conséquent, dans le cas des « trousses » n’ayant aucune fonction précise, il faut énumérer les articles qui les composent. De plus, si une trousse n’ayant aucune fonction précise est composée de produits pouvant être classés dans différentes classes, le requérant doit inscrire chaque produit dans la classe appropriée.
Le même processus que celui visant les « trousses » doit être mis en application pour la classification des « paniers-cadeaux ». Par exemple, les « paniers-cadeaux de fruits frais » sont placés à la classe 31, qui est la classe à laquelle appartiennent les fruits. Toutefois, dans le cas des « paniers-cadeaux contenant du fromage, des craquelins et du vin », le requérant devrait inscrire chaque produit dans la catégorie appropriée, par exemple « paniers-cadeaux contenant du fromage » à la classe 29, « paniers-cadeaux contenant des craquelins » à la classe 30 et « paniers-cadeaux contenant du vin » à la classe 33.
De même, les produits comprenant des articles qui sont « vendus en bloc » doivent inclure des articles appartenant à une seule classe, par exemple « logiciel de préparation des déclarations de revenus et manuels d'instruction électroniques vendus en bloc » seraient inscrits à la classe 9.
Des inscriptions acceptables dans la classification de Nice concernant les « trousses », les « paniers-cadeaux » et les « articles vendus en bloc » apparaissent dans le Manuel des produits et des services.
Voir également l’énoncé de pratique intitulé « Revendications de priorité ».
En vertu de la Convention de Paris, un requérant (ou successeur en titre) qui est citoyen ou ressortissant d’un pays de l’Union, ou y est domicilié, ou qui a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un pays de l’Union, peut produire une demande d’enregistrement d’une marque de commerce au Canada et peut revendiquer comme date de production la date à laquelle il a produit une demande dans ou pour un pays de l’Union pour la même marque de commerce ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou de services.
Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les marques de commerce, le requérant peut avoir droit à la priorité au Canada fondée sur une demande antérieure en produisant au Bureau du registraire une demande indiquant la date et le pays où a été produite la demande antérieure, dans les six mois suivants la date de production de la plus ancienne demande d’enregistrement. La demande de priorité peut être produite selon l’un ou l’autre des modes suivants :
Le Bureau permet au requérant de modifier la revendication de priorité pour corriger une erreur à tout moment dans le délai de six mois. Après l’expiration du délai de six mois, aucune modification de la date, du pays ou des produits ou services indiqués dans la demande ne sera autorisée car une telle modification irait à l’encontre du paragraphe 34(1) de la Loi.
Le paragraphe 34(1) de la Loi n’exige pas que la demande de priorité comprenne le numéro de la demande antérieure. Cependant, le Bureau juge très à propos de pouvoir mettre à la disposition du public soit le numéro, soit une copie de la demande antérieure. En conséquence, si la demande de priorité n’inclut pas le numéro de la demande antérieure, le Bureau enjoindra au requérant, en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi, de lui fournir le numéro ou de lui remettre une copie certifiée conforme de la demande antérieure.
S’il y a erreur dans le numéro de la demande antérieure, le Bureau permettra que le numéro soit corrigé à tout moment avant l’enregistrement. Comme le paragraphe 34(1) de la Loi n’exige pas que la demande comprenne le numéro, le Bureau estime qu’une modification du numéro est permise conformément au paragraphe 35(1) du Règlement.
Relativement à la demande de priorité mentionnée à l'alinéa 34(1)a) de la Loi, le Bureau est d'avis que le requérant n'est pas tenu de définir les produits ou services spécifiques visés par la revendication de priorité. Il suffit plutôt que la demande de priorité indique que la revendication de priorité a été produite à l'égard de l'enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, pour emploi en liaison avec le même genre de produits ou services.
Toutefois, si la revendication en matière de priorité vise uniquement des produits ou uniquement des services ou est limitée à des produits ou des services spécifiques, les restrictions peuvent être déclarées seulement au cours du délai de six mois susmentionné. Une fois ce délai expiré, aucune demande de modification visant à supprimer une telle restriction ne sera autorisée puisqu'elle serait assimilable à une nouvelle demande de priorité présentée hors du délai prévu à l'alinéa 34(1)a).
Conformément au paragraphe 33(2) du Règlement, une demande de priorité peut être retirée par la production d’une demande à cet effet avant que la demande d’enregistrement ne soit annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi.
Conformément au paragraphe 66(1) de la Loi, tout délai fixé par le Bureau des marques de commerce qui expire un jour pour lequel le Bureau des marques de commerce est fermé sera réputé être prorogé au jour suivant pour lequel le Bureau est ouvert. Toutes personnes ont droit à cette prolongation sans égard au lieu de résidence ou l'établissement désigné où les documents du requérant sont livrés.
Par exemple, si la période de six mois applicable à une revendication de priorité tombe un samedi et le lundi suivant est un jour férié, le requérant aura jusqu'au mardi suivant pour produire la demande d’une marque de commerce et inclure la revendication de priorité appropriée.
Puisque l'article 66 de la Loi s'applique à toute journée pour lequel le Bureau est fermé (et non seulement les jours fériés), un autre exemple serait si la période de six mois allouable tombe un dimanche, le requérant aura jusqu'au lundi pour produire la demande de marque de commerce avec la revendication de priorité.
Cependant, si le requérant veut amender la revendication de priorité dans sa demande initiale, l'examinateur aura la responsabilité de s'assurer d'appliquer la pratique sur les revendications de priorités comme il se doit.
Voir également l’énoncé de pratique intitulé Énoncé de pratique concernant les prolongations de délai en cas de force majeure pour une priorité et un renouvellement.
Le paragraphe 34(5) de la Loi permet à un requérant de demander une prolongation du délai pour produire une demande d’enregistrement comportant une revendication de priorité :
Le requérant ne peut demander la prolongation, au titre de l’article 47 de la Loi, de la période de six mois prévue à l’alinéa (1)a) qu’après l’expiration de celle-ci. Le registraire ne peut la prolonger que d’au plus sept jours.
Le requérant ne peut demander une prolongation du délai de présentation d’une demande visée à l’alinéa 34(1)a) de la Loi qu’après l’expiration du délai. Par conséquent, seule une demande présentée au titre du paragraphe 47(2) de la Loi est applicable. Le requérant doit payer le droit prescrit (pour se renseigner sur le montant exact du droit, veuillez consulter la liste des droits pour les marques de commerce) et fournir la ou les raisons pour lesquelles il n’a pas pu accomplir l’acte dans le délai prescrit. Une preuve que l’événement s’est produit n’est pas requise pour autant que l’événement ait été clairement décrit dans la demande.
Si le registraire accorde la prolongation, le délai peut seulement être prolongé d’au plus sept jours.
Les demandes de prolongation de ce type doivent être adressées comme suit et envoyées par la poste ou par télécopieur :
DEMANDE DE PROLONGATION DE DÉLAI POUR CAUSE DE FORCE MAJEURE
a/s Directeur(trice) adjoint(e), Division des examens
Bureau des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
50, rue Victoria
Gatineau (Québec) K1A 0C9
Téléc. : 819-953-2476
Bien que le paragraphe 34(5) ne le précise pas explicitement, il prévoit des mesures de sursis permettant aux requérants d'obtenir une prolongation de délai en cas de « force majeure ». Le cas de force majeure est un concept juridique qui permet de dispenser temporairement une partie de ses obligations lorsque certaines circonstances indépendantes de sa volonté se présentent et rendent impossible l'exécution de ses obligations. La Cour suprême du Canada a défini un « cas de force majeure », du moins dans le contexte du droit contractuel, dans l’arrêt Atlantic Paper Stock Ltd. c. St. Anne-Nackawick Pulp and Paper Co., [1976] 1 R.C.S. 580, à la page 583 comme un comme un [Traduction] « événement [...] sur lequel les parties n'ont aucun contrôle et qui rend l'exécution [...] impossible ». La CSC décrit le caractère incontrôlable de l'événement comme étant [Traduction] « inattendu et humainement imprévisible et incontrôlable ». Outre le caractère inattendu de l'événement, la Cour a indiqué dans Atlantic que l'événement doit également [Traduction] « attaquer la racine même » de la raison pour laquelle l'obligation ne peut être respectée. Lorsqu'ils se penchent sur la présence d'un événement relevant de la force majeure, les tribunaux ne s'intéressent pas à la présence de l'événement en soi, mais à l'effet spécifique de cet événement sur les obligations des parties. En plus des « actes de la nature », les cas de force majeure peuvent inclure les événements d'ordre politique ou médical.
Voici quelques exemples de cas de force majeure :
Voir également l’énoncé de pratique intitulé « Marques de commerce en caractères standard ».
Une marque de commerce en caractères standard comprend une combinaison de lettres, de chiffres et de symboles prescrits sans revendication à l’égard d’une police, d’une taille ou d’une couleur en particulier.
L’article 31 de la Loi prévoit qu’une demande de marque de commerce en caractères standard doit comprendre :
Le Bureau a créé un ensemble de caractères standard regroupant les lettres, les chiffres, les signes de ponctuation et les signes diacritiques et typographiques qui peuvent être utilisés lors de la production d’une demande de marque de commerce en caractères standard. L’ensemble de caractères standard est disponible dans l’énoncé de pratique intitulé « Marques de commerce en caractères standard ».
De plus, l’alinéa 30e) du Règlement exige que la représentation d’une marque de commerce en caractères standard soit en noir sur fond blanc.
Si un requérant demande l'enregistrement d'une marque de commerce qui semble être en caractères standard, mais i) que la demande ne renferme pas une déclaration portant que la marque de commerce est en caractères standard et ne fait pas référence à une telle déclaration , ou ii) que la marque de commerce contient des caractères qui ne font pas partie de l'ensemble de caractères standard, la marque de commerce sera traitée comme une marque de commerce en caractères non standard. Dans un tel cas, la marque de commerce sera numérisée et représentée telle qu'elle a été produite.
Conformément à l'alinéa 35(2)e) du Règlement sur les marques de commerce, une demande ne peut pas être modifiée pour ajouter ou supprimer la déclaration prévue à l'alinéa 31b) de la Loi, à savoir que les marque de commerce est constituée de caractères standard, sauf si la demande n'a pas encore été annoncée et que la marque de commerce demeure sensiblement la même.
Voir également l’énoncé de pratique intitulé « Énoncé de pratique sur les marques de commerce non traditionnelles ».
L’alinéa 30(2)c) de la Loi prévoit qu’une demande doit contenir une représentation ou une description, ou les deux, qui permettent de définir clairement la marque de commerce et l’article 30 du Règlement sur les marques de commerce dresse la liste des exigences prescrites. Les sections qui suivent résument les exigences relatives au contenu des demandes de marques de commerce non traditionnelles constituées en tout ou en partie d’un son, d’un hologramme, d’une image en mouvement, d’une odeur, d’un goût, d’une couleur en soi, d’une forme tridimensionnelle, d’une façon d’emballer les produits, d’une texture ou de la position d’un signe.
Conformément à l’alinéa 31e) du Règlement, si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en un son, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande.
Pour qu'une marque de commerce comportant un son ou constituée d'un son soit clairement définie conformément aux dispositions de l'alinéa 30(2)c) de la Loi, la demande doit comporter une description claire et concise ainsi qu'un enregistrement électronique du son. Les enregistrements électroniques ne doivent comporter aucune boucle ou répétition du son ni inclure des sons qui ne font pas partie de la marque de commerce. Une représentation visuelle de la marque de commerce peut être comprise dans la demande mais n'est pas requise.
Voici un exemple de description acceptable d’une marque de commerce sonore :
La marque de commerce est constituée du son du rugissement d’un lion, dont la représentation audio est incluse dans la demande.
Un hologramme est défini comme une image tridimensionnelle produite au moyen d'un rayon laser réfléchi sur une substance photographique sans l'utilisation d'une caméra. Bien que les hologrammes peuvent être faits d'une seule image, ils peuvent également comporter différentes images lorsque visualisés sous différents angles.
Conformément à l’alinéa 31e) du Règlement, si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en un hologramme, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande.
Pour qu'une marque de commerce comportant un hologramme ou constituée d'un hologramme soit clairement définie conformément aux dispositions de l'alinéa 30(2)c) de la Loi, la demande doit comporter une représentation visuelle sous la forme d'une ou de plusieurs images fixes, en nombre et clarté suffisants, pour démontrer l'effet holographique dans son entièreté. La demande doit également comporter une description claire et concise de l'effet visuel de l'hologramme vu sous différents angles.
La demande peut également comprendre une représentation numérique de la marque de commerce, sous forme d’image en mouvement (clip d’animation), qui démontre l’effet holographique dans son entièreté.
Si la représentation visuelle illustre des vues différentes de la même marque de commerce, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande pour respecter les exigences de l'article 27 du Règlement.
Si la couleur est revendiquée comme caractéristique de l’hologramme, la demande doit également contenir une déclaration à cet effet et la ou les représentations visuelles doivent être en couleur. Si aucune couleur n’est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, la ou les représentations visuelles doivent être en noir et blanc.
Voici un exemple de description acceptable d’une marque de commerce hologramme sans revendication de couleur :
La marque de commerce consiste en un hologramme d’une colombe en vol. La représentation visuelle comprise dans la demande représente l’effet holographique complet.
Voici un exemple de description acceptable d’une marque de commerce avec hologramme en couleur :
La marque de commerce consiste en un hologramme d’une carte du monde telle qu’illustrée dans la représentation visuelle. La marque de commerce possède un effet arc-en-ciel holographique et le requérant revendique les couleurs rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet comme caractéristique de la marque de commerce.
Conformément à l’alinéa 31e) du Règlement, si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en une image en mouvement, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande.
Pour qu’une marque de commerce qui contient ou consiste en une image en mouvement soit clairement définie conformément à l’alinéa 30(2)c) de la Loi, la demande doit comprendre une représentation électronique de la marque de commerce, sous forme d’image en mouvement (clip d’animation), qui démontre l’entièreté des images en mouvement. Le clip d’animation ne doit s’exécuter qu’une seule fois et ne doit pas contenir de répétitions ou de boucle. Une représentation visuelle qui consiste en la représentation de l'image en mouvement par une série de photogrammes statiques sera considérée acceptable seulement si elle est accompagnée du clip d'animation. La demande doit également comporter une description claire et concise de l'effet visuel de l'animation du début à la fin.
Si la couleur est revendiquée comme caractéristique de l’animation, la demande doit également contenir une déclaration à cet effet et la ou les représentations visuelles doivent être en couleur. Si aucune couleur n’est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, la ou les représentations visuelles doivent être en noir et blanc.
Voici un exemple de description acceptable d’une marque de commerce d’image en mouvement :
La marque de commerce consiste en une image en mouvement d’un livre qui s’ouvre et d’une page tournée, comme le montre la représentation incluse dans la demande.
Conformément à l’alinéa 31e) du Règlement, si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en une odeur, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande.
Pour qu’une marque de commerce qui contient ou qui consiste en une odeur soit clairement définie conformément à l’alinéa 30(2)c) de la Loi, la demande doit comprendre une description claire et concise de l’odeur.
Voici des exemples de descriptions acceptables de marques de commerce odeur :
La marque de commerce consiste en l’odeur de fraises.
La marque de commerce est une odeur de noix de coco diffusée dans un magasin de détail.
Conformément à l’alinéa 31e) du Règlement, si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en un goût, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande.
Pour qu’une marque de commerce qui contient ou qui consiste en un goût soit clairement définie conformément à l’alinéa 30(2)c) de la Loi, la demande doit comprendre une description claire et concise du goût.
Voici un exemple de description acceptable d’une marque de commerce saveur:
La marque de commerce consiste en la saveur de réglisse noire.
Conformément à l’alinéa 31g) du Règlement, si la marque de commerce consiste en une couleur ou une combinaison de couleurs sans contour délimité, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande.
Pour qu'une marque de commerce constituée d'une couleur en soi soit clairement définie conformément aux dispositions de l'alinéa 30(2)c) de la Loi, la demande doit comporter une description qui précise le nom de la couleur ou des couleurs. Une représentation visuelle composée d’un échantillon carré de chaque couleur est également requise.
La demande ne doit pas comporter une déclaration selon laquelle la couleur est revendiquée en tant que caractéristique de la marque de commerce puisque la couleur en soi est la marque de commerce et n'est donc pas seulement une caractéristique de celle-ci.
Voici un exemple de description acceptable d’une marque de commerce de couleur en soi :
La marque de commerce se compose exclusivement de la couleur rouge sans contour délimité, telle que présentée dans la représentation visuelle.
Conformément à l’alinéa 31e) du Règlement, si la marque de commerce se compose en tout ou en partie d’une forme tridimensionnelle, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande.
Pour qu’une marque de commerce qui comporte ou qui consiste en une forme tridimensionnelle soit clairement définie conformément à l’alinéa 30(2)c) de la Loi, la demande doit comprendre une représentation visuelle. La représentation devrait comprendre uniquement les portions de l'objet tridimensionnel qui font partie de la marque de commerce. Toutefois, si la représentation comprend des éléments qui ne font pas partie de la marque de commerce (par exemple pour clarifier davantage la marque de commerce), ils doivent être illustrés en pointillés et la demande doit comporter une déclaration indiquant que les portions de la représentation illustrées en pointillés ne font pas partie de la marque de commerce.
Si la représentation visuelle illustre des vues différentes de la même marque de commerce, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande pour respecter les exigences de l'article 27 du Règlement.
Si la couleur est revendiquée comme caractéristique de la forme tridimensionnelle, la demande doit comprendre une déclaration à cet effet et la ou les représentations visuelles doivent être en couleurs. Si aucune couleur n’est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, la ou les représentations visuelles doivent être en noir et blanc.
Conformément à l’alinéa 31e) du Règlement, si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en une façon d’emballer un produit, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande.
Pour qu’une marque de commerce qui contient une façon d’emballer un produit ou qui consiste en une façon d’emballer un produit soit clairement définie conformément à l’alinéa 30(2)c) de la Loi, la demande doit comporter une description claire et concise ainsi qu’une représentation visuelle.
Si la représentation visuelle illustre des vues différentes de la même marque de commerce, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande pour respecter l'article 27 du Règlement.
Si la couleur est revendiquée comme caractéristique de la façon d’emballer un produit, la demande doit comprendre une déclaration à cet effet et la ou les représentations visuelles doivent être en couleur. Si aucune couleur n’est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, la ou les représentations visuelles doivent être en noir et blanc.
Voici un exemple de description acceptable d’une marque de commerce désignant une façon d’emballer un produit :
La marque de commerce est une façon d'emballer les produits et consiste en la façon d'emballer les produits dans une pellicule verte, comme représenté sur le dessin. La couleur verte est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.
Conformément à l’alinéa 31e) du Règlement, si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en une texture, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande.
Pour qu’une marque de commerce qui contient ou qui consiste en une texture soit clairement définie conformément à l’alinéa 30(2)c) de la Loi, la demande doit comporter une description claire et concise des qualités tactiles de la marque de commerce. La demande peut inclure une représentation visuelle de la texture si elle apporte des précisions à la description.
Si la représentation visuelle illustre des vues différentes de la même marque de commerce, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande pour respecter l’article 27 du Règlement.
Si la couleur est revendiquée comme caractéristique d’une marque de commerce de texture, la demande doit comprendre une déclaration à cet effet et la ou les représentations visuelles doivent être en couleur. Si aucune couleur n’est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, la ou les représentations visuelles doivent être en noir et blanc.
Voici des exemples de descriptions acceptables d’une marque de commerce de texture :
La marque de commerce consiste en la texture d’un papier de verre de grain 100 sur la surface des produits associés.
La marque de commerce consiste en une texture de cuir fin sur la surface de la bouteille telle qu’illustrée dans la représentation visuelle.
La marque de commerce consiste en la texture de type gaufre appliquée à la surface du papier hygiénique tel qu’illustré dans la représentation visuelle.
Conformément à l’alinéa 31e) du Règlement, si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en la position d’un signe, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande.
Pour qu’une marque de commerce qui contient ou qui consiste en la position d’un signe soit clairement définie conformément à l’alinéa 30(2)c) de la Loi, la demande doit, en plus d’une description, comprendre une représentation visuelle de la marque de commerce.
Lorsque le requérant souhaite enregistrer la position d’un signe sur un objet tridimensionnel, toute représentation doit illustrer l'objet tridimensionnel en pointillés et la demande doit comporter une déclaration indiquant que l'objet illustré en pointillés ne fait pas partie de la marque de commerce, mais qu'il est inclus uniquement pour illustrer la position du signe.
Si le requérant souhaite enregistrer la position de couleur(s) telle(s) qu'appliquée(s) sur l'ensemble ou sur des portions de la surface d'un objet tridimensionnel, la demande doit comporter une déclaration indiquant que la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, et la ou les représentations visuelles doivent être en couleur. Cette déclaration est requise puisque dans cette situation, la couleur est considérée comme une caractéristique de la position de la marque de commerce.
Si la représentation visuelle illustre des vues différentes de la même marque de commerce, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande pour respecter l’article 27 du Règlement.
Voici un exemple de description acceptable d’une marque de commerce de position d’un signe :
La marque de commerce consiste en la position d’un dessin de cheval fantaisiste appliqué à une bouteille tridimensionnelle, comme le montre la représentation visuelle. La bouteille représentée en lignes pointillées ne fait pas partie de la marque de commerce, mais est incluse uniquement pour montrer la position du dessin.
La marque de commerce consiste en la position d’une couture en forme de « v » appliquée à une pochette, comme le montre la représentation visuelle. La pochette représentée en lignes pointillées ne fait pas partie de la marque de commerce, mais est incluse simplement pour montrer la position de la marque de commerce.
Les demandes visant des marques de commerce qui consistent en une combinaison de deux ou plusieurs types de marques de commerce doivent satisfaire aux exigences minimales pour chaque type de marque de commerce. Par exemple, une demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui consiste à la fois en un son et en une image en mouvement doit satisfaire aux exigences d’une marque de commerce sonore ainsi qu’aux exigences d’une marque de commerce d’image en mouvement.
Les demandes produites sur papier peuvent être accompagnées des fichiers électroniques d’images, d’animations ou de sons sur un CD, un DVD ou une clé USB. Par ailleurs, les requérants qui produisent leur demande sur papier peuvent quand même inclure des images fixes de la marque de commerce sur des pages séparées; les images doivent être clairement identifiées pour indiquer l'ordre dans lequel elles apparaissent dans la représentation visuelle de la marque de commerce.
Lorsqu’ils fournissent des fichiers électroniques contenant plusieurs représentations visuelles fixes des marques de commerce, les requérants peuvent fournir soit une image par fichier, soit toutes les images dans un fichier. Si une image par fichier est fournie, seulement la première image fournie sera utilisée dans la correspondance provenant du Bureau.
Voici un aperçu des exigences de production de représentations audio ou visuelles en format électronique, peu importe que la demande soit produite en format papier ou en ligne.
| Contenu du fichier
|
Extension du fichier
|
Nbre max. de représent.
|
Taille max. du fichier
|
|---|---|---|---|
| Enregistrement sonore
|
.MP3
|
1
|
10 Mo
|
| Image en mouvement .
|
MP4
|
1
|
10 Mo
|
| Image fixe
|
.PNG / .TIF / .JPG / .GIF
|
Aucun maximum
|
10 Mo
|
Une marque de certification est définie à l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce comme étant « un signe ou [une] combinaison de signes qui est employé ou que l’on projette d’employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d’une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :
Aux termes de l’alinéa 30(2)b) et du paragraphe 23(1) de la Loi, une marque de certification ne peut être déposée que par une personne qui ne se livre pas à la fabrication, à la vente, à la location à bail ou au louage de produits ni à l’exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels la marque de certification est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer.
Le propriétaire d’une marque de certification peut avoir des activités autres que la certification comme la vente de produits ou l’exécution de services autres que ceux visés par la marque de certification. Le propriétaire peut utiliser la même marque de commerce comme une marque de certification pour des produits et comme une marque de commerce ordinaire pour des services, ou vice versa. Toutefois, le requérant ne peut à la fois utiliser une marque de commerce certifiant des produits ou services répondant à des normes précises et l’utiliser comme une marque de commerce ordinaire pour distinguer les produits ou services de ceux des autres.
Par exemple, une marque de certification peut être enregistrée par une association professionnelle afin de distinguer les produits ou les services fabriqués ou exécutés par ses membres. La marque de certification de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario certifie par exemple que les services de génie fournis aux clients ont été exécutés par des ingénieurs professionnels qualifiés. L’« Ordre » est le propriétaire de la marque de certification et est responsable de la qualité des services fournis. L’ingénieur qui exécute les services n’est pas propriétaire de la marque de certification, mais il est autorisé par le propriétaire à l’employer en liaison avec les services qu’il fournit.
Une demande d’enregistrement d’une marque de certification doit respecter la majeure partie des mêmes conditions d’enregistrement qu’une marque de commerce ordinaire; ces conditions sont prévues à l’article 12 de la Loi. Cependant, une marque de certification descriptive du lieu d’origine des produits ou services est enregistrable si le requérant :
Le propriétaire d’une marque de certification déposée aux termes de l’article 25 doit en permettre l’emploi en liaison avec tout produit réalisé ou tout service exécuté dans la région que décrit la marque.
L’alinéa 30(2)b) de la Loi sur les marques de commerce prévoit que, dans le cas d’une marque de certification, la demande d’enregistrement doit renfermer les détails de la norme définie que l’utilisation de la marque de certification est destinée à indiquer.
À la suite de la décision rendue par la Commission des oppositions des marques de commerce dans Molson Breweries c. Labatt Brewing (1996), 69 C.P.R. (3e) 274, une demande d’enregistrement d’une marque de certification n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa 30(2)b) de la Loi, sauf si la demande renferme de manière explicite les détails de la norme définie. Pour être explicite, les détails doivent permettre au public de déterminer la nature précise de la norme définie. À titre d’exemple, une norme définie acceptable peut inclure des détails sur les qualifications requises des personnes produisant les produits ou fournissant les services ou les normes de qualité, de performance ou de production des produits et des services.
Lorsque les détails de la norme définie sont très longs, le requérant doit rendre le document complet public et inclure dans la demande le titre et un résumé des portions pertinentes du ou des documents pertinents. Comme indiqué dans la décision Molson Breweries c. Labatt Brewing (1996), 69 C.P.R. (3e) 274, à 283 (C.O.M.C.) :
[Traduction] Ce ne serait pas d’imposer un fardeau trop lourd au requérant de fournir une ‘norme définie’ significative dans un cas où la demande de marque de certification est initialement déposée ou pour mettre à jour la norme définie, le cas échéant. De plus, il semble d’intérêt public d’avoir facilement accès aux normes indiquées par la marque de certification. Probablement qu’il n’est pas nécessaire que les détails de la norme définie soient énoncés en entier dans la demande de marque de commerce pourvu qu’on fasse référence aux titres de manuels publiés, ou d’autres documents similaires, dans lesquels on peut trouver la norme définie.
Il n’est pas acceptable qu’un requérant soumette une adresse de site Web où on peut voir électroniquement la norme définie puisqu’une telle information peut ne pas toujours être disponible à l’inspection publique.
Lorsque les détails de la norme définie sont très longs et que le requérant ne désire pas soumettre une copie papier, le Bureau acceptera une version électronique de la norme définie dans un format acceptable, pourvu qu’un sommaire de la norme soit inclus dans la demande. Il est de la responsabilité du requérant de s’assurer que la version électronique de la norme définie soit soumise dans un format qui est facilement lisible et accessible au public conformément aux dispositions du paragraphe 29(1) de la Loi.
Remarque : Dans tous les cas, un bref sommaire des normes doit être inclus dans la demande. Une simple référence à un autre document n’est pas acceptable.
Voir la section 2.8.6 Modification d’une demande d’enregistrement d’une marque de certification dans le présent Manuel.
L’alinéa 41(1)c) de la Loi sur les marques de commerce stipule que le propriétaire inscrit d’une marque de commerce peut modifier l’état déclaratif des produits ou services à l’égard desquels la marque de commerce est déposée.
Le paragraphe 41(2) de la Loi prévoit qu’une demande d’étendre l’état déclaratif des produits ou services à l’égard desquels une marque de commerce est déposée a l’effet d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard des produits ou services spécifiés dans la requête de modification. Autrement dit, une demande d’étendre l’état déclaratif des produits ou services à l’égard desquels une marque de commerce est déposée sera examinée comme une nouvelle demande.
Il arrive parfois qu’un requérant souhaite convertir une demande visant à étendre l’état déclaratif des produits ou services en une demande de marque de commerce ordinaire.
Dans un tel cas, un nouveau numéro de demande sera attribué à la demande. La nouvelle demande créée se verra accorder la même date de production que la demande d’étendre l’état déclaratif des produits ou services..
L’examinateur doit en outre s’assurer que la demande ordinaire remplaçant la demande d’étendre l’état déclaratif comporte la même marque de commerce, le même état déclaratif des produits ou services, et les mêmes nom et adresse du requérant.
Le Bureau autorisera également la conversion en une demande de marque de commerce ordinaire si l’enregistrement dont dépend la demande d’étendre l’état déclaratif des produits ou services est radié ou annulé.
Si le requérant choisit cette substitution, il doit présenter une demande modifiée dans laquelle aura été supprimée toute mention de l’enregistrement visé par la demande d’étendre l’état déclaratif des produits ou des services.
Pour les marques de commerce préalablement enregistrées en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur les marques de commerce, de l’article 29 de la Loi sur la concurrence déloyale ou de la règle 10 de la Loi des marques de commerce et dessins de fabrique, dans les cas où l’enregistrement de la marque de commerce faisant l’objet d’une demande d’étendre l’état déclaratif des produits ou services est contraire aux dispositions des alinéas 12(1)a) ou b), le registraire ne demande pas qu’il lui soit démontré que la marque de commerce est devenue distinctive conformément au paragraphe 32(1) de la Loi si les produits ou services visés par la demande d’extension sont de la même catégorie que ceux couverts par l’enregistrement. Dans un tel cas, le Bureau accepte un affidavit d’emploi continu.
La preuve doit établir que la marque de commerce a été continuellement employée en lien avec les produits ou services enregistrés à l’origine, à partir de la date à laquelle la preuve initiale a démontré que la marque avait acquis un deuxième sens jusqu’à la date de production de la demande d’extension. La preuve doit également démontrer que la marque de commerce a été employée en lien avec les produits ou services ayant fait l’objet d’une demande de prolongation avant la date de la demande d’extension.
Une demande originale est une demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été limitée en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les marques de commerce aux fins de la production d’une demande divisionnaire.
Une demande divisionnaire est une demande d’enregistrement d’une marque de commerce visant une partie ou la totalité des produits ou des services restreints dans la demande originale. Une demande divisionnaire peut également être divisée, après quoi elle devient une demande originale pour la demande divisionnaire qui en découle.
Le requérant peut choisir de produire une demande divisionnaire pour des motifs qui comprennent notamment les suivants :
Au titre de l'article 39 de la Loi sur les marques de commerce (la « Loi »), le requérant peut restreindre une demande originale à l'un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l'enregistrement de la même marque de commerce. Un requérant peut également diviser une demande divisionnaire, auquel cas l’article 39 de la Loi s’applique au même titre que si la demande divisionnaire était la demande originale.
Une demande divisionnaire ne peut être produite que si la demande originale est active (c.-à-d. qu’elle n’est ni abandonnée, ni refusée, ni enregistrée).
Lorsque le requérant produit une demande divisionnaire, il doit mentionner le numéro de la demande originale, s’il est connu, et indiquer clairement qu’il s’agit d’une demande divisionnaire.
La portée des produits ou services qui pourront être divisés dépendra du statut de la demande dans le processus d'enregistrement. Si à la date de production de la demande divisionnaire la demande originale n'a pas été annoncée, la portée des produits ou services qui peuvent être divisés doit être visée par la demande originale à la date de sa production. Si la demande originale a été annoncée, la portée des produits ou services qui peuvent être divisés se limitera à ceux de la demande originale le jour où la demande divisionnaire est produite.
Une fois traitée, la demande divisionnaire sera considérée comme étant une demande distincte, y compris pour le paiement des droits. Toutefois, si les droits de production prescrits ont été payés pour la demande originale, ils sont réputés avoir être payés pour toute demande divisionnaire. Le résultat final est donc qu’aucun droit additionnel n’est dû pour une demande divisionnaire. De plus, la date de production de la demande divisionnaire est réputée être la date de production de la demande originale. Le registraire enverra un avis au requérant pour confirmer la création de la demande divisionnaire et lui fournir le nouveau numéro de demande.
Note : Le droit prescrit pour une demande d’enregistrement d’une marque de commerce est rajusté le premier janvier de chaque année. Le montant pour la première classe de produits ou services dépend de la date à laquelle le droit est reçu par le registraire. De même, le montant pour toute classe de Nice supplémentaire dépend également de la date à laquelle le droit est reçu, et ce même si le droit prescrit pour la première classe de produits ou services visée par la demande a été payé avant le rajustement annuel. Pour se renseigner sur le montant exact d’un droit, veuillez consulter la liste des droits pour les marques de commerce.
Sous réserve des exceptions énumérées à l’article 40 du Règlement sur les marques de commerce, tout acte accompli à l’égard de la demande originale correspondante ou de la demande originale visée par le Protocole, jusqu'à et y compris le jour où la demande divisionnaire est produite, est réputé être un acte accompli à l'égard de la demande divisionnaire.
Exemple 1
Si l'examinateur a envoyé un rapport d'examen pour la demande originale avant que la demande divisionnaire soit produite, le délai pour produire une réponse au rapport s'appliquera également à la demande divisionnaire et le Bureau n'émettra pas le rapport d'examen de nouveau.
Exemple 2
Si un transfert de la demande originale a été demandé avant que la demande divisionnaire ne soit produite, mais n'a pas pu être traité en raison de certains renseignements manquants, le transfert sera réputé avoir été également demandé dans la demande divisionnaire. Une fois les renseignements manquants fournis, la demande sera traitée à la fois dans la demande originale ainsi que dans la demande divisionnaire. Veuillez noter que le droit prescrit pour l’inscription d’un transfert devra être payé pour chaque demande divisionnaire (pour se renseigner sur le montant exact du droit, veuillez consulter la liste des droits pour les marques de commerce).
Une demande peut également être divisée à tout moment après l’annonce mais avant l’enregistrement, à condition que les produits et services divisés soient visés par la demande originale à la date de production de la demande divisionnaire (voir le paragraphe 39(1) de la Loi). Veuillez consulter l’énoncé de pratique publié par la Commission des oppositions des marques de commerce intitulé Demandes divisionnaires en matière d’opposition pour obtenir de plus amples renseignements sur la division d’une demande après que celle-ci a fait l’objet d’une opposition.
Les demandes produites avant l’entrée en vigueur de la Loi sur les marques de commerce modifiée peuvent être divisées. Pour de plus amples renseignements sur les droits d’enregistrement prescrits, veuillez consulter le « Guide sur les dispositions transitoires du projet de loi C-31 ».
En vertu de l'alinéa 41(1)f) de la Loi, une demande qui a été divisée peut faire l'objet d'une fusion avec tout enregistrement de la marque de commerce découlant de la même demande originale seulement si les marques de commerce sont identiques et détenues par le même propriétaire inscrit.
Les demandes produites en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi pour étendre l'état déclaratif des produits ou services à l'égard desquels une marque de commerce est déposée peuvent être divisées. Par contre, au moment de l'enregistrement, la demande divisionnaire sera automatiquement fusionnée avec l'enregistrement initial et non avec la demande originale à partir de laquelle elle a été divisée.
En ce qui concerne les marques de commerce enregistrées qui sont des mots servant de marques ou des signes distinctifs, la demande divisionnaire devrait, au moment de sa production, inclure une déclaration en vertu de l'alinéa 31b) de la Loi portant que le requérant souhaite que la marque de commerce soit enregistrée en caractères standard, ou en vertu de l'alinéa 31e) du Règlement à l'effet que la marque de commerce consiste, en tout ou en partie, en une forme tridimensionnelle ou en une façon d'emballer les produits, selon le cas. Une attention particulière devrait être portée sur l'alinéa 35(2)e) du Règlement puisqu'il sera possible d'ajouter ou supprimer ces déclarations seulement si la demande n'a pas été annoncée et seulement si la marque de commerce demeure sensiblement la même.
En outre, lorsqu'une demande divisionnaire qui découle d'une demande originale d'étendre l'état déclaratif des produits ou services est enregistrée et automatiquement fusionnée, le Bureau changera le «type » de la marque enregistrée pour celui de caractères standard, d'une forme tridimensionnelle ou d'une façon d'emballer les produits, selon le cas.
S'il y a une demande de transfert en attente pour l'un des enregistrements qui découlent d'une même demande originale, la demande de fusion ne sera traitée qu'une fois le transfert enregistré afin d'assurer que tous les enregistrements sont détenus par le même propriétaire inscrit.
Lorsqu’une demande de marque de commerce identifie incorrectement le nom du requérant, le requérant peut, si la situation s’inscrit dans l’exception énoncée à l’alinéa 35(2)a) du Règlement sur les marques de commerce, demander une correction de l’erreur. Les exemples qui suivent illustrent les types d’erreurs les plus fréquentes :
Remarque : Le Bureau modifiera, sur réception d’une demande écrite, une demande de marque de commerce afin que cette dernière reflète le changement du nom du requérant; aucun droit n’est exigé. De manière générale, il n’est pas nécessaire de fournir au Bureau la preuve d’un changement de nom. Cependant, si le changement de nom résulte d’une fusion, ou d’un changement du statut de l’entreprise, le Bureau exigera une preuve expliquant dans quelles circonstances le changement de nom s’est opéré. Des extraits non notariés de registres de sociétés ou des copies du certificat de fusion/regroupement suffiront comme preuves de changement du statut ou du changement de nom résultant d’une fusion.
Lorsqu’une demande désigne un requérant qui n’a pas de descripteur d’entité juridique, le Bureau acceptera une demande de correction de l’identité du requérant pour en ajouter un (par exemple de « Farm Foods » à « Farm Foods Ltd. » ou à « Mary Smith trading as Farm Foods »).
En vertu de l’alinéa 35(2)b) du Règlement sur les marques de commerce, une demande ne peut être modifiée pour changer la représentation ou la description de la marque de commerce, à moins que la demande n’ait pas été annoncée et que la marque de commerce demeure sensiblement la même.
Sous réserve des exceptions énumérées à l’alinéa 35(2)c) du Règlement sur les marques de commerce, une demande peut être modifiée pour apporter un changement à l’état des produits ou des services. Une demande ne peut pas être modifiée pour étendre la portée de l’état des produits ou des services au-delà de la portée des documents suivants :
Lorsque le requérant produit une demande divisionnaire, il doit mentionner le numéro de la demande originale, s’il est connu, et indiquer clairement qu’il s’agit d’une demande divisionnaire. De plus, conformément à l’alinéa 35(2)d) du Règlement sur les marques de commerce, une demande ne peut être modifiée pour ajouter une indication selon laquelle il s’agit d’une demande divisionnaire.
En vertu de l’alinéa 35(2)e) du Règlement sur les marques de commerce, une demande ne doit pas être modifiée pour ajouter ou supprimer une déclaration visée à l’alinéa 31b) de la Loi ou aux alinéas 31e), f) ou g) du Règlement, à moins que la demande n’ait pas été annoncée et que la marque de commerce demeure sensiblement la même.
Aux termes de l’alinéa 31b) de la Loi, le requérant doit inclure dans sa demande une déclaration portant qu’il souhaite que la marque de commerce soit enregistrée en caractères standard.
Aux termes de l’alinéa 31e) du Règlement, le requérant doit inclure dans sa demande, si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en une forme tridimensionnelle, en un hologramme, en une image en mouvement, en une façon d’emballer les produits, en un son, en une odeur, en un goût, en une texture ou en la position d’un signe, une déclaration à cet effet.
Aux termes de l’alinéa 31f) du Règlement, le requérant doit inclure dans sa demande, si la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, une déclaration à cet effet, ainsi que le nom de chaque couleur et la liste des parties principales de la marque de commerce qui ont cette couleur.
Aux termes de l’alinéa 31g) du Règlement, le requérant doit inclure dans sa demande, si la marque de commerce consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité, une déclaration à cet effet, ainsi que le nom de chaque couleur.
En vertu de l’alinéa 35(2)f) du Règlement sur les marques de commerce, une demande de marque de commerce ordinaire peut être convertie en demande de marque de certification (ou vice versa) en ajoutant ou en supprimant la déclaration mentionnée à l’alinéa 31h) du Règlement, mais seulement avant que la demande soit annoncée.
Cela est conforme à la décision Mister Transmission (International) Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1978), 42 C.P.R. (2e) 123 (C.F. 1re inst.), p. 126-127 :
Certes, la marque déposée et la marque de certification visent des buts tout à fait différents, la première servant à distinguer les services exécutés par son propriétaire de ceux qui sont exécutés par d'autres personnes, la seconde à distinguer les services exécutés conformément à la norme définie de ceux qui ne le sont pas, et sont donc des marques de catégories ou de types différents, mais elles sont toutes deux incluses dans la définition d'une « marque de commerce » donnée par l'article 2 et, à la différence de l'alinéa 28(1)b)4 de la Loi sur la concurrence déloyale, rien dans la Loi sur les marques de commerce n'interdit à une personne de posséder des marques déposées des deux types tant qu'elle se conformera au paragraphe 23(1) et qu'elle ne se livrera pas à l'exécution des services visés par la marque de certification. Du moment qu'elle n'exécute pas ces services, le fait qu'elle est inscrite comme étant le cessionnaire d'une marque de commerce déposée avec laquelle la marque de certification prête à confusion n'affecte nullement, il me semble, son droit de faire enregistrer cette dernière.
Et à la page 129 :
Le paragraphe 23(2) semble résoudre la difficulté en disposant que l'emploi par une personne autorisée par le propriétaire est censé être l'emploi par le propriétaire. Mais il est évident que cet emploi n'est pas assimilé à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou à l'exécution de services, sinon le propriétaire tomberait sous le coup du paragraphe 23(1) et personne ne pourrait jamais satisfaire aux conditions requises pour l'enregistrement d'une marque de certification.
Et plus loin, aux pages 129-130 :
Mais, à mon avis, il ne résulte pas, parce qu'une marque de commerce est employée par un usager inscrit et que cet emploi a le même effet, aux fins de la Loi, qu'un emploi par le propriétaire inscrit, que le propriétaire inscrit doit être réputé se livrer à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou à l'exécution de services pour lesquels la marque de commerce est employée.
En plus de veiller à ce qu’une demande soit conforme aux dispositions officielles de la Loi sur les marques de commerce et du Règlement sur les marques de commerce, les examinateurs jouent également un rôle dans la protection des droits des autres propriétaires et de leurs marques de commerce. Pour ce faire, ils examinent les résultats d’une recherche de marque de commerce. L’objet de la recherche consiste à déterminer si la marque de commerce :
Si la marque de commerce crée de la confusion avec une marque de commerce qui fait l’objet d’une demande en instance, l’examinateur doit déterminer qui a droit à l’enregistrement et s’objecter à la demande de la personne qui n’y a pas droit.
Si la marque de commerce crée de la confusion avec une marque de commerce déposée, une objection doit être soulevée conformément à l’alinéa 12(1)d) de la Loi.
Si la marque de commerce est composée d’une marque interdite, ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec une marque interdite, une objection doit être soulevée conformément à l’alinéa 12(1)e) de la Loi.
Si la marque de commerce consiste en une dénomination d’une variété végétale ou est une marque dont la ressemblance avec une dénomination d’une variété végétale est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre et que la demande vise cette variété ou une variété de la même espèce, une objection doit être soulevée conformément à l’alinéa 12(1)f) de la Loi.
Si la marque de commerce est en tout ou en partie une indication géographique protégée et la demande couvre des vins ou spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique, ou si la demande couvre des produits agricoles ou aliments appartenant à la même catégorie que le produit agricole ou l’aliment désigné par l’indication géographique et dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique, il est possible de soulever une objection en vertu des alinéas 12(1)g), h) et h.1) de la Loi, selon le cas.
Remarque : Le registraire des marques de commerce tient une liste des indications géographiques protégées et, dans le cas d’indications géographiques désignant un produit agricole ou aliment, des traductions de ces indications, conformément au paragraphe 11.12(1) de la Loi.
La recherche est un processus clé de l’examen d’une demande de marque de commerce. Étant donné que l’enregistrement d’une marque de commerce donne au propriétaire le droit exclusif à l’emploi de cette marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services à l’égard desquels elle est enregistrée, les examinateurs doivent consulter les résultats de la recherche de manière constante.
Le paragraphe 6(2) de la Loi sur les marques de commerce indique la manière et les circonstances dans lesquelles une marque de commerce créerait de la confusion avec une autre.
L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classification de Nice.
Le juge Ritchie, qui devait trancher cette question, a établi les critères suivants dans l’arrêt Rowntree Co. Ltd. c. Paulin Chambers Co. Ltd. (1967), 54 C.P.R. 43, à la page 47 :
[Traduction] Selon moi, il suffit que les mots utilisés dans la marque déposée et dans celle qui ne l’est pas suggèrent que les marchandises auxquelles elles sont associées sont produites et commercialisées par la même personne.
Dans l’arrêt Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St-Regis Tobacco Corp. (1968), 57 C.P.R. 1, à la page 4, le juge Ritchie, après avoir examiné le paragraphe 6(2), a déclaré :
[Traduction] J’ai mis en italiques les mots « serait susceptible de faire conclure » car il me semble évident que le titulaire d’une marque de commerce déposée qui s’oppose à une demande d’enregistrement n’a pas à prouver que la « marque » qui fait l’objet de la demande est la même ou à peu près la même que la sienne; il suffit de montrer que l’usage de cette marque laisserait croire que les marchandises qui y sont reliées et celles en rapport avec la marque déposée sont des produits de la même entreprise.
En d’autres termes, la question n’est pas de déterminer s’il y a de la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais de déterminer s’il y a de la confusion quant à la source des produits ou des services liés.
En décidant s’il y a probabilité de confusion, l’examinateur doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir :
Dans l’affaire Haw Par Brothers International Ltd c. Registraire des marques de commerce (1979), 48 C.P.R. (2e) 65, le juge Marceau déclare à la page 70 :
[Traduction] Ainsi, pour déterminer si des marques de commerce peuvent créer de la confusion, au sens de la Loi, i.e. si leur emploi concomitant est susceptible de faire croire à un acheteur que les produits y rattachés (sic) viennent de la même source, il faut tenir compte des circonstances et spécialement de cinq facteurs majeurs.
Dans l'affaire Pianotist, publiée en (1906) 23 R.P.C. 774, le juge Parker, après avoir passé en revue les circonstances de l’espèce qui avaient fait l’objet de considérations juridiques en maintes occasions, déclarait à la page 777 :
[Traduction] Il faut considérer les deux mots et les juger d’après leur apparence et leur son. Il faut tenir compte des produits auxquels ils s’appliquent et du genre de clients susceptibles de les acheter. En réalité, il faut envisager toutes les circonstances. En outre, il faut entrevoir ce qui se produira si chacune de ces marques de commerce est utilisée normalement pour les produits de chacun des propriétaires de la marque.
Dans l'affaire Ortho Pharmaceutical Corp. c. Mowatt & Moore Ltd. (1972), 6 C.P.R. (2e) 161 (C.F. 1re inst.), dans laquelle le juge Heald discute des « circonstances de l'espèce », à la page 166 :
[Traduction] L’article 6(5) oblige la Cour, sur la question de la confusion entre les marques, à tenir compte des éléments particuliers énumérés aux alinéas a), b), c), d) et e) de cet article, ainsi que de « toutes les circonstances de l’espèce ».
Une circonstance supplémentaire, dont je crois devoir tenir compte, est le fait que les deux marques en question contiennent un élément commun à ce commerce, c’est-à-dire, toutes deux ont pour dernières lettres PAK.
Les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) ne sont pas exhaustifs et n’ont pas nécessairement le même poids. Voir Bally Schufabriken A.G./Bally’s Shoe Factory Limited c. Big Blue Jeans Limited Ltd./Ltée (1992), 41 C.P.R. (3e) 205 à la p. 210 (C.F. 1re inst.) ainsi que les commentaires du juge Rouleau dans Leaf Confections Ltd. c. Maple Leaf Gardens Ltd., (1986), 12 C.P.R. (3e) 511 (C.F. 1re inst.), confirmé par (1988), 19 C.P.R. (3e) 331 (C.A.F.) :
[Traduction] Néanmoins, il ressort clairement de l’examen des éléments du paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1970, c. T-10, qu’il n’est pas nécessaire d’interpréter chaque élément comme ayant un poids égal. Un cas particulier peut justifier qu’un critère soit plus important que d’autres. Comme je l’ai mentionné précédemment, je conclus que la marque et le dessin du défendeur sont solides et bien connus partout au Canada. Dans de tels cas, les tribunaux ont statué que la distinction entre les marchandises et la nature du commerce des deux marques concurrentes devient moins importante.
Une marque de commerce inventée, arbitraire, unique et non descriptive des produits ou services liés est généralement considérée comme ayant un caractère distinctif inhérent. La jurisprudence sur la confusion indique que plus le caractère distinctif inhérent d’une marque de commerce est élevé, plus la portée de la protection qui devrait être accordée à cette marque de commerce devrait être grande.
Par exemple, une marque de commerce comme KODAK, qui n’est en fait qu’un mot purement arbitraire lié à une pellicule photographique, possède un caractère inhérent plus distinctif qu’une marque de commerce telle que CORTI-VET qui pourrait être employée en liaison avec un produit vétérinaire contenant de la cortisone. En d’autres termes, la qualification de « caractère distinctif inhérent » est facilement applicable au mot KODAK parce que, contrairement à CORTI-VET, il ne suggère ni ne décrit rien, pas plus qu’il n’évoque de lien avec les produits qui y sont liés, soit des films ou du matériel photographique.
Lorsqu’il s’agit de comparer des marques de commerce, l’examinateur doit se référer à l’extrait suivant du livre de H.G. Fox, Fox on Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, 4e édition, chapitre 8 :
[Traduction] Si les mots sont distinctifs, en ce sens que ce sont des mots inventés, leurs petites différences ne suffisent pas à les distinguer, tandis que si les mots sont ordinaires ou descriptifs, ils présentent des désavantages dont il faut tenir compte. Personne n’a le droit de restreindre le sens ordinaire des mots et ne peut se réserver exclusivement l’emploi de mots de nature générale.
La portée de la protection qui doit être accordée à un mot ordinaire a été analysée dans la décision General Motors Corp. c. Bellows. En première instance ((1947), 7 C.P.R. 1, le juge Cameron a déclaré ce qui suit à la page 8 :
[Traduction] Pour déterminer si des marques sont semblables, il faut considérer la nature même des mots et distinguer les mots inventés ou imaginaires des mots ordinaires couramment employés. Un mot créé de toutes pièces a une portée bien plus considérable qu’un mot ordinaire.
La Cour suprême du Canada, statuant en appel de cette décision ((1949), 10 C.P.R. 101), s’est exprimée ainsi à la page 115, par la voix du juge Rand :
[Traduction] M. Fox a soutenu que, lorsqu’une partie s’approprie un mot courant du vocabulaire du commerce pour en faire une marque nominale et cherche à empêcher ses concurrents d’en faire autant, le degré de protection auquel elle a droit doit être moindre que celui dont elle bénéficie dans le cas d’un mot inventé, unique ou non descriptif; et son avis s’appuie sur un fondement juridique très solide : Office Cleaning Services Ltd c. Westminster Window & Gen’l Cleaners Ltd. (1944), 61 R.P.C. 133, à la page 135; (1946), 63 R.P.C. 39; Br. Vacuum Cleaner Co. c. New Vacuum Cleaner Co., [1907] 2 Ch. 312, à la p. 321; Aerators Ltd. c. Tollitt, [1902] 2 Ch. 319.
L’examinateur jouit d’une capacité limitée lorsqu’il s’agit de porter un jugement sur la mesure dans laquelle une marque de commerce est devenue connue au Canada. En règle générale, lorsqu’une marque de commerce est devenue bien connue comme le signe distinctif d’une personne en particulier, elle devrait bénéficier d’une protection plus large que celle qui n’a pas été utilisée ou qui n’est pas connue du public canadien.
L’examinateur jouit également d’une capacité limitée lorsqu’il s’agit de porter un jugement sur la durée d’utilisation des marques de commerce. Toutefois, il est généralement admis qu’une marque de commerce dont on a fait un usage substantiel pendant une longue période mérite une protection plus grande qu’une marque de commerce qui a été moins employée pendant une courte période et qui est donc moins connue.
Dans United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp. (1998), 80 C.P.R. (3e) 247, p. 259-60 (C.A.F.), la Cour a énoncé ce critère dans le critère de la confusion :
La période pendant laquelle une marque a été en usage est manifestement un facteur susceptible de faire naître la confusion chez le consommateur quant à l’origine des marchandises ou des services. Par rapport à une marque qui fait son apparition, une marque qui est employée depuis longtemps est présumée avoir fait une certaine impression à laquelle il faut accorder un certain poids.
De même, dans Advance Magazine Publishers Inc. v. Masco Building Products Corp.(1999), 86 C.P.R. (3e) 207, à la page 219, la Cour fédérale a conclu que l’utilisation de longue date de la marque de commerce principale est un facteur important :
[Traduction] À mon avis, le président de la Commission de l’opposition a commis une erreur en affirmant que l’utilisation par l’intimée de la marque VOGUE en liaison avec les serrures de porte et la quincaillerie ne pouvait pas entraîner une probabilité de confusion avec la marque de commerce bien connue de l’appelant dans l’esprit du consommateur moyen. La Commission de l’opposition [traduction]
« semble avoir ignoré le fait que l’intimée était une nouvelle arrivante qui entrait dans un domaine très occupé par l’appelant et qui empruntait ainsi tout un nom déjà bien établi dans ce domaine même de l’appelant ». Comme l'a déclaré le juge Décary dans l'affaire Miss Univers, à la page 626 :[Traduction] Il incombait à l’intimé de choisir un nom avec soin afin d’éviter toute confusion — comme l’exige la définition de « marque de commerce proposée » à l’article2 de la Loi — et d’éviter de donner l’impression qu’il avait l’intention de sauter dans le train en marche d’une marque déjà célèbre.
Si les deux marques de commerce ont été utilisées pendant longtemps dans la même région sans avoir apparemment créé de la confusion, la confusion ne se produira probablement pas par la suite et les deux marques de commerce pourront être enregistrées. Toutefois, dans M. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3e) 3, la Cour a conclu que les marques du défendeur MR. SUBS'N PIZZA et MR. 29 MIN. SUBS'N PIZZA portaient à confusion par rapport à la marque de commerce MR. SUBMARINE, bien qu'il n'y ait aucune preuve de confusion réelle malgré dix années d'utilisation simultanée dans le même domaine.
Lorsqu’il prend une décision à propos de la confusion, l’examinateur doit prendre en compte le genre de produits ou de services liés aux marques de commerce. Par conséquent, l’examinateur doit bien comprendre la description des produits ou des services telle qu’elle figure dans les demandes ou les enregistrements.
En général, plus la similitude des produits ou des services de deux marques de commerce est grande, plus la probabilité de confusion est grande. Même si les différences dans les produits ou les services ne constituent peut-être pas toujours le principal facteur à considérer pour déterminer s’il y a confusion, elles demeurent toujours importantes. Comme l’a déclaré la Cour d’appel fédérale dans Reynolds Presto Products Inc. c. P.R.S. Mediterranean Ltd., 2013 CAF 119 :
Il y a une probabilité plus élevée de confusion si deux marques de commerce qui se ressemblent sont employées en liaison avec les mêmes produits (ou sensiblement les mêmes produits) sur les mêmes marchés. En conséquence, le degré de ressemblance entre les deux marques de commerce ne devrait pas être considéré isolément, mais plutôt conjointement avec le genre des marchandises et la nature du commerce.
De façon similaire au genre de produits ou services, la nature du commerce dans lequel ces produits ou services circulent, doit être considérée.. Le risque de confusion est plus grand lorsque les produits ou les services, même s’ils sont différents, sont distribués ou fournis dans les mêmes types de magasins ou d’endroits.
La nature du commerce étend également la considération au type de contexte commercial. Cela se rapporte à l’environnement et à la nature du consommateur. Par exemple, l’examinateur doit tenir compte des situations dans lesquelles les produits d’un propriétaire sont négociés dans le commerce de gros et par l’entremise de points de vente au détail puisqu’un consommateur professionnel qui achète des produits en gros est moins susceptible d’être confus qu’un consommateur occasionnel dans un commerce de détail.
Toutefois, l’examinateur doit non seulement déterminer si les propriétaires de marques de commerce vendent leurs produits dans les mêmes canaux, mais également s’ils ont le droit de le faire. Dans Eminence S.A. c. Registraire des marques de commerce (1977), 39 C.P.R. (2e) 40, à la page 43, le juge Dubé a déclaré :
Même si Fabergé n’offre pas ses produits aux mêmes comptoirs que l’appelante, il a le droit de le faire. Il importe peu pour le moment que les marchandises de Fabergé soient vendues dans les salons de coiffure plutôt que dans les pharmacies.
Dans la plupart des cas, c’est le degré de ressemblance entre les marques de commerce en termes d’apparence, de son ou des idées qu’elles suggèrent qui est le facteur dominant dans l’évaluation de la probabilité de confusion. Si les marques de commerce ne se ressemblent pas, il est peu probable qu’un verdict résultant de l’étude des autres facteurs entraîne une probabilité de confusion : les autres facteurs deviennent pertinents seulement si les marques de commerce sont jugées identiques ou très similaires.
La Cour suprême du Canada, dans Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc., (2011), 92 C.P.R. (4e) 361 a statué que le mot « ressemblance » dans la Loi fait référence au « rapport entre des objets de même espèce présentant des éléments identiques » et que l’expression « degré de ressemblance » sous-entend que les marques de commerce qui présentent certaines différences peuvent encore causer de la confusion.
Pour évaluer la confusion entre les marques de commerce, le premier mot ou la première syllabe d’une marque de commerce est généralement le plus important aux fins de la confusion. Dans l’affaire Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes (1979), 46 C.P.R. (2e) 183, le juge Cattanach a déclaré ce qui suit à la page 188 :
[Traduction] Elle [l’intimée] a utilisé la totalité de la marque de commerce de l’appelante et y a ajouté les mots « âge tendre ». Il est évident que le premier mot ou la première syllabe d’une marque de commerce sert le plus à établir son caractère distinctif. En l’espèce, le premier et plus important mot de la marque dont l’intimée veut obtenir l’enregistrement est identique à la marque que l’appelante a fait enregistrer.
Toutefois, la première partie n’est peut-être pas toujours la plus importante, puisque c’est la caractéristique distinctive et l’idée de chaque marque qui doit être prise en compte. La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc., (2011), 92 C.P.R. (4e) 361 (C.S.C.), a fait le commentaire suivant aux paragraphes 64 et 65 de la décision par la voix du juge Rothstein :
Il est vrai que dans certains cas le premier mot sera l’élément le plus important pour établir le caractère distinctif d’une marque de commerce, mais j’estime qu’il est préférable de se demander d’abord si l’un des aspects de celle-ci est particulièrement frappant ou unique. En l’espèce, les mots « Living » ou « the Art of Living » ne sont en rien frappants ou uniques. « Masterpiece » est le mot qui distingue Alavida et Masterpiece Inc. des autres fournisseurs de services de résidence pour personnes âgées. Il est raisonnable de conclure qu’il est le mot dominant dans les marques de commerce de l’une et de l’autre. En outre, il est évidemment commun à ces marques. De même, dans le contexte du secteur des résidences pour personnes âgées, l’idée évoquée par le mot « Masterpiece », à savoir la retraite dans le luxe, est la même tant pour la marque d’Alavida que pour celle de Masterpiece Inc. Enfin, le mot « Living » est lui aussi commun aux marques d’Alavida et de Masterpiece Inc.
Compte tenu de ces similitudes frappantes, j’estime, en toute déférence, qu’il est très difficile de ne pas conclure qu’il existe globalement une forte ressemblance entre les deux marques de commerce de Masterpiece Inc. et celle d’Alavida.
Lorsqu’on examine la confusion entre un mot servant de marque et une marque composée de mots apparaissant dans une police spéciale ou un format stylisé, il n’est pas approprié de conclure que les différences dans l’apparence des mots élimineront la probabilité de confusion. Dans l’arrêt Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc. (2011) 92 C.P.R. (4e) 361 (C.S.C.), la Cour suprême du Canada a affirmé que la façon dont un mot est présenté pourrait ne pas éliminer la probabilité de confusion, puisqu’une marque enregistrée comme étant un mot peut être utilisée dans n’importe quel format de dessin, y compris celui qui est semblable à la marque du requérant. Le juge Rothstein s'exprime comme suit aux paragraphes 58 et 59 de la décision :
Le problème découlant d’une analyse qui tient compte de l’emploi limité de la marque en question devient manifeste lorsqu’on constate que les simples mots « Masterpiece Living » pourraient être présentés de diverses façons suivant l’enregistrement. En effet, rien n’empêcherait Alavida de modifier sa publicité en mettant en relief le mot « Masterpiece » et en donnant au mot « Living » mois d’importance, comme Masterpiece Inc. l’a fait, ou en en modifiant la typographie.
Pour cette raison, ne faire porter l’examen que sur l’emploi qu’Alavida faisait de sa marque de commerce après avoir produit sa demande pour conclure qu’il était peu probable que les marques en cause créent de la confusion revenait à commettre une erreur de droit. L’examen de l’emploi réel de la marque n’est certes pas dénué de pertinence, mais il ne doit pas non plus remplacer complètement l’examen d’autres emplois qui pourraient être faits en conformité avec l’enregistrement. Par exemple, l’emploi ultérieur, dans champ d’application d’un enregistrement, d’une marque déposée identique ou très semblable à une marque qui existe déjà montrera comment la marque déposée peut être utilisée d’une manière qui crée de la confusion avec celle-ci.
L'examinateur doit se mettre à la place des consommateurs et se demander si une personne qui a un souvenir imparfait serait portée à penser que les produits ou services liés à la marque de commerce du requérant et ceux qui sont liés à une autre marque de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail, loués ou exécutés par la même personne.
Dans l’arrêt Mattel Inc. c. 3894207 Canada Inc., 2006 C.S.C. 22, la Cour suprême a expliqué l’approche à adopter à l’égard du consommateur pertinent :
Quel point de vue faut-il alors adopter pour apprécier la probabilité d’une « conclusion erronée »? Ce n'est pas celui de l'acheteur prudent et diligent. Ni, par ailleurs, celui du « crétin pressé », si cher à certains avocats qui plaident en matière de commercialisation trompeuse : Morning Star Co-Operative Society Ltd. c. Express Newspapers Ltd., [1979] F.S.R. 113 ( Ch. D.), p. 117. C’est plutôt celui du consommateur mythique se situant quelque part entre ces deux extrêmes, surnommé [TRADUCTION] « l’acheteur ordinaire pressé » par le juge en chef Meredith dans une décision ontarienne de 1927 : Klotz c. Corson (1927), 33 O.W.N. 12 (C.S.), p. 13. Voir aussi Barsalou c. Darling (1882), 9 R.C.S. 677, p. 693. Dans Aliments Delisle Ltée/Delisle Foods Ltd. c. Anna Beth Holdings Ltd. [1992], C.O.M.C. no 466 (QL), le registraire a dit :
[Traduction] Pour évaluer la question de la confusion, il faut examiner les marques de commerce du point de vue du consommateur moyen pressé, ayant une réminiscence imparfaite de la marque de l’opposante, qui pourrait tomber sur la marque de commerce de la requérante utilisée sur le marché en liaison avec ses marchandises.
Voir aussi American Cyanamid Co. c. Record Chemical Co., [1972] C.F. 1271 (1re inst.), p. 1276, conf. par (1973), 14 C.P.R. (2d) 127 (C.A.F.). Comme l'a expliqué le juge Cattanach dans Canadian Schenley Distilleries, p. 5 :
[Traduction] Il ne s’agit pas de l’acheteur impulsif, négligent ou distrait ni de la personne très instruite ni d’un expert. On cherche à savoir si une personne moyenne, d’intelligence ordinaire, agissant avec la prudence normale peut être trompée. Le registraire des marques de commerce ou le juge doit évaluer les attitudes et les réactions normales de telles personnes afin de mesurer la possibilité de confusion.
Cela dit, je souscris entièrement à l’opinion formulée par le juge Linden dans Pink Panther selon qui, dans l’appréciation de la probabilité de confusion sur le marché, « il faut accorder une certaine confiance au consommateur moyen » (par. 54). Une idée semblable a été exprimée dans Michelin & Cie c. Astro Tire & Rubber Co. of Canada Ltd. (1982), 69 C.P.R. (2d) 260 (C. F. 1re inst.), p. 263 :
[Traduction][...] on ne doit pas procéder en partant du principe que les clients éventuels ou les membres du public en général sont complètement dénués d’intelligence ou de mémoire, ou sont totalement inconscients ou mal informés au sujet de ce qui se passe autour d’eux. »
L’examinateur doit garder à l’esprit que même les consommateurs avertis d’articles coûteux ne sont pas à l’abri de la confusion et ne peuvent se rappeler de tous les événements. Voir, par exemple, System Development Corp. c. Acorn Computers Ltd. (1986), 11 C.P.R.(3e) 401 (C.O.M.C.); Nelmetal Ltd. c. Personal Software Inc.( maintenant Visicorp) (No. 2) (1986), 12 C.P.R.(3e) 496; Telesoft c. Taurus Computer Products Inc. (1987), 18 C.P.R.(3e) 120 (C.O.M.C.); MicroAge Computer Stores, Inc. c. North American Microtech Inc. (1988), 19 C.P.R.(3e) 289 (C.O.M.C.); Mitac Inc. c. Mita Industrial Co.(1992), 40 C.P.R.(3e) 387 (C.F. 1re inst.).
Dans Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, [2006] 1 R.C.S. 824 (C.S.C.), le juge Binnie explique le critère de confusion dans les termes suivants :
Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue du nom [marque de commerce] [...] alors qu’il n’a qu’un vague souvenir des marques de commerce [antérieures] et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [de commerce].
Il importe également de se rappeler qu’il s’agit d’un critère de probabilité, et non de possibilité. Voir Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, au paragraphe 37; Mattel U.S.A. Inc. c. 3894207 Canada Inc., 2006 CSC 22 (C.S.C.), (2005), 38 C.P.R. (4e) 214 (C.A.F.); Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd. c. Anheuser-Busch Inc. (1986), 10 C.P.R. (3e) 433 ( C.A.F.).
L’examinateur doit déterminer s’il existe une probabilité de confusion avec les consommateurs anglophones ou francophones et si le consommateur bilingue moyen serait également susceptible d’être confus. S’il y a une probabilité de confusion entre l’un ou l’autre de ces groupes linguistiques, il existe une probabilité de confusion. Voir Choice Hotels International Inc. c. Hotels Confortel Inc. (1996), 67 C.P.R. (3e) 340 (C.F. 1re inst.) et SmithKline Beecham Corp. c. Pierre Fabre Médicament (2001), 11 C.P.R. (4e) 1 (C.A.F.).
Dans le cas d’une ou de marques de commerce complexes, ce sont les marques de commerce dans leur totalité qui doivent être considérées. Dans Battle Pharmaceuticals c. The British Drug Houses Ltd., (1944) Ex. C.R. 239, le juge Thorson a déclaré à la page 60 :
[Traduction] C’est la combinaison des éléments qui constitue la marque de commerce et qui lui confère un caractère distinctif; il faut donc considérer l’effet de la marque en son entier plutôt que d’un élément en particulier.
Il n’est pas requis de présenter une preuve sous forme d’une lettre de consentement lorsqu’une demande est examinée pour démontrer qu’il n’existe pas de risque de confusion entre la marque de commerce du requérant et une autre marque de commerce. Cependant, les requérants peuvent présenter des lettres de consentement, ou des accords de consentement, qui contiennent des renseignements sur les circonstances de l’espèce qui permettraient d’établir l’absence de risque de confusion. Ces renseignements devraient apporter un nouveau regard sur le critère en matière de confusion tel qu’il est décrit au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce.
À titre d’exemple, si un requérant présente une lettre de consentement, ou un accord de consentement, les renseignements suivants pourraient être pertinents :
Si l’examinateur a des doutes sur la question de savoir si la marque de commerce du requérant peut créer de la confusion avec une autre marque de commerce, il fera annoncer cette demande de la manière prescrite. Si l’autre marque de commerce est enregistrée, conformément au paragraphe 37(3) de la Loi sur les marques de commerce, le propriétaire de la marque de commerce enregistrée sera avisé, par courrier recommandé, de l’annonce de la demande.
Pour être complète, une recherche doit être assortie d’une vérification des index de marques de commerce en instance, déposées, abandonnées, et rejetées en vertu de la Loi des marques de commerce et dessins de fabrique, de la Loi sur la concurrence déloyale et de la Loi sur les marques de commerce ainsi que du Registre de Terre-Neuve. Une recherche des marques de commerce rejetées et abandonnées permet de découvrir l’existence de précédentes décisions ou de recherches antérieures susceptibles d’être utiles pour le cas à l’étude.
Les noms des requérants et des propriétaires inscrits sont utiles pour l’examinateur, notamment lorsque le requérant est également le propriétaire de marques de commerce déjà enregistrées avec lesquelles il y aurait autrement eu confusion. Voir l’article 15 de la Loi sur les marques de commerce.
La liste des indications géographiques doit également faire l’objet d’une recherche lorsque la demande couvre de tels produits.
Les marques protégées en vertu de l’article 6ter de la Convention de Paris doivent être revues lorsqu’on cherche des marques de commerce composées de drapeaux, d’armoiries, d’emblèmes héraldiques et d’autres représentations du même genre. Voir l’alinéa 9(1)i) de la Loi sur les marques de commerce et l’article 4.7.5 Alinéas 9(1)i) et 9(1)i.1) du présent Manuel.
Si la marque de commerce crée de la confusion avec une marque de commerce déposée, l’examinateur doit soulever une objection conformément à l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce. Le paragraphe 37(2) de la Loi exige que le registraire informe le requérant des motifs de l’objection et ce dernier doit avoir la possibilité de répondre. Si l’examinateur demeure d’avis que la marque de commerce crée de la confusion avec la marque de commerce déposée, la demande peut être refusée en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur les marques de commerce.
Le requérant peut essayer de surmonter une objection fondée sur la confusion avec une marque de commerce déposée soit en demandant à la Cour fédérale de radier la marque de commerce déposée du registre en vertu des articles 18 ou 57, ou en demandant qu’un avis soit envoyé conformément aux articles 44 ou 45 de la Loi sur les marques de commerce.
Si la marque de commerce crée de la confusion avec une marque de commerce qui fait l’objet d’une demande en instance, l’examinateur doit déterminer qui a droit à l’enregistrement et s’objecter à la demande de la personne qui n’y a pas droit.
L’alinéa 37(1)c) de la Loi précise que le registraire rejette une demande d’enregistrement d’une marque de commerce s’il est convaincu que le requérant n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement de la marque de commerce parce que cette marque crée de la confusion avec une autre marque de commerce dont la demande d’enregistrement est en instance.
Lorsque les marques de commerce des demandes en instance créent de la confusion, le requérant ayant la date d’admissibilité la plus ancienne (c.-à-d. la date de production ou la date de production prioritaire) sera la personne ayant droit à l’enregistrement de la marque de commerce.
Lorsqu’il y a apparence de confusion entre des marques de commerce faisant l’objet de demandes en instance et qu’il n’y a aucune autre objection ou exigence, l’examinateur doit accepter pour l’annonce la demande de l’ayant droit. À la même occasion, l’examinateur informera le requérant n’ayant pas droit à l’enregistrement que, compte tenu de la date antérieure de production ou de production prioritaire figurant sur la demande créant de la confusion, celui-ci n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement.
Lorsque la demande de la personne n’ayant pas droit à l’enregistrement se heurte à une autre demande également en instance et créant de la confusion, laquelle fait l’objet d’une procédure d’opposition, la demande ne sera pas tenue en suspens jusqu’au dénouement de la procédure d’opposition, mais donnera lieu à un rapport d’examen précisant que la marque porte à confusion et que le requérant dispose d’un délai de réponse. Voir Anheuser-Busch, Inc. c. Carling O’Keefe Breweries of Canada Ltd. (1982), 69 C.P.R. (2e) 136. Si la personne n’ayant pas droit à l’enregistrement désire s’opposer à la demande produite antérieurement, elle se verra accorder des prolongations de délai en attendant la fin de la procédure d’opposition.
Le registraire n’émettra pas de correspondance aux requérants pour les informer de l’existence de demandes en instance et créant de la confusion avec une date de production ou de priorité ultérieure.
Lorsque la demande de la personne ayant droit à l’enregistrement crée de la confusion avec une demande en instance qui a été annoncée (mais qui n’a pas encore été enregistrée), le paragraphe 37(4) de la Loi donne au registraire le pouvoir de retirer l’annonce de la demande n’ayant pas droit à l’enregistrement.
Lorsque deux demandes en instance qui créent de la confusion ont la même date déterminant le droit à l’enregistrement, les deux demandes seront approuvées aux fins d’annonce, car on ne peut accorder la préséance à aucune des deux.
Compte tenu de l’alinéa 37(1)c) de la Loi, une demande en instance qui crée de la confusion doit être active (c.-à-d. non abandonnée) pour qu’une objection pour confusion soit soulevée.
Cet article prévoit que « les marques de commerce créant de la confusion sont enregistrables si le requérant est le propriétaire de toutes ces marques »
. Si le requérant est le propriétaire des autres marques de commerce, l’examinateur ne soulèvera pas d’objection pour confusion.
Des variations mineures dans la manière dont le nom du titulaire est écrit n’indiquent pas nécessairement de différence quant à la propriété. Lorsqu’il est clair que l’identité du propriétaire des marques de commerce créant de la confusion est la même, l’examinateur ne citera pas ces marques de commerce comme créant de la confusion. Par exemple, la société ABC Co. Ltée est considérée comme le même propriétaire que la société ABC Co. Ltée faisant affaire sous le nom de XYZ Ventures.
L’article 24 de la Loi sur les marques de commerce prévoit l’enregistrement d’une marque de commerce qui crée de la confusion avec une marque de certification enregistrée si le propriétaire de la marque de certification enregistrée y consent et si la marque de commerce présente une « différence caractéristique ». La marque de commerce doit être employée « en vue d’indiquer que les produits en liaison avec lesquels elle est employée ont été fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués [par le requérant], et que les services en liaison avec lesquels elle est employée ont été exécutés par [le requérant] comme étant une des personnes ayant le droit d’employer la marque de certification »
. Toutefois, l’enregistrement de cette marque doit être radié par le registraire si le propriétaire de la marque de certification retire son consentement ou si l’enregistrement de la marque de certification est annulé. Voir les paragraphes 23(2) et (3) de la Loi sur les marques de commerce.
Les articles 67 et 68 de la Loi sur les marques de commerce traitent de la protection des marques de commerce déposées en vertu des lois de Terre-Neuve, avant que la province de Terre-Neuve ne fasse partie du Canada. Les enregistrements de Terre-Neuve ne sont pas considérés comme des marques de commerce enregistrées au registre, lequel doit être tenu selon les dispositions de la Loi sur les marques de commerce. Ainsi, l’examinateur ne soulèvera pas d’objection selon l’alinéa 12(1)d) pour des marques de commerce considérées comme créant de la confusion avec des enregistrements de Terre-Neuve. L’examinateur attirera plutôt l’attention du requérant sur l’enregistrement de Terre-Neuve et l’informera que la demande peut être traitée sur réception de la confirmation que l’enregistrement de la marque de commerce sera assujetti aux dispositions du paragraphe 67(1) de la Loi.
Lorsqu’une demande de marque de commerce crée de la confusion avec un enregistrement de Terre-Neuve pour seulement une partie des produits ou des services visés par la demande en instance, le requérant peut confirmer que l’enregistrement de la marque de commerce sera assujetti aux dispositions du paragraphe 67(1) de la Loi en ce qui concerne les produits ou les services en liaison avec lesquels l’utilisation de la marque de commerce du requérant est susceptible de causer de la confusion avec l’enregistrement de Terre-Neuve.
Puisque les marques de commerce déposées conformément aux lois de Terre-Neuve avant le 1er avril 1949 ne font pas partie du registre, les dispositions modificatrices de la Loi sur les marques de commerce ne s’y appliquent pas.
Toutefois, puisque les lois de Terre-Neuve permettaient au propriétaire d’une marque de commerce d’annuler son inscription au registre, le Bureau annule la marque de commerce déposée conformément aux lois de Terre-Neuve avant le 1er avril 1949, sur demande du propriétaire de la marque visée par le certificat d’enregistrement de Terre-Neuve.
De plus, puisque les lois de Terre-Neuve permettaient le transfert de la propriété d’une marque de commerce, le Bureau inscrira un transfert de propriété d’une marque de commerce de Terre-Neuve sur présentation de documents acceptables qui permettraient au Bureau d’inscrire le changement de propriété, ainsi que les frais de 1 $ exigés en vertu des lois de Terre-Neuve.
Lorsqu’il n’y a pas eu de transfert de propriété, mais que le nom du propriétaire de l’enregistrement de Terre-Neuve a changé au fil des ans, le Bureau inscrira le changement de nom du propriétaire de l’enregistrement de Terre-Neuve sur présentation d’une documentation acceptable qui illustre les changements successifs de nom du propriétaire de l’enregistrement de Terre-Neuve indiqués dans la base de données au nom actuel du propriétaire. Si le propriétaire n’est pas en mesure de fournir les documents montrant les changements successifs de nom, le Bureau peut accepter un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant le nom actuel du propriétaire qui a enregistré la marque de commerce en vertu des lois de Terre-Neuve.
Un examen formel de la demande sert à établir son enregistrabilité en vertu de la Loi sur les marques de commerce.
Lorsqu’il reçoit une demande, l’examinateur en étudie attentivement le contenu et accorde une attention particulière aux points suivants :
L’article 2 de la Loi définit ainsi une marque de commerce :
Un « signe » vise notamment « les mots, les noms de personne, les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, les éléments figuratifs, les formes tridimensionnelles, les hologrammes, les images en mouvement, les façons d’emballer les produits, les sons, les odeurs, les goûts et les textures ainsi que la position de tout signe ».
Voir également l’énoncé de pratique intitulé « Alinéa 12(1)a) de la loi — Nom ou Nom de famille ».
Aux termes de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur les marques de commerce, une marque de commerce est enregistrable sauf si elle est constituée d’un mot n’étant principalement que le nom ou le nom de famille d’un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes.
La législation respecte généralement le principe de common law en usage depuis longtemps selon lequel toute personne peut identifier ses produits ou services par son nom ou son nom de famille pourvu qu'elle ne cherche pas ainsi à faire passer ses produits ou services pour ceux d'une autre personne en utilisant le même nom ou un nom semblable.
Une recherche doit être effectuée afin de déterminer si une marque de commerce correspond au nom ou au nom de famille d’un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes. Une fois que le nom ou le nom de famille a été trouvé, il faut appliquer le test pour déterminer son sens principal. L’examinateur doit déterminer quelle serait la réaction du public canadien par rapport à ce mot. S’il considère que ce mot évoquerait vraisemblablement – pour un Canadien doté d’une intelligence moyenne et possédant un niveau d’instruction moyen en anglais ou en français – le nom ou le nom de famille d’un particulier plutôt qu’autre chose, l’examinateur devra alors soulever une objection en vertu de l’alinéa 12(1)a). Si, par contre, le Canadien moyen est tout aussi susceptible ou plus susceptible de réagir à la marque de commerce comme un mot autre qu’un nom ou nom de famille, il ne faut pas soulever d’objection.
L’examinateur soulèvera une objection en vertu de l’alinéa 12(1)a) malgré le fait que le nom de famille porte la marque du pluriel ou est écrit à la forme possessive.
La Loi d’interprétation prévoit que le singulier comprend aussi le pluriel; par conséquent, un « mot », à l’alinéa 12(1)a), comprend aussi des « mots ».
En outre, dans l’affaire Standard Oil Co. c. Canada (Registrar of Trade Marks) (1968), 55 C.P.R. 49, à la page 58, le président Jackett note que les noms sont inclus dans la définition de « mot » :
[Traduction] En ce qui concerne les marques de commerce, il existe au moins trois catégories de « mots », c'est-à-dire les noms communs, les noms propres et les mots inventés. Ce sont tous des mots, à mon avis, au moins en ce qui regarde la Loi sur les marques de commerce.
Le Bureau estime qu’un nom de famille est le nom commun à tous les membres d'une même famille et que le nom est la combinaison du prénom ou des initiales avec le nom de famille destinée à distinguer les uns des autres les membres d'une même famille.
Lorsqu'il est confronté à un mot qui pourrait être interdit aux termes de l'alinéa 12(1)a), l'examinateur doit faire des recherches afin de déterminer si ce mot est uniquement (seulement, rien de plus qu’) un nom de famille. Une objection peut être soulevée en vertu de l’alinéa 12(1)a) si le mot n’est qu’un nom ou un nom de famille qui n’a pas d’autre signification.
Si la recherche révèle que le mot est un nom ou un nom de famille qui a par ailleurs une autre signification, une seconde analyse doit être entreprise.
L’autre signification peut être que le mot est inventé, qu’il a un sens dans le dictionnaire, qu’il est le nom d’un lieu géographique.
Dans la décision Standard Oil Co. c. Registraire des marques de commerce (1968), 55 C.P.R. rendue par la Cour de l’Échiquier, le président Jackett a fait les remarques suivantes à la page 58 :
[Traduction] Par conséquent, en ce qui concerne l'appelante, FIOR est un nom qu'elle a inventé pour sa marque de commerce. De sorte que FIOR n'est pas « que » le nom de famille d'une personne vivante puisqu'il existe aussi en tant que nom inventé par l'appelante ou par des personnes à son emploi, pour une marque de commerce.
Et il a ajouté aux pages 58 et 59 :
[Traduction] Naturellement, du point de vue des personnes s'appelant « Fior » et de leurs proches, la réponse veut que le terme FIOR soit principalement, sinon exclusivement, un nom de famille, et du point de vue des conseillers en marque de commerce de l'appelante, la réponse est que le mot soit principalement, sinon entièrement, un mot inventé. Aux fins de l'alinéa 12(1)a), et à mon sens, la réaction de l'une ou l'autre de ces personnes n'est pas un critère. Car le critère réside dans la réaction du public canadien en général devant ce mot, de l'avis de l'intimé ou de la cour, suivant le cas. Ma conclusion est qu'une personne au Canada d'une intelligence et d'une instruction moyennes, de langue française ou anglaise, est aussi, sinon plus, susceptible de réagir au mot (si les deux particularités - nom de famille et mot inventé - sont d'importance égale, on ne peut dire qu'il ne s'agit « principalement que » d'un nom de famille) en pensant qu'il s'agit d'une marque d'une entreprise plutôt que d'une famille de personnes (c'est-à-dire, en pensant qu'il s'agit du nom de famille d'un ou de plusieurs individus). Mais je doute beaucoup qu'une telle personne réagirait à ce mot en pensant qu'il y a vraiment quelqu'un qui porte ce nom de famille.
L’examinateur ne tiendra pas compte du fait que l’autre sens de la marque de commerce est la marque du requérant en raison de l’utilisation de la marque de commerce. À cet égard, la Commission des oppositions des marques de commerce, dans Molson Breweries, A Partnership c. John Labatt Ltd. (1997) 79 C.P.R. (3e) 512, fait remarquer que ce que l’on entend par « également une marque de commerce » dans le critère relatif à l’alinéa 12(1)a), c’est que la marque de commerce serait tout aussi probablement perçue comme une marque de commerce parce qu’elle est inventée, et non parce que le consommateur moyen associerait le mot à une source particulière :
[Traduction] Ainsi, l’opposant s’est acquitté de son fardeau de preuve de démontrer que la marque de commerce LABATT est le nom de famille de personnes vivantes ou récemment décédées. Il s’agit alors de savoir si la marque LABATT n’est principalement qu’un nom de famille. À cet égard, le requérant a fait valoir que, conformément à la décision Standard Oil Co. c. Registraire des marques de commerce (1968), 55 C.P.R. 49 (Cour de l’Échiquier), LABATT n’est pas seulement un nom de famille, mais aussi une marque de commerce. Toutefois, dans Standard Oil, le président Jackett a conclu que FIOR n’était pas seulement un nom de famille rare, mais aussi un mot inventé que la plupart des Canadiens percevraient comme tel. Autrement dit, FIOR avait un statut inhérent en tant que mot inventé. En l’espèce, LABATT n’a pas ce statut; il s’agit d’un nom de famille et rien d’autre. LABATT peut bien être perçu comme une marque de commerce par le public canadien, mais ce n’est pas en raison de son statut inhérent de mot inventé. C’est plutôt en raison de son utilisation intensive comme marque de commerce. Permettre à ce fait d’e se soustraire à l’interdiction prévue à l’alinéa 12(1)a) de la Loi équivaut à rendre inutiles les dispositions du paragraphe 12(2) dans la mesure où elles se rapportent à l’alinéa 12(1)a).
Lorsque les résultats de la recherche indiquent que le mot est un nom ou un nom de famille et possède aussi une autre signification, l'examinateur doit décider laquelle est la principale signification du mot (première en importance).
Pour arriver à déterminer quelle est le sens premier ou la signification principale d'un mot, l'examinateur doit établir quelle serait, selon lui, la réaction du public canadien devant ce mot. Pour ce faire, il ne doit pas se laisser aller à sa subjectivité ni fonder ses conclusions sur ce qu'il juge être la signification principale du mot. Il doit plutôt se demander ce que penserait dans ce cas un Canadien français ou anglais, d'intelligence et d'instruction moyennes.
Il doit alors mettre en regard la signification du mot comme nom ou nom de famille et les autres significations du mot trouvées dans les dictionnaires ou fournies par les requérants. Si, selon lui, la signification du mot comme nom ou nom de famille l'emporte chez le Canadien moyen, il doit faire objection à la demande, aux termes de l'alinéa 12(1)a). Dans le cas contraire, il ne soulèvera aucune objection aux termes du même article.
Lorsqu'il y a équilibre ou égalité entre la signification de nom de famille et l’autre sens du mot lorsqu’on applique le critère pour déterminer le sens premier, aucune objection aux termes de l'alinéa 12(1)a) ne devrait être soulevée.
Dans Elder's Beverages (1975) Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1979), 44 C.P.R. (2e) 59, [1979] A.C.F. no 86, le juge Cattanach a autorisé l’enregistrement de la marque de commerce ELDER'S, affirmant à la page 63 :
Par conséquent, la seule conclusion que je puisse formuler en l'espèce, c'est qu'une personne d'intelligence moyenne et ayant fait des études normales en anglais ne verrait pas dans le mot “ELDER” un nom de famille davantage qu'un nom commun, ou vice versa.
Dans l’affaire Standard Oil Co., le président Jackett a conclu, d'après les preuves apportées, que FIOR était « un mot qui représente… le nom de famille d'une personne vivante ». Les preuves ont aussi permis d'établir que FIOR a été inventé par le requérant en combinant les premières lettres de chacun des mots « fluid iron ore reduction ». FIOR était donc un mot inventé; ce n'était pas « seulement » un nom de famille. Après avoir passé en revue les preuves et la jurisprudence, le président Jackett a conclu à la page 59 :
[Traduction] Ma conclusion est qu'une personne au Canada d'une intelligence et d'une instruction moyennes, de langue française ou anglaise, est aussi, sinon plus, susceptible de réagir au mot (si les deux particularités - nom de famille et mot inventé - sont d'importance égale, on ne peut dire qu'il ne s'agit « principalement que » d'un nom de famille) en pensant qu'il s'agit d'une marque d'une entreprise plutôt que d'une famille de personnes (c'est-à-dire, en pensant qu'il s'agit du nom de famille d'un ou de plusieurs individus). Mais je doute beaucoup qu'une telle personne réagirait à ce mot en pensant qu'il y a vraiment quelqu'un qui porte ce nom de famille.
Le juge Judson de la Cour suprême du Canada, dans la décision Registraire des marques de commerce c. Coles Book Stores Ltd. (1972), 4 C.P.R. (2e) 1, [1974] R.C.S. 438, a approuvé le critère de la personne hypothétique tel qu'appliqué dans l'affaire FIOR. Il a jugé que COLES constitue un nom de famille bien connu du public canadien, et que le sens du mot « cole » qu’on retrouve dans le dictionnaire, et le pluriel « coles » sont largement désuets. À la page 3, refusant l’enregistrement, il a déclaré :
En l'espèce, je puis uniquement conclure qu'au Canada une personne d'intelligence moyenne ayant fait des études normales en anglais ou en français réagirait immédiatement à la marque de commerce « Coles » en pensant à un nom de famille et ne saurait probablement pas que ce terme figure dans les dictionnaires.
Dans l'affaire Galanos c. Registraire des marques de commerce (1982), 69 C.P.R. (2e) 144, [1982] A.C.F. nº 1022 (QL), le juge Cattanach s'est fondé sur le critère de la réaction du public pour autoriser l'enregistrement de la marque GALANOS, et a émis l'opinion suivante à la page 155 :
[Traduction] J'ai de la peine à croire que la première réaction d'un consommateur devant un flacon d'eau de toilette arborant sur son étiquette le mot « Galanos » serait de penser spontanément à un nom de famille.
À mon avis, un Canadien pourvu d'une intelligence moyenne et ayant reçu une éducation normale en anglais ou en français pourrait aussi bien considérer ce mot comme un mot forgé, fantaisiste ou inventé employé par une entreprise à titre de marque de commerce que penser qu'il n'est principalement qu'un nom de famille.
Par conséquent, l'examinateur devrait accorder une certaine valeur à l'argument du requérant selon lequel le mot ou les mots ont été choisis aux fins d'une marque de commerce ou devraient tenir compte de la perception du public de ce mot ou de ces mots. Ensuite, s'il a été décidé que le mot ou les mots ne sont pas « qu'un » nom ou nom de famille, c'est-à-dire qu'ils ont un sens en tant que marque de commerce, un sens dans le dictionnaire, un sens géographique et ainsi de suite, il faut alors décider du sens premier du mot ou des mots.
Dans Juneau c. Chutes Corp. (1986), 11 C.P.R. (3e) 260 (C.O.M.C.), il a été établi que la marque JUNEAU n'était principalement que le nom de famille d'un particulier vivant même si « Juneau » est la capitale de l'Alaska de même qu'un comté ou une ville dans l'État du Wisconsin. Cette décision a été rendue parce que la majorité des Canadiens, particulièrement ceux de la province de Québec, réagiraient immédiatement à la marque JUNEAU en pensant qu'il s'agit d'un nom de famille et non pas en lui donnant un sens géographique comme le soutenait le requérant.
On ne peut soulever d'objection en vertu de l'alinéa 12(1)a) en ce qui concerne une marque de commerce qui semble être la combinaison d'un prénom et d'un nom de famille, ou l'initiale (les initiales) d'un prénom ou de prénoms et d'un nom de famille, à moins qu'il ne soit possible de retrouver la combinaison exacte dans un annuaire canadien ou dans une autre source convenable.
Dans ces cas seulement faut-il appliquer le critère permettant de déterminer le sens premier.
Dans la décision Gerhard Horn Investments Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1983), 73 C.P.R. (2e) 23, [1983] 2 C.F. 878, le juge Cattanach, qui a autorisé l’enregistrement de la marque de commerce MARCO PECCI, a déclaré à la page 25 de son jugement :
Ce qu'interdit l'alinéa 12(1)a), c'est d'enregistrer comme marque de commerce le « nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes ». Il n'est donc pas interdit d'enregistrer le nom d'une personne fictive sauf si, par quelque coup du hasard, le nom fictif inventé par celui qui en demande l'enregistrement correspond au nom d'une personne vivante ou d'une personne décédée depuis moins de trente ans.
Et, plus loin, à la page 30 :
Il est donc essentiel de déterminer en premier lieu si le ou les mots devant former le nom dont on demande l'enregistrement correspondent au nom ou nom de famille d'un particulier vivant ou récemment décédé. Ce n'est que lorsque cette condition préalable est remplie, et pas avant, que l'on doit se demander si la marque de commerce proposée n'est « principalement qu’ » un nom ou nom de famille, ou autre chose.
Et, de nouveau, à la page 31 :
Il ne suffit pas que le nom fictif ressemble à un nom que pourrait porter une personne réelle ou que le public puisse croire qu'il s'agit d'un nom ou d'un nom de famille. Cette opinion du public ne devient pertinente qu'une fois établie l'existence d'une personne vivante portant le nom ou le nom de famille en question.
Les expressions composées d'un nom ou d'un nom de famille suivi de « & Fils », « Frères », « Inc. », « Co. », etc. ne peuvent faire l'objet d'une objection en vertu de l'alinéa 12(1)a), car l’élément additionnel supprime l'élément « principalement que ».
Remarque : Une telle marque de commerce peut ne pas posséder de caractère distinctif inhérent. Voir aussi la section 4.9 Absence de caractère distinctif inhérent dans le présent Manuel.
Une marque de commerce composée d'au moins deux noms de famille, séparés ou non par un trait d'union, ne va pas à l'encontre des dispositions de l'alinéa 12(1)a) de la Loi, à moins qu’une personne présentant la même combinaison apparaisse dans un annuaire canadien ou dans une autre source convenable.
Une marque de commerce composée de deux mots, qui ne sont principalement que des noms de famille séparés par un signe quelconque, autre qu'un trait d'union, tel que la conjonction « et » ou une perluette, un trait oblique, un astérisque, une virgule, et ainsi de suite, ne va pas à l’encontre de l’alinéa 12(1)a). Dans un tel cas, la marque de commerce dans son entier ne peut être considérée comme n'étant principalement que le nom de famille d'un particulier selon la décision du juge Cattanach dans l'affaire Gerhard Horn Investments Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1983), 73 C.P.R. (2e) 23.
Un nom de famille peut contenir des accents, des trémas et d’autres caractères semblables (p. ex. Müller, Noël, Côté). Lorsqu’on effectue une recherche dans les annuaires du Canada, toute requête incluant les caractères ci-haut mentionnés peut donner des résultats qui ne contiennent pas les caractères démontrés (comme Muller, Noel, Cote). Par contre, l’examinateur devrait quand même soulever une objection en vertu des dispositions de l’alinéa 12(1)a) de la Loi lorsque la marque de commerce comporte ces caractères, même si le nom ou nom de famille résultant de la recherche ne démontre pas les caractères.
Les sources de référence les plus souvent consultées sur la signification en tant que nom et nom de famille sont notamment les annuaires téléphoniques canadiens, les encyclopédies, les médias sociaux et les dictionnaires de langue. Il n'est ni possible ni raisonnable que l'examinateur effectue un examen exhaustif des annuaires.
Les examinateurs consultent aussi les dictionnaires et d'autres sources de référence afin de déterminer si le ou les mots ont d'autres sens.
Dans l’affaire Standard Oil Co. c. Registraire des marques de commerce (1968), 55 C.P.R. 49, le président de la Cour de l'Échiquier a eu à statuer sur une objection présentée par le requérant selon laquelle même si FIOR figure à titre de nom de famille dans les annuaires téléphoniques de certaines villes canadiennes, cela ne constitue pas pour autant une preuve suffisante pour conclure que FIOR est le nom de famille d'une personne. Le président Jackett a rejeté cette assertion et conclu à la page 57 :
[Traduction] Selon moi, il était loisible à l’intimé de conclure que FIOR est probablement le nom de famille d'une ou de plusieurs personnes vivant au Canada, à partir du fait que FIOR figure dans les annuaires téléphoniques canadiens à titre de nom de famille. Si l'appelant avait eu un doute quelconque sur l'exactitude de cette conclusion, il avait toute latitude de faire vérifier les faits et d'apporter des preuves à ce sujet à l’intimé ou à la Cour. Il ne l'a pas fait et il ne me reste plus qu'à tirer la conclusion suivante, à l’instar de l’intimé, à savoir que la probabilité penche du côté qu'il existe des Canadiens s'appelant Fior.
Bien que les examinateurs puissent tenir compte des médias sociaux lorsqu’ils effectuent des recherches, il faut veiller à ce que les résultats semblent authentiques. Les examinateurs doivent garder à l’esprit que pour qu’une objection soit soulevée, une personne au Canada possédant une intelligence et une instruction moyennes en français ou en anglais réagirait à la marque de commerce et penser qu’il s’agit d’un nom ou d’un nom de famille.
Une marque de commerce peut avoir une signification en tant que nom ou nom de famille et en même temps évoquer un écrivain, un artiste, un musicien, un historien, un politicien, un commerçant ou un scientifique qui porte le même nom ou le même nom de famille. Si l’examinateur estime que le consommateur canadien moyen réagirait à la marque de commerce comme étant le nom ou le nom de famille d’un particulier décédé il y a plus de trente ans, la marque de commerce ne contreviendrait pas à l’alinéa 12(1)a) de la Loi. Par exemple, la signification principale du nom Sir John A. MacDonald serait historique, tandis que le nom de famille MacDonald seul susciterait une réponse différente et serait donc inadmissible en vertu de l’alinéa 12(1)a).
Il est possible de soulever une objection en vertu de l’alinéa 12(1)a) même si la marque de commerce comprend des embellissements au lettrage du nom ou du nom de famille. Dans la décision Davidoff Commercio E Industria Ltda c. Davidoff Extension S.A. (1989), 24 C.P.R. (3e) 230, le président de la Commission des oppositions, G.W. Partington, a fait les remarques suivantes à la page 234 de la décision :
[Traduction] À mon avis, le consommateur moyen des marchandises de la requérante considérerait les embellissements apportés aux caractères utilisés par la requérante dans le dessin de la marque DAVIDOFF, c’est-à-dire le souligné de toute la marque de commerce et le point sur le D majuscule, comme faisant partie intégrante des caractères stylisés du mot « Davidoff » et ne pourraient être dissociés du mot lui-même : voir Canadian Jewish Review Ltd. c. Le registraire des marques de commerce (1961), 37 C.P.R. 89, 22 Fox Pat. C.49. En outre, je souligne que le point sur le « D », qui constitue un élément supplémentaire de la marque de commerce de la requérante, ne figure pas dans les modèles ou la preuve produite par la requérante. Ainsi, il n’existe aucun autre dessin dans la marque de commerce de la requérante qui constitue une marque enregistrable, selon l’arrêt rendu dans John Labatt Ltd. c. Le registraire des marques de commerce (1984), 79 C.P.R. (2e) 110.
Les marques de commerce doivent être examinées afin de déterminer si elles donnent une description claire ou une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature, de la qualité, du lieu d'origine et des personnes ou des conditions qui ont entouré la production des produits ou des services en liaison avec lesquels la marque de commerce est employée ou à l'égard desquels on projette de l'employer. Une objection en vertu de l'alinéa 12(1)b) vise à empêcher qui que ce soit de s'approprier l'usage exclusif d'une marque de commerce, ce qui désavantagerait indûment ses concurrents par rapport à la langue qui appartient à tout le monde. Voir General Motors Corp. c. Bellows (1949), 10 C.P.R. 101, aux pages 112 et 113.
Le mot « claire » n'est pas employé dans le sens « d'exact » mais bien dans le sens de « facile à comprendre […] évident, simple ». Voir Thorold Concrete Products Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1961), 37 C.P.R. 166, p. 172.
Les marques qui constituent une description fausse et trompeuse sont rejetées afin de protéger le public contre ceux qui essaient de le tromper en ce qui a trait aux services et produits et d'empêcher les personnes faisant ces fausses représentations d'être avantagées injustement par rapport à leurs concurrents. Le mot « trompeuse » est particulièrement important. Un mot qui constitue une description fausse peut être enregistré, ce qui n'est pas le cas pour une description fausse et trompeuse.
L’examinateur devra expliquer au requérant les raisons qui justifient une objection aux termes de l'alinéa 12(1)b). Il ne suffit pas de citer les définitions d'un dictionnaire et de laisser le requérant déterminer comment sa marque de commerce constitue une description claire ou une description fausse et trompeuse des produits ou services qui y sont liés.
En outre, l’examinateur doit indiquer si l’objection se rapporte à tous les produits ou services liés, ou seulement à certains d’entre eux (auquel cas l’examinateur doit préciser les produits ou services visés par l’objection).
Il est important de garder à l'esprit que le contexte dans lequel l’examinateur doit déterminer si la marque contrevient à l'alinéa 12(1)b) englobe à la fois le sens que dégage la marque de commerce ainsi que son rapport avec les produits ou les services auxquels elle s’applique. Voir la décision KOLD ONE, Provenzano c. Registraire des marques de commerce (1977), 37 C.P.R. (2e) 189 et confirmé (1978), 40 C.P.R. (2e) 288 (C.A.F.).
La question suivante doit être posée : Qu’est-ce que la marque de commerce donne comme première impression à l'acheteur éventuel quant aux produits ou aux services? Qu’est-ce que la marque de commerce porte de telles personnes à croire quant à la qualité, à la nature, aux conditions de production, etc. des produits ou des services? La marque de commerce indique-t-elle les produits ou les services, ou les décrit-elle ou décrit-elle une propriété qui leur est habituellement associée? Si c’est le cas, la marque de commerce devrait pouvoir être utilisée par d’autres commerçants sur le marché pour décrire leurs produits ou ses services.
Si la marque de commerce décrit faussement une propriété des produits ou des services, l’examinateur doit soulever une objection en vertu de l’alinéa 12(1)b). En l’espèce, l’essence de l’enregistrabilité de la marque de commerce repose sur le fait que le consommateur serait amené à croire à tort que les produits ou les services liés présentent une caractéristique ou une qualité particulière alors qu’en réalité, ce n’est pas le cas.
Pour juger si une marque de commerce constitue une description claire ou une description fausse et trompeuse en français ou en anglais, il faut considérer la marque de commerce sous l'angle de la première impression qu'elle donne. Dans l’affaire Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1978), 40 C.P.R. (2e) 25, [1978] A.C.F. nº 307, à la page 27, le juge Collier déclarait : « [Traduction] La décision qu'une marque constitue une description claire doit être dictée par une impression immédiate; elle ne doit pas s'appuyer sur des recherches concernant le sens des mots. »
L'examinateur ne doit pas se fier à des définitions désuètes, archaïques ou inhabituelles d'une marque de commerce en rapport avec des services ou des produits. Le sens de la marque de commerce dans le langage courant, et non son sens étymologique, constitue le facteur déterminant lorsqu'il s'agit d’établir si une marque de commerce donne une description claire ou une description fausse et trompeuse des services ou des produits. L'examinateur peut avoir recours aux sources qui font autorité, y compris les dictionnaires. Voir John Labatt Ltd. c. Carling Breweries Ltd. (1974), 18 C.P.R. (2e) 15.
Le fait qu'une combinaison particulière de mots ne figure dans aucun dictionnaire n'empêche pas de juger qu'une marque de commerce constitue une description claire ou une description fausse et trompeuse. Si chaque partie d'une marque de commerce a un sens bien connu en anglais ou en français, le résultat de cette combinaison pourrait contrevenir à l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce. Dans Oshawa Group Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1980), 46 C.P.R. (2e) 145, le juge Cattanach a déclaré ce qui suit aux pages 148 et 149 :
Des mots tels que HYPER-VALUE et HYPER-FORMIDABLE, formés par la combinaison du préfixe « HYPER » et, dans le premier cas, du mot anglais bien connu « VALUE » et, dans le second, du terme « FORMIDABLE », aussi bien connu en français qu'en anglais, ne figurent dans aucun dictionnaire, mais on ne peut en conclure qu'ils sont pour autant vides de sens. On trouve les éléments qui les composent dans les dictionnaires et on peut par conséquent, selon moi, se fonder sur ceux-ci pour déterminer le sens de ces éléments et, si possible, celui de ces mots composés eux-mêmes. Cette méthode est spécialement indiquée lorsque le premier élément est un préfixe, tel que HYPER, employé comme préposition, adverbe ou adjectif.
Et, plus loin à la page 152 :
Pour déterminer si les marques de commerce HYPER-FORMIDABLE et HYPER-VALUE constituent une description claire, il faut se fonder sur l'impression de l'utilisateur éventuel des services fournis par l'appelante.
De plus, dans Mitel Corporation c. Registraire des marques de commerce (1984), 79 C.P.R. (2e) 202, le juge Dubé a décidé que la marque de commerce SUPERSET était contraire à l’alinéa 12(1)b) lorsqu’elle est utilisée en liaison avec des appareils téléphoniques appartenant à des abonnés. Le juge Dubé a dit ce qui suit à la page 206 :
[Traduction] On doit sans aucun doute se fonder sur une première impression pour décider si une marque de commerce constitue une description claire. La Cour doit se mettre à la place d’un consommateur ordinaire qui voit la marque de commerce annoncée en vitrine des magasins, la lit dans les messages publicitaires publiés dans les journaux, l'entend à la radio ou à la voit à la télévision. Il est parfois utile de s’en remettre au dictionnaire, mais une marque forgée qui n’a pas acquis droit de cité dans le dictionnaire reste assujettie à l’alinéa 12(1)b). Dans un tel cas, la Cour peut examiner les éléments constitutifs de la marque de commerce, afin de l’évaluer comme un tout, phonétiquement ou visuellement. Les mots ou les préfixes ayant une connotation élogieuse sont a priori des termes descriptifs, bien que ces épithètes perdent parfois leur impact descriptif dans certaines associations.
Toutefois, les tribunaux ont statué que, lorsqu’une marque de commerce a acquis un sens particulier dans un autre pays, même si le mot peut ne pas être connu du vendeur ou de consommateur ordinaire des produits ou services au Canada, cette marque de commerce doit être considérée comme faisant partie du langage courant aux fins de l’application de l’alinéa 12(1)b). Dans la décision Home Juice Co. c. Orange Maison Ltée. (1970), 1 C.P.R. (2e) 14, le juge Pigeon a déclaré à la page 16 :
L'intimée a soutenu qu'il ne fallait pas tenir compte du sens courant en France, mais uniquement de celui qui est courant au Canada et qu'en l'absence de toute preuve, par dictionnaires ou autrement, que le sens dont il s'agit était courant au Canada à la date de l'enregistrement, il fallait ne tenir aucun compte d'une signification nouvelle ayant cours en France seulement. Cette prétention aurait des conséquences graves si elle était accueillie. Il en découlerait qu'un commerçant astucieux pourrait monopoliser une expression française nouvelle en l'enregistrant comme marque de commerce dès qu'elle commence à avoir cours en France ou dans un autre pays francophone et avant qu'on puisse démontrer qu'elle a commencé à avoir cours au Canada.
À mon avis, le texte de l'article 12 ne permet pas une telle distinction. Il parle d'une description « en langue anglaise ou française ». Chacune de ces deux langues est internationale. Quand on en parle en langage courant on les considère dans leur totalité et non pas sous l'aspect particulier du seul vocabulaire ayant cours au pays, vocabulaire qui est d'ailleurs extrêmement difficile à définir surtout à une époque où les moyens de communication ne connaissent plus de frontières.
Pour décider si une marque de commerce donne une description claire ou une description fausse et trompeuse, il faut déterminer quelle est la première impression que donnerait la marque de commerce à l'utilisateur ou au consommateur moyen des produits ou services. La marque de commerce doit être examinée dans le contexte des produits ou des services qui y sont liés. Voir Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1978), 40 C.P.R. (2e) 25 et Mitel Corporation c. Registraire des marques de commerce (1984), 79 C.P.R. (2e) 202.
Dans la décision Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1978), 40 C.P.R. (2e) 25, le juge Collier, ayant à juger le droit à l'enregistrement de la marque SUPERWASH, l'a ainsi soumise à ce critère :
[Traduction] En décidant si l'expression contestée est une description claire, la Cour doit s'efforcer de se mettre à la place de l'usager ordinaire des marchandises. Or, il semble que le consommateur ou le marchand de chandails de laine et de chaussettes de laine pour hommes devrait savoir que cette matière est depuis toujours susceptible de rétrécir au lavage. À mon avis, le consommateur conclurait d'emblée que le mot SUPERWASH, appliqué à certaines marchandises en laine, décrit un vêtement qui se lave très bien ou extrêmement bien, sans rétrécir ou très peu.
Lorsqu'on examine l'aspect de la description, il est également très important de se demander si la marque de commerce est grammaticalement exacte. Dans l'affaire Clarkson Gordon c. Registraire des marques de commerce (1985), 5 C.P.R. (3e) 252, on a jugé que la marque de commerce AUDITCOMPUTER ne constituait pas une description claire puisqu’elle était considérée comme une combinaison lourde et maladroite de deux mots.
Lorsqu’il applique le critère d’enregistrement aux termes de l’alinéa 12(1)b), l’examinateur doit tenir compte de tous les types de marques de commerce – et non seulement des marques de commerce constituées exclusivement de mots – compte tenu de l’inclusion des mots « sous forme graphique, écrite ou sonore » dans l’alinéa.
À titre d’exemple, une marque de commerce qui est constituée d’un dessin peut donner une description claire ou une description fausse et trompeuse des services ou des produits qui y sont liés. Dans Frost Steel and Wire Co. Ltd. v. Lundy (1925), 57 O.L.R. 494, la Cour devait juger la validité d'une marque de commerce représentant un nœud formé dans une clôture de fils de fer. Jugeant l'enregistrement invalide, le juge Rose déclarait à la page 498 :
[Traduction] Très peu de causes ont été rapportées où les tribunaux ont eu à juger s'il était possible d'enregistrer une marque sous forme d’un dessin descriptif. Mais il est difficile de voir pourquoi on devrait appliquer des règles différentes dans le cas d'un dessin et d'un mot […]
De même, l'agent d'audition dans l'affaire Ralston Purina Co. c. Effem Foods Ltd. (1990), 31 C.P.R. (3e) 52 (dessin d'une tête de chat en liaison avec de la nourriture pour animaux domestiques, en l'occurrence, pour chats), a déclaré ce qui suit à la page 55 :
[Traduction] En l'espèce, je considère que l'emploi de la marque inscrite sur une boîte ou un paquet de nourriture pour chats indique clairement que la marchandise n'est autre qu'un produit destiné aux chats.
Une marque de commerce qui consiste en un mot mal orthographié peut contrevenir à l’alinéa 12(1)b) si elle est prononcée de la même façon qu’un mot comportant une description claire. À titre d’exemple, le registraire a refusé la marque de commerce THOR-O-MIX qui devait être utilisée en liaison avec du ciment prêt à l'emploi parce que celle-ci constituait une description claire de la nature des produits. Dans la décision Thorold Concrete Products Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1961), 37 C.P.R. 166, le juge Kearney a statué à la page 172 :
[Traduction] Quand j'ai entendu pour la première fois le nom de la marque qui nous occupe, celle-ci a eu simplement la même signification pour moi que si elle s'était écrite « thorough-mix », et je pense que le grand public aurait la même impression que moi dans les mêmes circonstances.
Les marques de commerce qui consistent en tout ou en partie en un son relèveraient également de l’aspect « sous sa forme sonore » en vertu du critère de la description claire.
Bien que l'alinéa 12(1)b) interdise l'enregistrement de marques de commerce qui constituent des descriptions fausses et trompeuses, rien n'empêche l'enregistrement de marques de commerce qui constituent une description fausse si elles ne risquent pas d'induire l'acheteur moyen en erreur en lui faisant croire que les produits ou les services qui y sont associés sont de telle nature ou qualité. Dans son livre Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, 3e édition, H.G. Fox justifie le droit à l'enregistrement des mots qui sont clairement des descriptions fausses en affirmant ceci :
[Traduction] Un grand nombre de mots sont clairement de fausses descriptions des marchandises ou des services en liaison avec lesquels ils sont ou pourront être employés mais ne sont absolument pas des descriptions trompeuses. En l'instance, un mot qui est clairement une fausse description peut être très distinctif. C'est ce qui attire l'attention et le rend donc distinctif. En pareil cas, un mot de ce genre devrait constituer une bonne marque de commerce et devrait être enregistrable. D'autre part, l'inverse est vrai si une marque de commerce est fausse et trompeuse. Ainsi, la marque « North Pole » (Pôle Nord) peut être descriptive de la nature ou de la qualité de marchandises si elle est employée en liaison avec de la crème glacée ou de la nourriture congelée, tout comme le mot « Frigidaire » a été considéré descriptif de réfrigérateurs et de systèmes de réfrigération. Bien que l'emploi de l'expression « North Pole » constituerait une description fausse pour des bananes ou des oranges, il ne s'agirait pas d'une description fausse et trompeuse. Il s'agirait d'un nom géographique détaché ou dissocié du lieu d'origine des biens.
L'objection fondée sur l'alinéa 12(1)b), description fausse et trompeuse, repose sur le principe suivant, à savoir qu'une marque de commerce ne doit pas induire le public en erreur en attribuant à des produits ou des services une nature ou une qualité qu'ils n'ont pas. Par exemple, dans l'affaire Deputy Attorney-General of Canada c. Biggs Laboratories (Canada) Limited (1964), 42 C.P.R. 129, la marque de commerce SHAMMI en liaison avec un gant de polyéthylène transparent, s’est vu refuser l’enregistrement parce que le gant ne contenait aucun chamois (shammi). Jugeant que la marque de commerce SHAMMI constituait une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits, le juge Dumoulin déclarait à la page 130 :
[Traduction] Un article mis en vente qui prétend contenir certains éléments qu'il ne contient pas du tout doit certainement être considéré comme trompeur pour les consommateurs.
Toutefois, dans la décision Lake Ontario Cement Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1976), 31 C.P.R. (2e) 103, [1976] A.C.F. nº 1104, le juge Dubé a affirmé que le mot PREMIER ne constituait pas une description fausse et trompeuse lorsqu'il est utilisé en liaison avec les produits [Traduction] « sable et gravier et béton pré-malaxé » et « blocs et briques de béton communément utilisés dans la construction d’immeubles et de maisons domiciliaires ». Le juge Dubé a considéré que le mot PREMIER reflétait un degré de qualité qui pourrait être celui des produits et, si les produits étaient inférieurs à cette norme, le mot PREMIER pouvait constituer une description fausse de celui-ci. Mais les commerçants ou acheteurs ordinaires des produits considéreraient le mot PREMIER comme une référence indirecte à la qualité des produits et ne seraient pas portés à penser que les produits achetés sont de la meilleure qualité.
Un mot dans une langue autre que l'anglais ou le français qui décrit clairement la nature ou la qualité des services ou produits n'est pas interdit par l'alinéa 12(1)b). Dans l’affaire Gula c. Manischewitz Co. (1947), 8 C.P.R. 103, on a jugé que même si le mot « tam » signifiait « saveur » ou « savoureux » pour une personne de langue hébraïque ou de langue yiddish, la marque de commerce TAM TAM n’était pas non enregistrable.
L’alinéa 12(1)b) n’interdit pas non plus l’enregistrement d’une marque de commerce constituée d’une combinaison de mots français et anglais qui, individuellement, donnent une description claire des produits ou des services. Dans l'affaire Coca-Cola Co. c. Cliffstar Corp. (1993), 49 C.P.R. (3e) 358, le requérant a fait une demande d'enregistrement de la marque de commerce LE JUICE pour des jus. L’opposition fondée sur l’alinéa 12(1)b) a été rejetée pour les motifs suivants :
[Traduction] La marque projetée se compose du mot français « le » et du nom commun anglais « juice ». Le premier est un article défini dans la langue française. Le deuxième est un mot qui constitue une description claire, dans la langue anglaise, de la nature de la marchandise, soit du « jus de fruit », ce qu'a admis par ailleurs le requérant en joignant un désistement à sa demande. La combinaison des deux mots, cependant, n'enfreint pas l'alinéa 12(1)b) de la Loi.
Toutefois, une telle marque de commerce peut être considérée comme n’ayant pas de caractère distinctif inhérent (voir la section 4.9 Absence de caractère distinctif inhérent dans le présent Manuel).
Une marque de commerce n'a pas droit à l'enregistrement si elle constitue une description claire ou une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des services ou produits qui y sont liés. En ce qui a trait à la nature des services et des produits, l'examinateur peut suivre la ligne de pensée du juge Cattanach qui, dans l'affaire Drackett Co. of Canada Ltd. c. American Home Products Corp. (1968), 55 C.P.R. 29, à la page 34, déclarait : [Traduction] « …le mot « nature », tel qu'il apparaît à l'alinéa 12(1)b), doit être pris dans le sens d'aspect, de trait ou de caractéristique du produit »
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Les marques de commerce qui décrivent clairement la fonction ou le résultat de l’emploi de produits ou de services peuvent également contrevenir à l’alinéa 12(1)b). Les marques de commerce STA-ZON, une déformation de « stays on », et SHUR-ON, une déformation de « sure on », concernant des montures de lunette, ont été jugées ne pas convenir pour une marque de commerce. Dans l'arrêt Kirstein Sons & Co. c. Cohen Bros., Limited (1907), 39 S.C.R. 286, à la page 288, le juge Davies déclarait : [Traduction] « Il ne pouvait pas revendiquer l'antériorité ni réclamer l'usage exclusif de la description d'un mérite quelconque de l'article. »
Dans la décision Thomson Research Associates Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1982), 67 C.P.R. (2e) 205, concernant la marque ULTRA FRESH, le juge a statué que la fonction des produits était clairement descriptive de leur nature. Le juge Mahoney énonce ce qui suit à la p. 208 :
[Traduction] Je souscris à la prétention de l'intimé que la marque ULTRA FRESH est clairement descriptive. Elle ne décrit pas les bactériostatiques et les fongistatiques en tant que tels, mais elle décrit clairement, ou décrit de façon fausse ou trompeuse, l'état du produit, par exemple l'état du sous-vêtement après qu'il a été traité aux bactériostatiques et aux fongistatiques.
En appel, (1983), 71 C.P.R. (2e) 287, [1983] A.C.F. nº 535, le juge en chef Thurlow a déclaré ce qui suit à la page 288 :
[Traduction] À notre avis, l'expression ULTRA FRESH employée comme marque de commerce décrit clairement la fonction, le but et l'effet des bactériostatiques et des fongistatiques utilisés selon le mode d'emploi. Il s'ensuit que l'inscription a été correctement refusée comme contraire à l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce, R.C.S. 1970, c. T-10.
Les marques de commerce qui sont communes à un commerce particulier, comme les mots « mode » dans le commerce de vêtements ou « paquet » dans le commerce alimentaire, qui expriment un attribut spécial ou distinctif de produits ou de services, peuvent également décrire clairement le caractère des produits et ne sont pas enregistrables.
En ce qui concerne le sens du mot « qualité » tel qu'on le retrouve à l'alinéa 12(1)b), l'examinateur soulèvera une objection à des mots qui décrivent un degré d'excellence censé être atteint par des produits ou services; par exemple, SUPERWASH pour du fil ou du tissu de chandails ou de bas, ou NO. 1 en liaison avec des boissons alcoolisées brassées.
Des marques de commerce telles que SUPÉRIEUR, EXCELLENT, QUALITÉ, MEILLEUR, ULTRA, SUPER, SUPRÊME ou PARFAIT, qui vantent les mérites ou la supériorité des produits ou des services, sont en outre clairement descriptives de leur qualité et ne sont pas enregistrables.
La décision Mitel Corporation c. Registraire des marques de commerce (1984), 79 C.P.R. (2e) 202, reflète le même raisonnement en ce qui concerne les marques de commerce élogieuses, car la marque de commerce SUPERSET a été jugée clairement descriptive.
Le Bureau estime que les marques de commerce comportant des éléments graphiques ajoutés aux mots qui donnent une description claire ne sont pas enregistrables lorsque l’élément graphique ne constitue qu’un embellissement des lettres dont les mots se composent et ne peut être dissocié de ceux-ci. Voir Canadian Jewish Review Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1961), 37 C.P.R. 89; Ingle c. Registraire des marques de commerce (1973), 12 C.P.R. (2e) 75 et John Labatt Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1984), 79 C.P.R. (2e) 110.
De même, les marques de commerce qui sont composées de mots clairement descriptifs dans des lettres de fantaisie ne sont pas enregistrables s’il n’y a pas d’éléments graphiques distinctifs à l’exclusion des mots qui les composent. Dans la décision John Labatt Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1984), 79 C.P.R. (2e) 110, le juge Cattanach s'exprimait comme suit sur ce sujet à la page 120 :
[Traduction] Dans la présente affaire, tout comme dans celle de CANADIAN JEWISH REVIEW, les mots « super bock » constituent la partie concrète de la marque de commerce, et en dépit des embellissements ajoutés à certaines des lettres du mot BOCK et de l'enchaînement des lettres du mot SUPER placé au-dessus du mot BOCK, là où le sens de la combinaison exige qu'il soit placé dans un arrondi délicat, ces mots se déchiffrent toujours SUPER BOCK.
Comme l'a dit le juge Cameron, « sans ces mots, il n'y aurait pas de traits spéciaux ou de dessin spécial ».
Étant donné que les deux mots SUPER BOCK constituent une partie éminemment concrète de la marque de commerce, en dépit du désistement dont ils ont fait l'objet, et qu'il n'y a pas de trait dessiné à l'exclusion de ces lettres et de la manière de les « positionner », il s'ensuit, selon le raisonnement du juge Cameron que j'adopte et que j'applique, que la marque de commerce dans son ensemble ne peut être autre chose qu'une description claire de la nature ou de la qualité du produit auquel on l'associe et que, par conséquent, elle n'est pas enregistrable.
Remarque : Ce principe s’applique également aux marques de commerce jugées non enregistrables en vertu des alinéas 12(1)a) ou c) de la Loi.
L’alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce énonce qu’une marque de commerce est enregistrable, sauf si sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services qui y sont liés, des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d’origine de ces produits ou services.
Dans Best Canadian Motor Inns Ltd. c. Best Western International, Inc. (2004), 30 C.P.R. (4e) 481, (ci-après appelée « Best Canadian Motor Inns Ltd. »), la Cour fédérale s’est prononcée sur l’interprétation de l’alinéa 12(1)b) à l’égard des marques de commerce composées (marques de commerce combinaison, c.-à-d., les marques de commerces consistant en une combinaison de signes).
Plus précisément, la Cour fédérale a conclu dans cette décision que les mots « BEST CANADIAN MOTOR INNS » constituaient la caractéristique dominante de la marque de commerce (illustrée ci-dessous) et que, étant donné que ces mots donnaient une description claire de la nature ou de la qualité des services de la requérante, la totalité de la marque de commerce, lorsqu’elle était prononcée, n’était pas conforme à l’alinéa 12(1)b) de la Loi et n’était donc pas enregistrable.
À la lumière de cette décision, le Bureau des marques de commerce considère qu’une marque de commerce combinaison, lorsqu’elle est prononcée, n’est pas conforme à l’alinéa 12(1)b) de la Loi et n’est donc pas enregistrable si elle renferme des éléments mots :
Dans le Canadian Oxford Dictionary, le mot « dominant » est défini comme suit :
« 1. dominating, prevailing, most influential. 2. 2. (of a high place) prominent, overlooking others. […] ». (...).” Dans ce même ouvrage, le verbe « dominate » est défini comme suit : « […] 2. tr. & intr. (of a person, sound, event, etc.) be the most influential or conspicuous factor in […]
Le Petit Robert définit le mot « dominant » comme suit :
1. « Qui exerce l'autorité, domine sur d'autres (...) 2. Qui est le plus important, l'emporte parmi d'autres (capital, premier ministre, prépondérant, primordial, principal) (...). » Il définit également le verbe « dominer » comme suit : « 1. Exercer une influence qui l’emporte sur les autres […] 2. Être le plus apparent, le plus fort, le plus important, parmi plusieurs éléments (l'emporter, prédominer) […] »
Pour déterminer si l’élément mot constitue la caractéristique dominante d’une marque de commerce combinaison, les examinateurs se demanderont si l’élément mot en question représenterait à prime abord, aux yeux du consommateur éventuel, le trait le plus important ou prépondérant de la marque de commerce. À cette fin, ils examineront l’ensemble de la marque de commerce et compareront l’impression visuelle créée par l’élément ou les éléments mot de celle-ci avec l’impression visuelle découlant de l’élément graphique ou des éléments graphiques. Si l’élément graphique de la marque de commerce ne stimule pas l’intérêt visuel, l’élément mot sera considéré comme l’élément dominant.
Pour évaluer l’impression visuelle créée par les éléments, les examinateurs pourront tenir compte de facteurs comme les dimensions des mots et du dessin, la police de caractères, le style, la couleur et l’agencement des lettres utilisées, ainsi que le caractère distinctif inhérent de l’élément graphique.
Compte tenu des définitions qui précèdent, le Bureau est d’avis qu’un seul élément d’une marque de commerce peut être dominant. En conséquence, lorsque l’élément mot et l’élément graphique de la marque de commerce sont aussi importants ou frappants l’un que l’autre, le Bureau estime qu’aucun d’eux ne peut constituer la caractéristique dominante de la marque de commerce.
Lorsque l’élément mot d’une marque de commerce combinaison n’est pas la caractéristique dominante de celle-ci, le registraire est d’avis que la totalité de la marque de commerce ne peut, lorsqu’elle est prononcée, donner une description claire ou donner une description fausse et trompeuse des produits ou services qui y sont liés.
Une marque de commerce ne contrevient pas à l’alinéa 12(1)b) de la Loi si elle ne fait que suggérer la nature ou la qualité des produits ou services qui y sont liés. La marque WATERWOOL a eu droit ainsi à l'enregistrement en liaison avec des vêtements dans la décision Deputy Attorney-General of Canada c. Jantzen of Canada Limited (1964), 46 C.P.R. 66, à la page 72. À la page 72, le président Jackett a tiré la conclusion suivante après examen de la preuve :
[Traduction] Ma première impression, et elle n'a pas changé d'ailleurs, c'est que le mot WATERWOOL pourrait induire en erreur la personne qui le verrait employé en liaison avec un vêtement; il pourrait même vaguement suggérer une association quelconque avec la laine; mais il ne décrit pas un vêtement fait de la laine d'un animal.
On cite souvent l’affaire GRO-PUP dans laquelle une marque de commerce n’a été jugée que suggestive plutôt que clairement descriptive. Il s'agit de Kellogg Co. of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce, [1940] Ex. C.R. 163. Après examen de la preuve, le juge Angers déclare à la page 170 :
[Traduction] […] je ne crois pas que le mot « Gro-Pup » décrit l'article en liaison avec lequel il doit être utilisé, c'est-à-dire de la nourriture pour chiens. Il suggère tout au plus les résultats que l'article est susceptible de produire.
Toutefois, dans l'affaire Quaker Oats Co. of Canada Ltd. c. Ralston Purina Canada Inc. (1987), 18 C.P.R. (3e) 114, la marque de commerce HELPING DOGS LIVE LONGER LIVES a été rejetée, car elle constituait une description claire et qu'elle était, en conséquence, non enregistrable. À la page 119 de la décision, le président de la Commission des oppositions des marques de commerce, G.W. Partington, affirmait ce qui suit en concluant que la marque de commerce décrivait clairement l'effet du produit :
[Traduction] […] je suis d'avis que l'acheteur ordinaire de nourriture pour chiens conclurait immédiatement que la marque de commerce HELPING DOGS LIVE LONGER LIVES appliquée à une telle marchandise décrirait clairement à l'usager qu'en employant les marchandises du requérant, son chien vivrait plus longtemps et en meilleure santé. À cet égard, la situation en l'espèce est très distincte de celle examinée par le juge Angers dans l'affaire Kellogg Co. of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce, [1939] 3 D.L.R. 65, [1940] Ex. C.R. 163, où le juge du procès a conclu que la marque de commerce GRO-PUP appliquée à de la nourriture pour chiens suggérait « tout au plus les résultats que l'article est susceptible de produire ». En outre, je ne considère pas que la décision concernant la marque GRO-PUP puisse encore faire autorité quant à la proposition selon laquelle le résultat d'un article n'est pas suffisant pour rendre impossible l'enregistrement d'une description de ce résultat à titre de marque de commerce. Voir la décision Sharp Kabushiki Kaisha c. Dahlberg Electronics, Inc. (1983), 80 C.P.R. (2e) 47, aux pages 51 et 55.
Si une marque de commerce donne une description claire ou une description fausse et trompeuse des conditions de production, une objection sera soulevée en vertu de l’alinéa 12(1)b) de la Loi. Dans Staffordshire Potteries Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1976), 26 C.P.R. (2e) 134, la Cour a rejeté la demande d'enregistrement concernant la marque de commerce KILNCRAFT au motif qu'une personne voyant cette marque de commerce aurait pour première impression que ces produits (vaisselle) sont fabriqués selon un procédé de cuisson au four. Si tel n'est pas le cas, la marque de commerce représente une description fausse et trompeuse des produits.
Une marque de commerce qui constitue une description claire ou une description fausse et trompeuse des personnes employées à la production des produits ou à l'exécution des services n'est pas enregistrable. Par exemple, la marque de commerce POTTER ne serait pas enregistrable pour les produits de poterie, ni BAKER ne serait enregistrable pour les produits de boulangerie ou les services de boulangerie.
Si une marque de commerce, ou une partie de celle-ci, semble être le nom d'une profession, l'examinateur doit effectuer une recherche afin de déterminer si la marque de commerce, ou une partie de celle-ci, est un titre professionnel. Si la recherche révèle que la marque de commerce, ou une partie de celle-ci, est effectivement composée d'un titre professionnel, l'examinateur doit appliquer le critère de la première impression eu égard aux produits ou services du requérant. Voir Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1978), 40 C.P.R. (2e) 25 et Mitel Corporation c. Registraire des marques de commerce (1984), 79 C.P.R. (2e) 202. S'il est considéré que le consommateur éventuel, au vu de la marque de commerce, aurait comme première impression que les produits ou services sont produits par un membre de cette profession, la marque de commerce sera considérée comme donnant une description claire ou une description fausse et trompeuse des personnes ayant produit les produits ou services et donc non enregistrable conformément aux dispositions de l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce. Voir Life Underwriters Assn. of Canada v. Provincial Assn. of Québec Life Underwriters (1988), 22 C.P.R. (3e) 1 et Lubrication Engineers, Inc. v. Canadian Council of Professional Engineers (1992), 41 C.P.R. (3e) 243.
Le Bureau considère que l'ajout d'une abréviation, d'un acronyme ou d'initiales représentant le titre professionnel compris dans la marque de commerce ne rendra pas celle-ci enregistrable. Voir Life Underwriters Assn ci-dessus et College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of British Columbia v. Council of Natural Medicine College of Canada (2009), 80 C.P.R. (4e) 265.
Les examinateurs noteront toutefois que dans Ontario Dental Assistants Association. c. Association dentaire canadienne, 2013 CF 266, la Cour fédérale a statué qu’un titre professionnel peut être une marque de certification valide :
Je ne suis pas d’accord pour dire que la décision Assn. des Assureurs-vie du Canada c. Assn. Provinciale des Assureurs-vie du Québec, [1988] A.C.F. no 564 (C.F. de 1re inst.), et les affaires dont était saisie la Commission de l’opposition après cette décision tendent à indiquer qu’un titre professionnel ne peut jamais constituer une marque de certification valide. Rien dans la Loi n’empêche qu’un titre professionnel soit validement employé comme marque de certification, dans la mesure où ce titre respecte les critères requis, déjà mentionnés, concernant l’absence de description claire ou de risque de confusion, le caractère distinctif et l’emploi conforme.
Une marque de commerce décrit clairement le lieu d’origine de la marque de commerce si celle-ci, dans son ensemble, renvoie à un nom géographique et si les produits ou services qui y sont liés proviennent du lieu correspondant à ce nom géographique.
Une marque de commerce donne une description fausse et trompeuse du lieu d’origine si la marque de commerce, ou une partie de celle-ci, désigne un nom géographique qui n’est pas le lieu d’origine des produits ou services associés, et si le consommateur canadien moyen ou le vendeur était induit en erreur en croyant que les produits ou services qui y sont liés proviennent du lieu correspondant au nom géographique figurant dans la marque de commerce.
Une marque de commerce est considérée comme un nom géographique si les recherches indiquent qu’elle n’a pas d’autre sens que le nom géographique. Dans la décision MC Imports Inc. c. Afod Ltd., 2016 CAF 60, le juge Trudel, J.C.A., a formulé les commentaires suivants au paragraphe 65 :
Si les produits ou les services proviennent du lieu auquel renvoie la marque de commerce, alors cette marque donne une description claire du lieu d'origine. Il n’y a aucune ambiguïté lorsque la marque de commerce est le nom d’un lieu d’origine qui inviterait à une enquête plus approfondie : faire référence au lieu d’origine par son nom est le summum de la clarté. C'est pourquoi le point de vue du consommateur ordinaire des produits ou des services n'est pas nécessaire. Comme il a été signalé précédemment, en déposant une demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui renvoie à un lieu géographique, le demandeur ne doit pas être autorisé à bénéficier du manque de connaissances du consommateur en géographie.
Toutefois, si la recherche démontre que la marque de commerce possède d’autres sens, comme un prénom, un nom de famille, un mot du dictionnaire, un terme ordinaire du commerce, ou une autre signification reconnue par une source faisant autorité, l’examinateur doit alors considérer la première impression du consommateur canadien moyen ou du vendeur des produits ou services du requérant pour déterminer si le nom géographique est le sens premier ou prédominant de la marque de commerce.
Pour évaluer si une marque de commerce est un nom géographique, les examinateurs peuvent tenir compte des noms de continents, de pays, de provinces, d’états, de régions, de villes, de quartiers et de rues. Voir Lum c. Coby Cragg Inc. (2015), 134 C.P.R. (4e) 409 et General Motors du Canada c. Decarie Motors Inc. (2000), 9 C.P.R. . (4e) 368.
Les examinateurs doivent garder à l’esprit qu’une marque sous forme de dessin peut être considérée comme l’équivalent du nom géographique de ce lieu si le consommateur canadien moyen ou le vendeur des produits ou services qui y sont liés reconnaît, à sa première impression, que le dessin consiste en une représentation de ce lieu géographique. Par exemple, une représentation d’une carte de l’Italie pour des vins peut être considérée comme l’équivalent du nom géographique de l’Italie.
Les examinateurs doivent également tenir compte que, lorsque prononcés, une variante orthographique ou un équivalent phonétique d’un nom géographique sont traités de la même façon que le nom géographique lui-même, p. ex., SHECAWGO, KAYBEK.
Un nom géographique au pluriel, sous forme d’adjectif ou à la forme possessive est également traité de la même façon que le nom géographique lui-même, p. ex., CUVÉE DU VATICAN, TORONTOS, CANADA’S NATIONAL LAW FIRM.
Si l’on détermine qu’une marque de commerce est un nom géographique, le lieu d’origine réel des produits ou services liés à cette marque sera vérifié suite à une confirmation fournie par le requérant, soit volontairement lors de la production de la demande, ou en réponse à une demande par écrit de la part de l’examinateur.
L’examinateur demandera une confirmation du lieu d’origine des produits et services liés, quelle que soit l’adresse du requérant.
Il est possible de déterminer que les produits ou services proviennent d’un lieu géographique s’ils y sont fabriqués, produits, cultivés, assemblés, conçus, fournis ou vendus, ou si la composante principale ou l’ingrédient principal provient de ce lieu géographique.
Malgré qu’une marque de commerce puisse identifier plus d’un lieu géographique, elle reste assujettie à l’alinéa 12(1)b) puisque son sens premier demeure celui d’un nom géographique. Par exemple, le fait que QUÉBEC puisse faire référence à la province ou à la ville n’enlève pas son sens premier d’être un nom géographique.
Dans certains cas, le sens d’un mot peut signifier plusieurs endroits géographiques, mais son sens premier demeure celui d’un endroit particulier. Par exemple, les mots AMÉRIQUE ou AMÉRICAIN peuvent faire référence aux continents de l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud, mais peuvent aussi désigner le pays des États-Unis d’Amérique. Malgré qu’ils fassent référence à plusieurs lieux géographiques, pour le consommateur canadien moyen, le sens des mots AMÉRIQUE et AMÉRICAIN est principalement celui du pays des États-Unis d’Amérique.
Lorsque deux termes géographiques sont combinés dans une même marque de commerce, le sens premier de la combinaison peut demeurer géographique si le consommateur en vient à croire que les produits ou services proviennent des deux lieux nommés dans la marque de commerce, p. ex. CANADA USA.
Si les produits et services liés ne proviennent pas du lieu correspondant au nom géographique compris dans la marque de commerce, l’examinateur doit déterminer si la marque est une description fausse et trompeuse du lieu d’origine. Si, à sa première impression, le consommateur canadien moyen ou le vendeur des produits ou services du requérant était induit en erreur en croyant que les produits ou les services liés ont leur origine dans le lieu géographique visé par la marque de commerce, la marque de commerce sera considérée être une description fausse et trompeuse du lieu d’origine.
Pour déterminer si une marque de commerce est fausse et trompeuse du lieu d’origine, l’examinateur tiendra compte du fait que le Canadien moyen est conscient que certaines villes, certains états, certaines régions et certains pays sont généralement reconnus comme étant des centres de fabrication, de commerce ou d’industrie et une source probable d’une grande variété de produits ou services, ou ont une réputation établie en tant que producteurs ou fabricants de certains produits ou services. Par exemple, la Suisse est reconnue pour le chocolat, les fromages, et les montres, la Grande-Bretagne est reconnue pour la porcelaine et l’acier trempé, et l’Espagne, la France, l’Allemagne, la Californie, l’Australie, l’Okanagan et Niagara sont reconnues pour des vins.
Dans Promotions Atlantique Inc. c. Registraire des marques de commerce (1984), 2 C.P.R. (3e) 183, la Cour a confirmé la décision du registraire selon laquelle la marque projetée MILAN SHOWERGEL pour des savons moussants, des lotions de rinçage et autres articles de douche analogues, constituait une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des produits.
De même, dans l’affaire T.G. Bright & Co., Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1985), 4 C.P.R. (3e) 64, la Cour a maintenu la décision du registraire de rejeter la demande d’enregistrement de la marque de commerce CASABLANCA en liaison avec des vins. Elle a jugé que la marque constituait une description fausse et trompeuse du lieu d'origine des produits. On peut se reporter également à la décision concernant la marque BRIGHTS FRENCH HOUSE (1986), 9 C.P.R. (3e) 239.
Dans certains cas, un nom géographique peut faire partie d’une expression unitaire qui pourrait décrire clairement la nature des produits ou services associés à la marque de commerce, mais pas nécessairement leur lieu d’origine. Par exemple, BACON CANADIEN est un terme utilisé pour faire référence au bacon de dos et décrit clairement la nature des viandes préparées. De la même façon, le MASSAGE SUÉDOIS est un type de massage qui décrit clairement la nature des services de massothérapie.
Les marques de commerce consistant en l’un des 255 noms de domaine de premier niveau de code de pays (TLD) (tels que .ca, .fr, .uk, .us) doivent être examinées pour déterminer le lieu d’origine des produits ou services qui y sont associés.
Par exemple, le Bureau considère que les TLD suivants signifient clairement :
.ca - Canada
.fr - France
.uk - Royaume-Uni
.us - États-Unis
Une marque de commerce composée de l’un de ces termes ou contenant l’un de ces termes est considérée non enregistrable en vertu de l’alinéa 12(1)b) de la Loi si, lorsqu’elle est considérée dans son ensemble, elle donne comme première impression une description claire ou une description fausse et trompeuse du lieu d’origine des produits ou services qui y sont liés. L'ajout de l'un de ces éléments à une marque de commerce qui est clairement descriptive ne rendra pas celle-ci enregistrable.
Voir aussi la section 4.9 Absence de caractère distinctif inhérent dans le présent Manuel.
Lorsqu’une demande de marque de commerce énumère des produits ou des services dans le domaine des produits pharmaceutiques, les examinateurs doivent effectuer une recherche pour déterminer si la marque de commerce consiste en une dénomination commune internationale (DCI). Une dénomination commune internationale (DCI) ou International Nonproprietary Name (INN) identifie une substance pharmaceutique ou un ingrédient pharmaceutique actif par un nom unique qui est reconnu globalement et qui est de propriété publique. Afin d’offrir universellement les DCI, elles sont inscrites dans le domaine public par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), rendant ainsi leur désignation ‘commune internationale’. Elles peuvent aussi être utilisées sans aucune restriction pour identifier des substances pharmaceutiques. Par conséquent, toute marque de commerce qui consiste en une DCI ne sera généralement pas enregistrable aux termes de l’alinéa 12(1)b) de la Loi.
Le Bureau examine les marques de commerce composées d'abréviations, d'acronymes, de sigles ou d'initiales afin de déterminer si elles donnent une description claire ou une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels ils sont employés, ou des conditions de leur production ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d'origine.
On considère qu'une marque de commerce composée d'abréviations, d'acronymes, de sigles ou d'initiales n'est pas enregistrable conformément à l'alinéa 12(1)b) de la Loi si la marque de commerce, envisagée dans son ensemble et d'après la première impression qu'elle crée par rapport aux produits ou aux services, donne une description claire ou une description fausse et trompeuse. Le Bureau considère en outre que l'ajout d'une abréviation, d'un acronyme, d'un sigle ou d'une initiale à une phrase ou un mot clairement descriptif qui fait partie d'une marque de commerce ne rendra pas celle-ci enregistrable.
Les marques de commerce consistant en ou contenant des noms de domaine de niveau supérieur comme .com, .net, .org ne sont pas enregistrables en vertu de l’alinéa 12(1)b) de la Loi si la marque de commerce, lorsqu’elle est considérée dans son ensemble, comme une première impression, décrit clairement ou décrit de façon trompeuse que les produits ou services sont fournis en ligne. L'ajout de l'un de ces éléments à une marque de commerce qui est clairement descriptive n’en fera pas une marque de commerce enregistrable.
Voir aussi la section 4.9 Absence de caractère distinctif inhérent dans le présent Manuel.
Les marques de commerce, qu’elles soient sous formes graphiques, écrites ou sonores, contenant ou consistant en le symbole (#), souvent désigné comme mot-clic, doivent être examinées afin de déterminer si elles donnent une description claire ou une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services, du lieu d’origine, des conditions de leur production, ou des personnes qui produisent les produits liés ou offrent les services.
Un « mot-clic » est une forme de métadonnée composé d’un mot ou d’une phrase précédé par le symbole du mot-clic (#) fréquemment utilisé par les sites de réseautage sociaux pour identifier et faciliter la recherche de mot clefs ou sujets d’intérêts.
Le grand dictionnaire terminologique du Québec définit le terme « mot-clic » de la façon suivante :
Série de caractères précédée du signe #, cliquable, servant à référencer le contenu des micromessages par l’indexation de sujets ou de noms, afin de faciliter le regroupement par catégories et la recherche thématique par clic.
TERMIUM Plus définit le mot-clic comme suit :
Mot-clé, série de mots-clés ou thème précédé du symbole numéro (dièse ou croisillon) servant à indexer et classer du contenu.
Une marque de commerce contenant ou comprenant le symbole mot-clic (#) ou le mot « MOT-CLIC » sera considérée non enregistrable conformément à l’alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce si la marque de commerce, considérée dans son entier et d’après la première impression qu’elle crée par rapport aux produits ou aux services, donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits ou services. Donc, l’ajout du symbole (#) ou l’équivalent écrit à une marque de commerce qui est clairement descriptive ne rendra pas celle-ci enregistrable.
Par exemple, la marque de commerce #ITALIE pour des souliers et la vente au détail de vêtements et de souliers, serait considérée comme étant clairement descriptive ou donnant une description fausse et trompeuse du lieu d’origine des produits et des services puisque la marque de commerce décrit clairement que les souliers et les vêtements proviennent de l’Italie.
Un autre exemple serait la marque de commerce MOT-CLIC FRAIS pour des fruits et des légumes et la vente au détail de nourriture. Le mot « FRAIS » après le mot « MOT-CLIC » décrit clairement la nature des produits et des services. Donc, la marque de commerce, dans son ensemble, est considérée clairement descriptive puisque la marque de commerce décrit clairement que les fruits et légumes sont frais.
Lorsqu’ils considèrent le symbole (#) ou le mot MOT-CLIC, les examinateurs doivent aussi prendre en considération l’impression globale et le positionnement du symbole ou du mot. Si le symbole ou mot précède un chiffre (p. ex. : VOTRE CHOIX NO 1, #19 RALPH) ou si le symbole est utilisé comme la touche carré (croisillon) numérique ou téléphonique (p. ex. LE CHIEN #, CHOISISSEZ VOTRE # ), le symbole ne sera pas considéré comme étant utilisé à titre de mot-clic.
Le nom des produits ou des services, dans quelque langue que ce soit, ne constitue pas une marque de commerce enregistrable pour la raison évidente qu’il ne permet pas de distinguer les produits ou services offerts par une personne de ceux d’autres personnes.
L’examinateur doit demander à un requérant de fournir une traduction des mots de la marque de commerce qui ne sont ni en anglais ni en français, conformément à l’alinéa 30(2)d) de la Loi et à l’alinéa 31d) du Règlement.
Si la marque de commerce consiste en tout ou en partie en des caractères autres que latins, l’examinateur doit demander une translittération de ces autres caractères en caractères latins qui sont conformes à la phonétique de la langue de la demande (afin d’évaluer comment la marque de commerce est prononcée) conformément à l’alinéa 31b) du Règlement.
Si une marque de commerce est un mot composé écrit en un seul mot, il ne sera pas nécessairement requis de fournir une traduction ou une translitération d’une portion constituant la marque de commerce. Par contre, si une portion de la marque de commerce se distingue particulièrement, par exemple en ayant un caractère d’imprimerie différent, une couleur différente, etc., le requérant devra fournir une traduction en anglais ou en français de tout mot d’une autre langue. Le requérant peut aussi devoir fournir une translittération de toute matière exprimée en caractères autres que latins ou de chiffres autres qu’arabes ou romains dans la marque de commerce.
Si la marque de commerce ou sa traduction indique le nom des produits ou services, l’examinateur doit soulever une objection en vertu de l’alinéa 12(1)c) de la Loi sur les marques de commerce. Voir Brûlerie des Monts Inc. c. 3002462 Canada Inc. (1997), 75 C.P.R. (3e) 445 (C.F. 1re inst.).
Une marque de commerce qui est le nom des produits ou des services ne peut pas être enregistrée sur présentation d’un caractère distinctif acquis en vertu du paragraphe 12(3) de la Loi.
Voir la section 3 du présent Manuel pour une discussion sur la confusion.
Certaines marques de commerce qui ne peuvent être adoptées ou employées sont énumérées aux articles 9, 10 et 10.1 de la Loi sur les marques de commerce. L'interdiction de l’enregistrement s'applique à la fois aux marques de commerce qui sont des marques interdites ainsi qu'aux marques de commerce dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre avec elles.
Compte tenu des principes énoncés dans Olympic Association c. Allied Corp. (1989), 28 C.P.R. (3e) 161 (CAF), le registraire estime que la date pertinente pour évaluer l’enregistrabilité en vertu de l’alinéa 12(1)e) de la Loi est la date de la décision de rejeter la demande d’enregistrement de la marque de commerce du requérant.
Le cas échéant, on considère qu’il y a avis public de la part du registraire lorsque les détails concernant la marque interdite sont publiés sur le site Web de l’OPIC dans le Journal des marques de commerce.
Une marque de commerce ne peut être enregistrée si elle est composée des objets suivants ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec l'une de ces marques :
Dans T.S. Simms & Co.Ltd. c. Commissioner of Patents [1938] Ex. C.R. 326, l'enregistrement de la représentation d'une couronne ressemblant à la Couronne royale incluse dans l'écusson royal a été rejeté au motif qu’il était interdit en vertu de l’article 14 de la Loi sur la concurrence déloyale (ce qui correspond aujourd’hui à l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce) :
[Traduction] Je ne pense pas que l'article 14 interdise l'utilisation d'une couronne en général; mais selon moi, elle défend d'employer une couronne faisant partie des armoiries ou de l'écusson de Sa Majesté ou d'un membre de la famille royale ou une couronne qui y ressemble assez pour porter à confusion.
Une objection sera soulevée en vertu de l’alinéa 9(1)d) de la Loi en ce qui concerne l'enregistrement de toute marque de commerce qui laisse croire à l’existence d’un lien avec une autorité royale, vice-royale ou gouvernementale ou au patronage de celle-ci.
Toutefois, une marque de commerce qui ne fait qu’allusion en général à une royauté ou à une couronne peut généralement être enregistrée. Par exemple, dans A.B. Statens Skogsindustrier c. Registrar of Trade Marks (1964), 46 C.P.R. 96, il a été jugé que la marque de commerce ROYAL BOARD THREE CROWNS & Design ne contrevenait pas à l'alinéa 9(1)d) de la Loi.
Dans l’affaire Canada Post Corp. c. MacLean Hunter Ltd. (1994), 55 C.P.R. (3e) 559, la marque de commerce LASER POST en liaison avec des services de publipostage et des produits de publipostage personnalisés, a été rejetée parce qu’on a conclu qu’il y avait une association importante dans l’esprit du public entre le mot « poste » et l’opposant lorsqu’il est employé pour des produits et des services liés au courrier. En outre, les clients présumeraient que la Société canadienne des postes avait approuvé, autorisé, parrainé ou octroyé une licence pour l'emploi par le requérant de la marque de commerce LASER POST.
Remarque : L’alinéa 9(1)d) ne s’applique pas aux gouvernements étrangers, compte tenu de la décision rendue dans Institut National des Appellations d'Origine c. Chock Full O'Nuts Corp. (2000) 9 C.P.R. (4e) 394.
Voici des exemples d'armoiries, d'écussons et de drapeaux dont l'adoption et l'emploi par les autorités gouvernementales ou municipales ont fait l'objet d'un avis public et qui ne sont pas acceptables en tant que marques de commerce :
Les armoiries du Canada, qui ont fait l'objet d'un avis en vertu de l'alinéa 9(1)e) dans le Journal des marques de commerce du 13 avril 1955.
Le Red Ensign canadien avec l'écusson contenant les armoiries du Canada inscrit dans le drapeau, qui a été également fait l’objet d’un avis public en vertu de l’alinéa 9(1)e) dans le Journal des marques de commerce le 13 avril 1955.
Le drapeau canadien.
Le 14 avril 1965, et conformément à l'alinéa 9(1)e), l'adoption et l'emploi du drapeau canadien ont fait l'objet d'un avis public dans le Journal des marques de commerce. Ce drapeau consiste en une feuille d'érable à onze pointes placée sur un carré blanc, lequel est encadré de part et d'autre par deux rectangles rouges, la longueur de l'ensemble étant le double de la largeur. Puisque le drapeau national du Canada constitue une marque interdite, l’examinateur doit soulever une objection en vertu de l’alinéa 12(1)e) de la Loi pour toute demande portant sur une marque de commerce constituant ou comportant le drapeau canadien.
Malgré ce qui précède, un décret du conseil C.P. 1965-1623 intitulé « Buts et conditions de l'usage par le public de certains symboles et emblèmes canadiens » a été pris le 2 septembre 1965 qui autorise, à l'article 4, l'usage d'une feuille d'érable sur une marque de commerce ou un dessin incorporant la feuille d’érable à onze pointes qui fait partie du drapeau national (voir marque interdite 970441 publiée conformément à l’alinéa 9(1)i) de la Loi sur les marques de commerce), à condition que :
Cette autorisation concerne l'usage de la feuille d'érable à 11 pointes lorsque celle-ci fait partie d'une marque de commerce combinaison. La marque de commerce doit inclure une autre partie qui est enregistrable.
Dans les cas où une marque de commerce comprend la représentation du drapeau canadien, il faut à la fois obtenir un consentement et inclure un désistement. Le consentement peut être demandé à l'adresse suivante :
Cérémonial d’État et symboles canadiens
Direction du Cérémonial d’État et Événements ministériels
Ministère du Patrimoine canadien
Ottawa (Ontario)
K1A 0M5
Ces alinéas énumèrent les interdictions à l’égard de l’adoption ou de l’emploi de la marque de commerce de l’emblème de la Croix-Rouge sur fond blanc, des expressions « Croix-Rouge » ou « Croix de Genève », de l’emblème du Croissant rouge sur fond blanc, de l’emblème du troisième Protocole et du signe des Lion et Soleil rouges employés par l’Iran.
Une objection sera soulevée lorsqu’une marque de commerce dans son ensemble est composée des marques interdites énumérées dans ces paragraphes, ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.. Si des éléments additionnels, tels que des mots, des éléments graphiques, etc. sont ajoutés à la marque de commerce, la marque de commerce en entier peut ne pas être composée de ces marques interdites, ou y ressembler tellement qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec ces marques interdites. Il convient de noter que si une couleur autre que le rouge est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, celle-ci ne serait pas réputée contrevenir aux dispositions de ces alinéas.
Cet alinéa interdit l’adoption de toute marque composée de, ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec le signe distinctif international de la protection – triangle équilatéral bleu sur fond orange – visé au paragraphe 4 de l’article 66 de l’annexe V de la Loi sur les conventions de Genève.
Aux termes de l'article 6ter de la Convention de Paris, le registraire peut recevoir du Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle une demande de protection concernant des drapeaux territoriaux ou civiques, des armoiries, écussons ou emblèmes nationaux, territoriaux ou civiques ou encore tout signe ou poinçon officiel de contrôle et garantie.
L'interdiction concernant l'adoption pour l’emploi, à titre de marque de commerce, du drapeau national d'un pays de l'Union ne requiert ni une communication du Bureau international ni un avis public du registraire.
Conformément à l'article 6ter de la Convention de Paris, le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle peut communiquer avec le registraire pour l'informer d'une demande de protection à l'égard d'armoiries, d'un drapeau ou autre emblème ou encore d’une dénomination et du sigle d'une organisation intergouvernementale internationale.
L'avis public est donné dans le Journal des marques de commerce. Les renseignements qui sont publiés dans le Journal des marques de commerce sont aussi saisis dans la base de données, de sorte qu’un membre du public ou qu’un examinateur peut trouver toute marque interdite lors de ses recherches.
L’alinéa 9(1)j) de la Loi sur les marques de commerce interdit l’adoption de toute marque de commerce composée de, ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec une devise ou un mot scandaleux, obscène ou immoral.
L'examinateur qui veut appliquer l'alinéa 9(1)j) à une marque de commerce peut tenir compte des éléments suivants :
Pour déterminer si une marque de commerce est scandaleuse, obscène ou immorale, l'examinateur doit juger si la marque de commerce offenserait les sentiments ou la sensibilité d'une partie importante de la population.
Dans la décision La Marquise Footwear Inc. Re. (1946), 64 R.P.C. 27, le juge Evershed a infirmé la décision du registraire de rejeter la demande d'enregistrement de la marque de commerce composée du mot OOMPHIES pour des chaussures, qui n'est pas un mot inventé, au motif que le mot « oomph » fait allusion à l'attrait sexuel dans l’argot américain. Le juge Evershed, tout en infirmant la décision du registraire, a clairement statué qu'il était d'accord avec les principes sur lesquels le registraire s'était appuyé, en déclarant à la page 30 :
[Traduction] Je dois sans aucun doute accepter le fait qu'il incombe au registraire (et j'espère qu'il n'hésitera jamais à agir ainsi) de ne pas seulement tenir compte des goûts de l'époque, mais aussi des susceptibilités des personnes, qui sont loin d'être des cas isolés, qu'on peut toujours qualifier de vieux jeu. Et, si le registraire pense que la marque peut heurter les sentiments ou les susceptibilités de ces personnes, il envisagera à juste titre le refus de l'enregistrement.
Aussi, la décision Miss Universe, Inc. c. Bohna (1991) 36 C.P.R. (3e) 76 (C.O.M.C.) [confirmé par (1992) 43 C.P.R. (3e) 462 (C.F.), puis infirmé pour cause de confusion par (1994), 58 C.P.R. (3e) 381 (C.A.F.)] indique, à la page 82 de la décision :
[Traduction] Je dois dire que présentement, nous vivons dans ce qui est généralement appelé une ‘période permissive’ où les normes de moralité acceptées dans le passé sont en train de changer. La difficulté est de déterminer ce que sont les normes de moralité acceptables aujourd’hui et ce qui serait toujours considéré immoral, scandaleux ou obscène pour certaines personnes, qui ne sont pas rares.
Même si on ne dit pas spécifiquement « non négligeable », la mention « qui ne sont pas rares » sous-entend la même idée.
Dans une autre affaire, l'enregistrement d’une marque de commerce a été rejeté parce qu'il avait été allégué que la marque de commerce heurterait les sentiments religieux des gens. Dans la décision Hallelujah Trade Mark, [1976] R.P.C. 605, le mot HALLELUJAH en liaison avec des articles de vêtements pour femmes s'est vu refuser l'enregistrement pour le motif que ce mot avait un sens religieux évident et qu'il offenserait les mœurs de l'époque s'il était associé à ces produits. Ainsi, le Bureau est d'avis que les marques de commerce à connotation religieuse ne sont généralement pas considérées comme étant appropriées pour l'obtention d'un enregistrement d'une marque de commerce.
Une marque de commerce représentant deux danseuses aux seins nus a été jugée contraire à l'alinéa 9(1)j) et a été rejetée par le registraire conformément à l'alinéa 12(1)e) (voir la demande no 409882).
Une marque de commerce composée de, ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec toute manière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant, n’est pas enregistrable en vertu des dispositions de l’alinéa 12(1)e) de la Loi sur les marques de commerce.
Le fait de soulever une objection en vertu de l’alinéa 12(1)e) et de l’alinéa 9(1)k) de la Loi sur les marques de commerce n’a pas pour but de rejeter l’enregistrement du nom de la personne ou de toute question la concernant, mais de veiller à ce qu’il n’y ait pas d’appropriation ou d’exploitation du nom ou de toute autre manière à des fins commerciales sans la permission de la personne. Dans la décision Baron Philippe de Rothschild, S.A. c. La Casa de Habana Inc. (1987), 19 C.P.R. (3e) 114 : « Une personne ne peut exploiter commercialement le nom ou la ressemblance d’une autre personne sans permission. A mon avis, le délit d’appropriation de personnalité a été commis et doit être prohibé. »
Puisque le libellé de l'alinéa 9(1)k) peut être interprété dans un sens très large, l'examinateur doit se préoccuper plus particulièrement de la façon dont une marque de commerce pourrait « faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant ». Il doit avoir connaissance de tout détail comme un sobriquet, une caricature, un détail vestimentaire ou toute autre caractéristique que le public associe à une personne et qui ne peut être enregistrée en tant que marque de commerce si elle suggère faussement un rapport avec ce particulier. Voir Carson c. Reynolds (1980), 49 C.P.R. (2e) 57.
Les examinateurs doivent déterminer si le consommateur moyen des produits ou des services liés serait trompé par l’utilisation de la marque de commerce en supposant que la personne a parrainé, approuvé ou appuyé les produits ou les services du requérant ou que les produits ou les services du requérant constituent une « dérivation » des activités de la personne. Voir Jean Cacharel, S.A. c. Reitman's (Canada) Ltd. (1984), 3 C.P.R. 459 et Daniel Hecter c. SA Daniel D. Société Anonyme (1990), 31 C.P.R. (3e) 61.
Si le particulier vivant est le requérant, il n’y a pas de faux rapport et l’enregistrement de la marque de commerce ne contrevient pas à l’alinéa 12(1)e).
Toutefois, si le requérant n’est pas le particulier vivant, un consentement tel que décrit au paragraphe 9(2)a) sera requis afin de surmonter l’objection.
Compte tenu de la décision Jack Black L.L.C. c. Canada (Procureur général) (2014), 127 C.P.R. (4e) 192, et dans les cas où le consentement à l’utilisation et à l’enregistrement de la marque de commerce en vertu de l’alinéa 9(2)a) de la Loi n’a pas été fourni, le registraire peut prendre en considération les arguments fondés sur des éléments de preuve déposés par affidavit ou déclaration solennelle qui établissent qu’aucun lien avec le particulier vivant n’a jamais été prévu par le demandeur, qu’il n’y a pas eu de plaintes du particulier vivant concernant l’emploi de la marque de commerce au Canada et qu’il n’y a pas eu de cas de vente ou de prestation de produits ou de services fondés sur la suggestion fausse qu’il existe un rapport de quelque façon que ce soit avec le particulier vivant.
Lors de l’évaluation de l’enregistrabilité du nom d’un particulier vivant ou de toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant, l’examinateur doit déterminer si le particulier vivant a « une solide réputation au sein du public ». Au Canada, un particulier vivant aura une « réputation solide au sein du public » lorsqu’un grand nombre de Canadiens connaissent le particulier vivant avec lequel la marque de commerce suggère faussement un rapport. Voir Carson, précité; Bousquet c. Barmish Inc. (1991), 37 C.P.R. (3e) 516, décision confirmée par (1993), 46 C.P.R. (3e) 510; et Jack Black L.L.C., précité.
Dans le cadre de l’examen effectué en vertu de l’alinéa 9(1)k) de la Loi, et conformément aux principes énoncés dans l’arrêt Bousquet, précité, les examinateurs feront des recherches sur les renseignements qui sont accessibles au grand public au Canada pour déterminer s’il existe des preuves que la personne a « une réputation solide au sein du public » et qu’un nombre important de Canadiens seraient portés à croire que les produits ou les services associés à la marque de commerce du requérant sont liés à la personne vivante. Voir Jack Black L.L.C., précité. Dans le cadre de la recherche, on peut tenir compte des sites Web qui renvoient aux personnes vivantes et des données probantes concernant le nombre de Canadiens qui ont accédé aux sites Web ainsi que des articles qui sont publiés dans les principaux quotidiens canadiens et qui ont une grande diffusion. Voir Villeneuve c. Mazsport Garment Manufacturing Inc. (2005), 50 C.P.R. (4e) 127 et Waltrip c. Boogiddy Boogiddy Racing Inc, (2007), 64 C.P.R. (4e) 357.
Lorsqu’une marque incorpore toute matière qui peut faussement suggérer un lien avec un groupe musical, une objection peut être soulevée en vertu de l’alinéa 9(1)k) de la Loi sur les marques de commerce s’il est déterminé, au moyen de recherches, que le groupe musical a une réputation solide au sein du public au Canada.
Le terme « groupe » est défini dans Le Petit Robert comme « ensemble de musiciens et de chanteurs appartenant à une même formation ». Selon la Loi d’interprétation, « les mots au singulier comprennent le pluriel, et les mots au pluriel comprennent le singulier », l’alinéa 9(1)k) de la Loi sur les marques de commerce s’applique également à une personne vivante et aux personnes vivantes.
Voir aussi la section 4.7.14 du présent Manuel.
On peut surmonter une objection soulevée conformément à l’alinéa 9(1)k) de la Loi avec une lettre de consentement comme celle qui est décrite à l’alinéa 9(2)a).
Si le consentement est donné, la déclaration « Le consentement de XXX est au dossier » (où XXX est le nom de la ou des personnes qui donnent le consentement) sera incluse dans les détails de la demande et publiée dans les détails de l’annonce.
Dans le cas des groupes musicaux, la déclaration peut être soumise soit par les membres du groupe, par un membre du groupe si il/elle a le droit de donner le consentement, ou par quelqu’un qui est autorisé à le faire en leur nom, comme leur gérant, compagnie de disques, etc. La question de déterminer qui est autorisé à fournir le consentement au nom du groupe revient au requérant.
L’alinéa 9(1)l) de la Loi sur les marques de commerce interdit l’adoption de toute marque de commerce composée de, ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec le portrait ou la signature d’un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes.
Cette interdiction peut être surmontée aux termes de l’alinéa 9(2)a) de la Loi sur les marques de commerce avec une lettre de consentement du particulier dont le portrait ou la signature se trouve dans la marque de commerce. Si le consentement est donné, la déclaration « Le consentement de XXX est au dossier » (où XXX est le nom de la ou des personnes qui donnent le consentement) sera incluse dans les détails de la demande et publiée dans les détails de la l’annonce.
Une lettre de consentement n’est pas exigée si le particulier est le requérant.
Si la marque de commerce n’est pas en soi une signature en entier ou en partie (p. ex., s’il s’agit simplement d’un nom dans une police stylisée), le consentement n’est pas nécessaire. Dans de telles situations, le requérant devra fournir une confirmation écrite que la marque de commerce n’est pas la signature d’une personne.
Une lettre de consentement d’une personne autorisée, telle que l’exécuteur de la succession du particulier, est exigée si le particulier est décédé dans les trente années précédentes.
Remarque : Une marque de commerce qui est composée en tout ou en partie d’un portrait ou d’une signature peut aussi être interdite en vertu des dispositions de l’alinéa 9(1)k) de la Loi si la marque suggère faussement un rapport avec un particulier vivant.
Remarque : L’examinateur doit aussi examiner l’enregistrabilité de la signature en vertu des dispositions de l’alinéa 12(1)a) de la Loi. Le Bureau estime que la signature d’un particulier a un caractère distinctif inhérent puisqu’elle est unique au particulier.
L’alinéa 9(1)m) de la Loi sur les marques de commerce interdit l’adoption de toute marque de commerce composée des mots « Nations Unies » ou du sceau ou emblème officiel des Nations Unies, ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait la confondre avec ceux-ci.
Cet alinéa protège tout insigne, écusson, emblème ou marque des Forces de Sa Majesté, ou d’une université, ou adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des produits ou services.
Toute marque pour laquelle un avis public a été donné en vertu de l’alinéa 9(1)n) constitue un obstacle à l’enregistrement d’une marque de commerce dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.
Dans l’évaluation de la ressemblance entre une marque de commerce et une marque interdite en vertu de l’alinéa 9(1)n), l’examinateur applique le critère énoncé dans Big Sisters Assn. of Ontario c. Grands Frère du Canada (1997), 75 C.P.R. (3e) 177 :
[...] la question qui se pose est de savoir si une personne qui ne connaît qu'une des marques en cause et en garde un vague souvenir, pourrait, sous l'effet d'une première impression, se tromper ou se méprendre.
Dans la même décision, le juge Gibson a aussi dit qu’il faut prendre en considération les facteurs indiqués à l’alinéa 6(5)e) de la Loi, en particulier le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent.
Les examinateurs ne tiendront compte que de la ressemblance entre la marque de commerce et la marque interdite, et non de la nature des produits, des services ou de l’entreprise, ni de la nature du commerce. Voir Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. APA-The Engineered Wood Assn. (2000), 7 C.P.R. (4e) 239 (C.F. 1re inst.) :
Les marchandises ou les services à l’égard desquels on projette de faire enregistrer la marque peuvent être complètement différents, être vendus à des consommateurs tout à fait différents, dans des situations tout à fait différentes, dans un système de commercialisation et de distribution entièrement différent. Malgré cela, la marque ne peut être adoptée ou enregistrée en raison de l’existence d’une marque officielle.
Une fois qu’un avis public d’une marque a été donné en vertu de l’alinéa 9(1)n), elle devient une marque interdite et ne peut généralement pas être adoptée comme marque de commerce. Par conséquent, la marque de commerce doit déférer à la marque interdite lorsqu'un avis public d'une marque de commerce officielle a été donné et qu'une marque de commerce identique, ou une marque dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec elle, fait l'objet d'une demande en instance qui n'a pas encore été annoncée dans le Journal des marques de commerce. Voir Association olympique canadienne c. Olympus Optical Co. (1991), 38 C.P.R. (3e) 1 aux pages 3 et 4 :
[Traduction] L'avocat de l'appelante soutient avec vigueur que l'avis public du 11 juin 1986 ne doit pas être pris en considération parce que la date à laquelle l'enregistrabilité est établie est celle où la demande d'enregistrement est publiée ou, au plus tard, celle à laquelle la déclaration d'opposition est déposée. Nous ne partageons pas ce point de vue. Selon nous, l'appelante n'a acquis aucun droit à l'enregistrement à l'une ou l'autre de ces dates, et l'enregistrabilité n'a pas été établie avant qu'une décision finale ne soit rendue en l'espèce. La Cour s'appuie à cet égard sur la décision Association Olympique canadienne, supra, dans laquelle le juge MacGuigan déclare, à la page 775, que
« …le droit d'enregistrer la marque n'existe plus à compter du moment où l'avis public est donné ». (Se reporter également à Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd., nº du greffe : A-263-89, jugement rendu le 24 juin 1991, par le juge Desjardins, aux pages 9 à 12 [se reporter également à 37 C.P.R. (3e) 413, pages 422-424, 28 A.C.W.S. (3e) 103].
Il importe peu, selon nous, que l'appelante ait présenté une demande d'enregistrement, qu'une telle demande ait été publiée ou qu'une déclaration d'opposition ait été présentée avant la publication de l'avis public du 11 juin 1986. Il était cependant crucial que, au moment où l'on a statué sur la demande, cet avis avait été donné. Le registraire était tenu, lorsqu'il a statué sur la demande, de tenir compte de l'interdiction ainsi créée.
L’état du registre n’est pas pertinent pour déterminer si la marque de commerce est composée d’une marque officielle, ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec une marque officielle. Voir Association olympique canadienne c. IMI Norgren Enots Ltd. 23 C.P.R. (3e) 389).
Ce sous-alinéa prévoit la protection de toutes les armoiries octroyées, enregistrées ou agréées pour l'emploi, au titre des pouvoirs de prérogative de Sa Majesté exercés par le gouverneur général relativement à celles-ci, à la condition que le registraire ait, à la demande du gouverneur général, donné un avis public en ce sens.
Cet alinéa de la Loi sur les marques de commerce interdit l’adoption de toute marque de commerce composée de, ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait la confondre avec le nom « Gendarmerie royale du Canada » ou « G.R.C. », ou toute autre combinaison de lettres se rattachant à la Gendarmerie royale du Canada, ou toute représentation illustrée d’un membre de ce corps en uniforme.
Pour être en mesure de refuser une marque de commerce en vertu de l'article 10, l'examinateur doit tout d'abord établir qu'en raison d'une pratique commerciale ordinaire, cette marque de commerce est reconnue par les vendeurs ou acheteurs au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou la date de production de services ou de produits.
Un premier rapport d’examen serait justifié si le requérant ou d'autres personnes utilisent la marque de commerce dans des imprimés, tels les catalogues, en lui donnant un sens autre que celui d'une marque de commerce pour désigner le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la date de production ou le lieu d'origine de produits ou services.
Rendant une décision lors d'une opposition dans l'affaire Simmonds Aerocessories Ltd. c. Elastic Stop Nut Corp. (1960), 34 C.P.R. 245, le registraire a eu à statuer sur le droit à l'enregistrement d’une marque en liaison avec un manchon rouge de blocage en fibre pour contre-écrou. Après examen de la preuve qui démontrait que les autres fabricants canadiens utilisaient déjà des manchons de ce genre depuis plusieurs années, il a rejeté la demande conformément à l'article 10.
L'examinateur peut aussi rejeter des marques de commerce qui, après avoir été longtemps employées sur le marché (par exemple : « moped » pour des véhicules motorisés), sont reconnus par les commerçants ou acheteurs comme désignant le genre de produits ou services.
Lorsque l'examinateur relève une marque de commerce qui est composée d’une marque interdite ou qui est d’une ressemblance telle qu’on pourrait la confondre avec cette marque de commerce, il doit, en informant le requérant, identifier les dispositions du l’article 9 ou 10 qui s'appliquent. Il doit aussi prévenir le requérant que la marque de commerce n'est pas enregistrable en vertu des dispositions de l’alinéa 12(1)e) de la Loi.
L’alinéa 9(2)a) de la Loi sur les marques de commerce autorise, avec le consentement de Sa Majesté ou de telle autre personne, société, autorité ou organisation que le paragraphe 9(1) est censé avoir voulu protéger, l'emploi, l’adoption ou l'enregistrement d'une marque de commerce interdite. Le consentement doit indiquer clairement qu'il constitue un consentement à l'emploi et à l'enregistrement de la marque de commerce. Le consentement doit inclure soit le numéro de demande en instance ou la marque de commerce et énumérer les produits ou services liés à la demande de marque de commerce, à moins que le consentement puisse être interprété comme un consentement général pour toute demande de marque de commerce, ou pour tous les produits et services. Enfin, le consentement ne peut être restreint à une certaine période dans le temps.
Si le consentement est donné, la déclaration « Le consentement de XXX est au dossier » (où XXX est le nom de la ou des personnes ou de l’organisation ou des organisations qui donnent le consentement) sera incluse dans les détails de la demande et publiée dans les détails de l’annonce.
Si le requérant fournit une preuve suffisante pour que le registraire détermine qu’une autorité publique n’existe plus, une objection en vertu de l’alinéa 12(1)e) et du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi peut être retirée en vertu de l’article 37 de la Loi, car le registraire ne peut être convaincu que la marque de commerce n’est pas enregistrable.
Le sous-alinéa 9(2)b)(i) stipule qu’une objection ne peut être soulevée que si la marque de commerce qui est composée d’une marque interdite mentionnée à l’alinéa 9(1)i.1) ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec une marque interdite mentionnée à l’alinéa 9(1)i.1), vise des produits qui sont identiques ou semblables aux produits à l’égard desquels le signe ou poinçon a été adopté.
Le sous-alinéa 9(2)b)(ii) stipule qu’une objection ne peut être soulevée que si la marque de commerce est composée d’une marque interdite mentionnée à l’alinéa 9(1)i.3) ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait la confondre avec une marque interdite mentionnée à l’alinéa 9(1)i.3), et que l’emploi de la marque de commerce est susceptible d’induire le public en erreur quant au lien entre l’utilisateur et l’organisation.
Dans les cas où une dénomination est, au titre de la Loi sur la protection des obtentions végétales, est utilisée pour désigner une variété végétale, nul ne peut adopter la dénomination comme marque de commerce relativement à cette variété ou à une variété de la même espèce, ni l'utiliser d'une manière susceptible d'induire en erreur, ni adopter, ou utiliser ainsi, une marque dont la ressemblance avec la dénomination est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre.
Agriculture et Agroalimentaire Canada a pour mandat de délivrer des certificats d'obtention pour la dénomination de variétés végétales en vertu de la Loi sur la protection des obtentions végétales. Un certificat permet aux propriétaires de contrôler la multiplication et la vente du matériel de reproduction. La durée de la protection peut aller jusqu'à 18 ans.
Les certificats d'obtention sont publiés dans le Bulletin des variétés végétales dont un exemplaire est régulièrement transmis au Bureau des marques de commerce. Ce dernier inscrit les renseignements dans le registre. De la sorte, les membres du public et les examinateurs peuvent trouver ces marques interdites lors de leurs recherches.
Dans les cas où la marque de commerce est la même qu'une de ces marques interdites ou y ressemble et que la demande est à l'égard de cette variété ou d'une variété de la même espèce, l'examinateur doit soulever une objection en vertu de l'alinéa 12(1)f) de la Loi.
Remarque : Un désistement ne peut surmonter une objection soulevée en vertu de l’alinéa 12(1)f) de la Loi.
Ces alinéas portent sur des indications géographiques protégées pour des vins, spiritueux ou produits agricoles et aliments. Le registraire des marques de commerce doit tenir une liste des indications géographiques protégées et, dans le cas des indications géographiques identifiant un produit agricole ou un aliment, les traductions de ces indications, conformément au paragraphe 11.12(1) de la Loi sur les marques de commerce.
Si la marque de commerce est constituée, en tout ou en partie, d’une indication géographique protégée et la demande couvre les vins ou spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication, ou si la demande couvre un produit agricole ou un aliment appartenant à la même catégorie que le produit agricole ou l’aliment désigné par l’indication géographique dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique, la demande va à l’encontre des alinéas 12(1)g), h) et h.1) de la Loi, selon le cas.
Pour surmonter une objection soulevée en vertu des alinéas 12(1)g), h) ou h.1), le requérant doit confirmer par écrit que les produits proviennent d'un territoire visé par l'indication géographique.
Un désistement ne surmonte pas une objection soulevée conformément à l’alinéa 12(1)g), h) ou h.1) de la Loi.
L’alinéa 12(1)i) de la Loi sur les marques de commerce prévoit ce qui suit :
Sous réserve de l’article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
i) elle est une marque dont l’adoption est interdite par le paragraphe 3(1) de la Loi sur les marques olympiques et paralympiques, sous réserve du paragraphe 3(3) et de l’alinéa 3(4)a) de cette loi.
L’article 3 de la Loi sur les marques olympiques et paralympiques indique :
3. (1) Nul ne peut adopter ou employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou non, une marque olympique ou paralympique, ou une marque dont la ressemblance avec celle-ci est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent ni à un comité d’organisation, ni au COC, ni au CPC.
(4) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher ce qui suit :
a) l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement — comme marque de commerce ou non — d’une marque visée aux paragraphes (1) ou (2) en conformité avec le consentement écrit d’un comité d’organisation obtenu pendant une période réglementaire, ou avec celui du COC ou du CPC obtenu pendant toute autre période; […]
On doit soulever une objection si la marque de commerce consiste en une marque olympique ou paralympique ou dont la ressemblance avec celle-ci est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre. Depuis le 1er janvier 2011, seules les marques listées dans l’annexe 1 de la Loi sur les marques olympiques et paralympiques doivent être considérées. Ces marques de commerce figureront dans les résultats de recherche effectués par les examinateurs. Afin de les distinguer des autres marques, une note en bas de page a été ajoutée indiquant que ces marques ne sont pas des marques de commerce officielles mais qu’elles ont été ajoutées en vue du projet de loi C-47.
Les examinateurs détermineront, en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur les marques de commerce, si les caractéristiques d’une marque de commerce, à l’égard des produits ou services en liaison avec lesquels on projette de l’employer, ses caractéristiques résultent principalement d’une fonction utilitaire. Voir Remington Rand. c. Philips (1995), 64 C.P.R. (3e) 467.
Le paragraphe 12(2) de la Loi sur les marques de commerce prévoit qu’une marque de commerce n’est pas enregistrable si, à l’égard des produits ou services énumérés dans la demande, ses caractéristiques résultent principalement d’une fonction utilitaire. Cette disposition est considérée comme une interdiction absolue d’enregistrement puisque la Loi ne permet pas à un requérant de présenter une preuve établissant que la marque de commerce était devenue distinctive à la date de production de la demande. À ce titre, une objection soulevée en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi peut être surmontée en convainquant le registraire que les caractéristiques de la marque de commerce ne résultent pas principalement d’une fonction utilitaire, ou en excluant ces caractéristiques de la marque de commerce (par la voie d’une déclaration à cet égard et en illustrant la ou les caractéristiques en pointillés dans une représentation visuelle).
Le principe juridique de la doctrine de la fonctionnalité en droit des marques de commerce interdit l’enregistrement des caractéristiques fonctionnelles d’un produit. La doctrine de la fonctionnalité, comme l’a souligné la Cour suprême du Canada dans Kirkbi AG c Ritvik Holdings Inc., [2005] 3 RCS 302, 2005 CSC 65 (« Kirkbi »), veille à ce que la protection des caractéristiques utilitaires d’un produit soit conférée par un brevet à durée limitée et non pas par l’enregistrement d’une marque de commerce dont la durée est potentiellement illimitée (en raison des renouvellements).
Les caractéristiques d’une marque de commerce résultent principalement d’une fonction utilitaire si ces caractéristiques sont essentielles à l’utilisation ou au but des produits ou services énumérés dans la demande. Comme l’a souligné la Cour suprême dans Kirkbi, la question consiste à savoir si les caractéristiques d’une marque de commerce visent principalement à répondre à une fonction et si l’enregistrement conférerait à un commerçant un monopole sur ses caractéristiques fonctionnelles.
Considérant que le but principal de cette disposition de la Loi est de veiller à ce que les droits conférés à un brevet ne soient pas étendus indéfiniment par la protection conférée par une marque de commerce, cette disposition ne s’appliquera généralement pas à une marque de commerce constituée de mots.
Voici une liste non exhaustive de ces types de marques de commerce pour lesquelles une objection relative à la fonctionnalité en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi pourrait être soulevée.
Une marque de commerce constituée (en tout ou en partie) d’une forme tridimensionnelle d’un des produits indiqués dans la demande n’est pas enregistrable si la forme de l’objet vise principalement une fonction. Ce type de fonctionnalité a été examiné en détail par les tribunaux canadiens. Les examinateurs concluront que la forme des produits est fonctionnelle en déterminant si la forme ne vise rien d’autre qu’une fonction. Autrement dit, si la forme ne semble pas être simplement décorative, accessoire ou arbitraire, une objection sera généralement soulevée.
Le fait de savoir si les caractéristiques d’une marque de commerce sont protégées par un brevet (en vigueur ou expiré) pourrait permettre de déterminer si la marque de commerce constituée d’une forme tridimensionnelle est fonctionnelle puisqu’il est fort probable que les caractéristiques de la marque de commerce résultent principalement d’une fonction utilitaire.
À titre d’exemple, dans Imperial Tobacco Co c le Registraire des marques de commerce [1939] DLR 65, CanLII 261 (CF), la Cour fédérale a donné raison au registraire de rejeter la marque de commerce, un signe distinctif décrit comme [TRADUCTION] « un emballage extérieur transparent comportant une bande de couleur entourant le paquet »
puisqu’il s’agissait d’une caractéristique fonctionnelle, donc non enregistrable. La Cour a souligné que la requérante était propriétaire de deux brevets antérieurs relatifs à ces caractéristiques et a conclu ce qui suit : [TRADUCTION]
On ne saurait lire le mémoire descriptif de ces deux brevets sans conclure qu’il décrit précisément les caractéristiques principales de la marque de commerce que l’appelante cherche maintenant à faire enregistrer. Les inventions alléguées divulguées dans ces brevets visaient à répondre à certaines fonctions, l’emballage et le ruban de déchirage, ainsi que l’un des brevets indiquent qu’il est souhaitable que le ruban de déchirage soit de couleur différente à celle de l’emballage, de sorte que le ruban soit facilement visible en raison du contraste créé avec l’emballage extérieur.
Il me semble que la marque de commerce visée par la demande cherchait à remplacer les brevets mentionnés s’il s’avérait qu’ils sont jugés invalides, ce qui était le cas. À mon avis, une combinaison d’éléments qui sont essentiellement destinés à remplir une fonction, soit dans ce cas-ci un emballage transparent à l’épreuve de l’humidité et une bande permettant d’ouvrir l’emballage, ne saurait faire l’objet d’une marque de commerce, et permettre le contraire donnerait lieu à de graves abus.
Dans un autre exemple, la Cour d’appel fédérale, dans Remington Rand Corp c Philips Electronics N.V. (1995), 191 NR 204 (CAF), a radié les enregistrements d’un dessin bidimensionnel et d’un signe distinctif pour des rasoirs électriques comportant un bloc d’assemblage à trois têtes rotatives, les caractéristiques de la marque de commerce étant principalement fonctionnelles : [TRADUCTION]
En l’espèce, les têtes de rasage sont fonctionnelles et leur disposition en triangle équilatéral est fonctionnelle. Puisqu’il représente ces éléments fonctionnels, le dessin-marque est principalement fonctionnel.
[...] Le signe distinctif dans la présente espèce est invalide, selon moi, parce qu’il se rapporte aux aspects fonctionnels du rasoir Philips. Une marque qui ne se borne pas à distinguer les marchandises de son titulaire, mais se rapporte à la structure fonctionnelle des marchandises même, outrepasse les limites légitimes d’une marque de commerce.
Une seule couleur ou une combinaison de couleurs, avec ou sans contour délimité, n’est pas enregistrable si elle vise principalement une fonction. À titre d’exemple, la couleur rouge sert principalement d’avertissement en liaison avec les panneaux de signalisation; elle n’est donc pas enregistrable en liaison avec ces produits. La couleur bleue indique l’alimentation en eau froide en liaison avec des tuyaux en plastique et en métal; elle n’est donc pas enregistrable en liaison avec ces produits.
Les marques sonores sont généralement jugées fonctionnelles si le son est essentiel au but des produits ou services avec lesquels elles sont liées. À titre d’exemple, puisque le but principal d’une sonnerie, d’un réveille-matin, d’une sonnette ou d’une alarme de sécurité est de faire du bruit, les marques sonores ne sont généralement pas enregistrables en liaison avec ces produits.
Les marques constituées, en tout ou en partie, d’une saveur sont généralement jugées fonctionnelles en liaison avec des produits ou services dont le but principal est de donner ou de transmettre du goût. À titre d’exemple, une marque saveur en liaison avec des arômes alimentaires n’est pas enregistrable.
Les marques constituées, en tout ou en partie, d’une odeur ne sont généralement pas enregistrables en liaison avec des produits dont la fonction principale est de transmettre une odeur. À titre d’exemple, une marque odeur en liaison avec des parfums ou des assainisseurs d’airs n’est pas enregistrable.
Une marque de commerce, afin de ne pas être rejetée, doit avoir un certain degré de caractère distinctif inhérent ou doit avoir acquis un caractère distinctif au moment de la production de la demande.
En vertu de l’alinéa 32(1)b) de la Loi sur les marques de commerce (la « Loi »), le registraire a le pouvoir de soulever une objection selon laquelle une marque de commerce ne possède pas de caractère distinctif inhérent :
Le requérant fournit au registraire toute preuve que celui-ci peut exiger établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la demande d’enregistrement, si selon le cas :
elle n’a pas, selon l’avis préliminaire du registraire, de caractère distinctif inhérent
Le terme « distinctive » est défini à l’article 2 :
Se dit de la marque de commerce, qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire de ceux d’autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.
L’alinéa 37(1)d) stipule que le registraire rejette une demande d’enregistrement d’une marque de commerce s’il est convaincu que la marque de commerce n’est pas distinctive. Si le registraire n’est pas convaincu que la marque de commerce n’est pas distinctive, alors la demande doit être annoncée.
Tel qu’énoncé dans H.G. Fox, Canadian Law of Trade Mark, 3e ed., Toronto, Carswell, 1972, à la page 25 :
the essence of a protectable trade mark and the foundation of trade mark law...is and always has been distinctiveness. 'Distinctiveness means some quality in the trade mark which earmarks the goods so marked as distinct from those of other producers of such goods'.
[traduction]: L’essence de la protection d’une marque de commerce et le fondement du droit des marques de commerce sont et ont toujours été le caractère distinctif. Le « caractère distinctif » désigne une qualité d’une marque de commerce qui permet de distinguer des produits ainsi identifiés de manière distincte de tels produits d’autres commerçants.
La Loi prévoit deux situations différentes dans lesquelles une marque de commerce peut être considérée comme possédant un caractère distinctif, la première étant une marque de commerce qui « distingue véritablement » les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, et la seconde étant une marque de commerce « adaptée à distinguer ainsi ».
D’une part, une marque de commerce « distingue véritablement » en acquérant un caractère distinctif par l’emploi, ce qui résulte en un caractère distinctif de fait. D’autre part, une marque de commerce qui est « adaptée à distinguer » est une marque de commerce dont le caractère distinctif ne dépend pas de l’emploi, parce qu’elle possède un caractère distinctif inhérent (voir AstraZeneca AB c Novopharm Ltd, 2003 CAF 57, [2003] 4 CF 113, au paragraphe 16).
L’expression « pas [...] de caractère distinctif inhérent » employée à l’alinéa 32(1)b) se rapporte à une marque de commerce qui ne possède « pas de caractère distinctif inhérent » (pas enregistrable), par opposition à une marque de commerce qui possède un « faible caractère distinctif inhérent » (enregistrable).
Il existe un large éventail de caractère distinctif inhérent, allant d’aucun caractère distinctif inhérent à un fort caractère distinctif inhérent. Une marque de commerce possède un certain caractère distinctif inhérent si la marque en question ne réfère pas le consommateur à une multitude de sources lorsqu’elle est évaluée à la lumière des produits ou services liés. Il est considéré qu’une marque de commerce qui réfère à plusieurs sources n’a pas de caractère distinctif inhérent.
Tel qu’énoncé par la Cour fédérale dans ITV Technologies Inc c WIC Television Ltd, 2003 CF 1056, [2004] 3 RCF 49, au paragraphe119 :
[Traduction] Le caractère distinctif inhérent d'une marque est assimilable à son originalité. Le caractère distinctif inhérent d'une marque constituée d'un nom unique ou inventé, ne pouvant désigner qu'une chose, est supérieur à celui d'une marque constituée d'un mot d'usage courant dans le commerce.
Pour qu’une marque de commerce soit dépourvue de caractère distinctif inhérent, il n’est pas nécessaire que la marque de commerce contrevienne aux alinéas 12(1)a), b) ou c) de la Loi. À titre d’exemple, dans Conseil canadien des ingénieurs professionels c APA – Engineered Wood Association 2000 CanLII 15543 (CF), la Cour fédérale a souligné au paragraphe 29 :
[Traduction] « Bien qu’il puisse être vrai qu’une marque de commerce qui donne une description claire ou une description fausse et trompeuse soit nécessairement sans caractère distinctif, il n’est pas exact de soutenir que, du simple fait qu’une marque de commerce est considérée comme ne donnant pas une description simple ou une description fausse et trompeuse, elle est par conséquent distinctive ».
Une marque de commerce qui n’a pas de caractère distinctif inhérent peut acquérir un caractère distinctif par un emploi continu et constant. Pour établir ce caractère distinctif inhérent acquis, il faut démontrer que la marque de commerce est devenue connue des consommateurs comme provenant d'une source particulière.
Toute évaluation visant à déterminer si une marque de commerce possède un caractère distinctif inhérent exige l’examen de la marque de commerce en liaison avec les produits ou services en supposant qu’il n’y ait pas eu d’emploi (au sens de l’article 4 de la Loi). Autrement dit, s’agit-il du genre de marque de commerce qui peut permettre de distinguer la source des produits ou des services sans que le public ait d’abord été informé qu’il s’agit d’une marque de commerce?
Une des questions auxquelles un examinateur doit répondre pour déterminer si une marque de commerce possède un caractère distinctif inhérent est celle de savoir si d’autres commerçants devraient pouvoir, dans le cours normal de leurs activités, employer la même marque de commerce en liaison avec les mêmes produits ou services.
Bien que le fait qu’une marque de commerce donnée ne soit pas présentement employée par d’autres commerçants en liaison avec leurs produits ou services n’a pas d’effet déterminant, il s’agit tout de même d’un facteur qui devrait être considéré lors de l’évaluation du caractère distinctif inhérent. La question ultime est donc de savoir si les autres commerçants devraient être libres d’utiliser cette marque de commerce en association avec leurs produits et services.
À titre subsidiaire, si la recherche indique que la marque de commerce est employée à grande échelle par d’autres commerçants, il est probable que la marque de commerce ne possède aucun caractère distinctif inhérent, car le public ne réagirait pas à la marque de commerce en identifiant une source unique. Une marque de commerce possède un caractère distinctif inhérent lorsqu’elle n’a rien qui renvoie le consommateur à une multitude de sources. (Voir Compulife Software Inc c Compuoffice Software Inc, 2001 CFPI 559, [2001] 4 CF 36 au paragraphe 19)La question à savoir si une marque de commerce en particulier est distinctive (qu’il s’agisse du caractère distinctif inhérent ou acquis) ne peut être considérée dans l’abstrait, mais doit plutôt être considérée dans le contexte des produits ou des services en liaison avec lesquels l’enregistrement est demandé. La première impression du consommateur canadien moyen de ces produits ou de ces services doit également être prise en compte.Lorsque les examinateurs soulèvent une objection, ils doivent fournir des raisons claires pour lesquelles la marque de commerce est considérée comme n’ayant pas de caractère distinctif inhérent Les examinateurs doivent également indiquer si l’objection concerne l’ensemble des produits ou services ou seulement certains d’entre eux (auquel cas, les examinateurs doivent indiquer les produits/services auxquels l’objection s’applique). En outre, si le registraire est de l’avis préliminaire que la marque de commerce n’a pas de caractère distinctif inhérent en raison de son emploi par d’autres commerçants, cet avis doit être justifié par de la preuve objective qui doit être fournie au requérant, avec les résultats de la recherche faite par l’examinateur. Si seulement une partie de la marque de commerce est considérée comme n’ayant pas de caractère distinctif inhérent, et qu’une partie de la marque de commerce possède un certain caractère distinctif inhérent, , il sera alors considéré que la marque de commerce dans son ensemble possède un certain caractère distinctif inhérent. Une objection en vertu des alinéas 37(1)d) et 32(1)b) ne sera donc pas soulevée.
Les sections qui suivent donnent des exemples de marques de commerce qui seraient généralement considérées comme étant dépourvues de caractère distinctif inhérent. La liste suivante n’est pas exhaustive; les examinateurs doivent appliquer le critère pertinent au cas par cas. De plus, les exemples sont donnés à titre de référence dans le contexte de la Loi actuelle et ne renseignent aucunement sur l’enregistrabilité des marques de commerce enregistrées en vertu de la législation antérieure.
Une objection est soulevée en vertu des alinéas 37(1)d) et 32(1)b) de la Loi si le registraire est de l’avis préliminaire que la marque de commerce ne possède pas de caractère distinctif inhérent.
Les marques de commerce qui sont principalement constituées de lieux géographiques ne possèdent généralement pas de caractère distinctif inhérent même si le lieu n’est pas connu en liaison avec les produits ou les services en question (voir London Drugs Ltd c International Clothiers Inc, 2014 CF 223, aux paragraphes 49 et 50 ):
[TRADUCTION] La Cour a toujours statué que les désignations géographiques […] ne possèdent aucun caractère distinctif et ne devraient pas se voir accorder une protection étendue sauf, bien sûr, si elles ont acquis un caractère distinctif au fil du temps. Personne ne peut revendiquer l’exclusivité d’un nom géographique, en particulier s’il s’agit d’un nom aussi connu que LONDON. L’affaire la plus connue à cet égard est le jugement California Fashion Industries Inc. c. Reitmans (Canada) Ltd. (1991), 38 C.P.R. (3d) 439 (C.F. 1re inst.). [...]
Quoi qu’il en soit, la Cour et la Cour d’appel ont confirmé dans des jugements et des arrêts ultérieurs que les noms géographiques ne possèdent aucun caractère distinctif inhérent, même s’ils sont employés en liaison avec des marchandises et des services qui ne sont pas généralement associés à cette région : voir Cushman & Wakefield, Inc c Wakefield Realty Corp (2004), 35 CPR (4th) 460, au paragraphe 42, conf. par (2004), 37 CPR (4th) 212, au paragraphe 6; Prince Edward Island Mutual Insurance c Insurance Co of Prince Edward Island (1999), 86 CPR (3d) 342, aux paragraphes 32 et 33.
Une marque de commerce constituée d’un dessin qui est commun dans le commerce est dépourvue de caractère distinctif inhérent sauf si elle est représentée de manière spéciale ou fantaisiste. Par exemple, une représentation ordinaire de raisins et de feuilles de vigne employée en liaison avec du vin ne serait pas considérée comme adaptée à distinguer le vin d’un commerçant de celui d’un autre. D’autres exemples de dessins usuels dans le commerce comprennent les dessins de chats, de chiens ou d’autres animaux employés en liaison avec des aliments pour animaux de compagnie ou des services vétérinaires, des éclairs en liaison avec des appareils électriques, ou des paysages de verger en liaison avec des fruits.
Une marque de commerce qui est constituée du nom d’une couleur est considérée comme étant dépourvue de caractère distinctif inhérent en liaison avec des produits qui seraient normalement ou typiquement de cette couleur (p. ex. ORANGE en liaison avec des vêtements d’extérieur; BLANC avec du papier; ROUGE avec des camions de pompiers, JAUNE avec des balles de tennis).
Les marques de commerce composées d’une seule lettre ou chiffre seront généralement considérées comme ne possédant pas un caractère distinctif inhérent, compte tenu de la probabilité que d’autres commerçants aient besoin d’employer une lettre ou un chiffre unique non embelli sous la forme d’initiales, d’abréviations, ou afin d’indiquer un nombre.
Les marques de commerce constituées de deux lettres ou chiffres peuvent posséder un certain caractère distinctif inhérent, mais celles qui sont couramment employées dans un domaine en particulier ne possèdent généralement pas un caractère distinctif inhérent. Par exemple, GT et LE sont employés par un certain nombre de commerçants dans l’industrie automobile pour indiquer le rendement ou identifier des produits à édition limitée et ne servent pas à distinguer une marque d’une autre.
En outre, l’ajout de lettre(s) ou de chiffre(s) à une marque de commerce qui ne possède pas de caractère distinctif inhérent n’aura normalement pas pour effet de conférer à l’ensemble de la marque de commerce un caractère distinctif inhérent.
Les marques de commerce qui consistent en des mots ou expressions donnant une description claire tant en anglais qu’en français sont dépourvues de caractère distinctif inhérent, p. ex. FURNITURE STORE / MAGASIN DE MEUBLES en liaison avec la vente au détail de meubles, TASTY FRITES en liaison avec des patates frites.
L’examen d’une marque de commerce constituée ou comprenant des mots qui ne sont ni en anglais ni en français, de même que d’une marque composée de caractères non latins, doit tenir compte du consommateur canadien moyen des produits ou services qui connaît la langue étrangère en question. Le fait que la marque de commerce ne soit pas en anglais ou français peut constituer un motif de rejet lorsque ce consommateur est susceptible de comprendre la signification des mots ou des caractères, et que la signification ordinaire devrait pouvoir être utilisée par les autres commerçants afin de décrire leurs produits ou services. Des exemples de tels produits ou services spécifiques comprennent les journaux destinés à des publics précis de la collectivité, des services de traduction ou de formation linguistique.
Lorsque des mots dépourvus de caractère distinctif inhérent sont combinés à des mots dans une autre langue ayant le même sens ou un sens semblable, la combinaison qui en résulte peut également être dépourvue de caractère distinctif inhérent, surtout dans les domaines dans lesquels il est courant d’inclure des indications à propos des caractéristiques des produits ou des services en plusieurs langues (p. ex. SIZE TAILLE TALLA en liaison avec des vêtements).
Deux ou plusieurs noms de famille qui ne possèdent pas, individuellement, de caractère distinctif inhérent sont généralement considérés comme possédant un caractère distinctif inhérent lorsqu’ils sont combinés. La probabilité que d’autres commerçants nécessitent d’employer la combinaison en liaison avec des produits ou des services semblables est relativement faible. Par exemple, SMITH JOHNSON, THOMPSON SPRATLEY représentent des combinaisons constituant des marques de commerce qui possèdent en général un caractère distinctif inhérent suffisant.
L’ajout à un nom de famille ou à un nom complet de titres honorifiques courants, devant le nom (p. ex. Mme, M., Dr, Me) ou après le nom (p. ex. ESQ.), ne conférera généralement pas à une marque de commerce un caractère distinctif inhérent.
Les mots ou les expressions faisant l’éloge de la valeur ou de l’importance d’un produit ou d’un service ne possèdent généralement pas de caractère distinctif inhérent. Par exemple, la liste suivante, qui est non exhaustive, comprend des mots et phrases qui sont généralement dépourvues de caractère distinctif inhérent :
Ces exemples s’ajoutent aux mots ou expressions qui sont considérés comme clairement descriptifs en vertu de l'alinéa 12(1) b) de la Loi.
Les marques de commerce qui servent uniquement à fournir des renseignements généraux à propos de produits ou de services quelconques ne possèdent pas de caractère distinctif inhérent. À titre d’exemple, FRAGILE en liaison avec des étiquettes à apposer sur des produits ou des emballages, CONTENU CHAUD pour des services de comptoirs de mets à emporter, le symbole de risque biologique en liaison avec des contenants qui pourraient contenir des matières biologiques dangereuses ou le symbole de recyclage sur des sacs de plastique sont des marques de commerce qui seraient considérées comme n’ayant pas de caractère distinctif inhérent.
Les marques de commerce pour lesquelles une objection est soulevée au titre de l’article 12 de la Loi, en particulier des alinéas 12(1)a), 12(1)b) et 12(1)c) sont considérées comme étant dépourvues de caractère distinctif inhérent. De plus, la combinaison de mots ou dessins qui, individuellement, seraient considérés comme n’étant pas enregistrables sous ces alinéas, sont généralement considérés comme ne possédant pas de caractère distinctif inhérent.
À titre d’exemple, les marques de commerce suivantes seraient considérées comme n’ayant pas de caractère distinctif inhérent :
LE MEILLEUR DE TREMBLAY (en liaison avec des « carottes ») qui consiste en un nom de famille et un mot élogieux considéré clairement descriptif;
LES MEILLEURES CAROTTES(en liaison avec les produits « carottes ») qui consiste en un mot qui est considéré clairement descriptif et le nom des produits;
LES CAROTTES TREMBLAY (en liaison avec les produits « carottes ») qui consiste principalement en un nom de famille et le nom des produits;
LES MEILLEURES CAROTTES DE TREMBLAY (en liaison avec les produits « carottes ») qui consiste en la combinaison d’un nom qui n’est principalement qu’un nom de famille, d’un mot élogieux et du nom des produits.
Si une objection est soulevée parce que la marque de commerce est principalement que le nom ou nom de famille en vertu de l’alinéa 12(1)a) de la Loi, ou parce que la marque de commerce donne une description claire ou une description fausse et trompeuse en vertu de l’alinéa 12(1)b), l’examinateur soulèvera également une objection au titre des alinéas 37(1)d) et 32(1)b). Si une objection est soulevée uniquement au titre de l’alinéa 12(1)c), parce que la marque de commerce est constituée du nom, dans une langue, de l’un des produits ou de l’un des services à l’égard desquels elle est employée, l’examinateur ne soulèvera pas d’objection au titre des alinéas 37(1)d) et 32(1)b) puisque le nom des produits ou services ne pourra jamais acquérir de caractère distinctif.
L’ajout de déterminants possessifs comme MON, NOTRE ou VOTRE à une marque de commerce qui donne une description claire ne lui confère pas un caractère distinctif inhérent, p. ex. NOTRE MEILLEURE LIMONADE, VOTRE QUINCAILLERIE NUMÉRO UN.
Une marque de commerce qui est uniquement constituée d’un nom de domaine de premier niveau (« TLD ») en liaison avec l’exploitation d’un registre de noms de domaine ou de services de registraire ne possède pas de caractère distinctif inhérent, car les consommateurs sont prédisposés à considérer les TLD comme une partie d’une adresse Web, plutôt qu’une indication de la source de l’exploitant du registre de noms de domaine et des services de registraire.
L’addition d’un localisateur de ressources uniforme (« URL ») ou d’un nom de domaine à une marque de commerce non enregistrable ne confère généralement pas de caractère distinctif inhérent à la marque de commerce. Par exemple, WWW.SANSGLUTEN.COM en liaison avec les produits sans gluten ne possède pas de caractère distinctif inhérent parce que l’addition de « www. » et « .com » à la partie clairement descriptive « SANSGLUTEN » ne confère pas un caractère distinctif inhérent à la marque de commerce.
Une marque de commerce qui est constituée d’un numéro de téléphone, ne comprenant pas des lettres, est dépourvue de caractère distinctif inhérent, car elle sert uniquement à indiquer le numéro attribué à une ligne téléphonique; elle n’indique pas de manière inhérente une source de produits ou de services en particulier.
Les mots et les abréviations indiquant la forme juridique d’une entreprise telle que : « Limitée, Corporation, Société, SPRL, Ltée, etc. » sont généralement dépourvus de caractère distinctif inhérent et n’ont pas pour effet d’accroître le caractère distinctif d’une marque de commerce n’ajoutent pas de caractère distinctif à une marque de commerce (par exemple, dans D & S Meat Products Ltd c Peameal Bacon of Canada Ltd, 2013 COMC 21, la Commission des oppositions des marques de commerce a conclu que l’ajout de « LTD » ne rendait pas la marque de commerce enregistrable).
Une marque de commerce formée d’une ou de plusieurs couleurs appliquées sur la surface d’un objet tridimensionnel ne possède pas de caractère distinctif inhérent si la recherche démontre que ces couleurs sont couramment ou génériquement utilisées par plusieurs commerçants dans le marché concerné. À titre d’exemple, la couleur rouge appliquée sur la surface d’une borne-fontaine est dépourvue de caractère distinctif inhérent en liaison avec les produits « bornes fontaines » ou « bouches d’incendie », ou encore, avec les services « distribution d’eau pour extinction de feux ». Cependant, la même marque serait considérée comme ayant un certain caractère distinctif inhérent en liaison avec « vente de piments forts ».
Un requérant peut réfuter une objection selon laquelle la marque de commerce n’a pas de caractère distinctif inhérent en présentant des arguments démontrant que l’avis préliminaire du registraire ne devrait pas être que la marque de commerce est dépourvue de caractère distinctif inhérent. Par ailleurs, un requérant peut surmonter une objection en produisant une preuve attestant que la marque de commerce était distinctive à la date de production de la demande d’enregistrement. Veuillez consulter la section 4.10 Preuve du caractère distinctif de ce Manuel sur l’évaluation de la preuve relative au caractère distinctif acquis.
Le paragraphe 32(1) de la Loi sur les marques de commerce énumère les circonstances dans lesquelles le registraire peut exiger qu’un requérant dépose une preuve établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production (sans tenir compte d’une date de production prioritaire) :
Une marque de commerce acquiert un caractère distinctif au Canada lorsqu’elle est reconnue par le public canadien comme une marque de commerce qui, en liaison avec les produits ou les services énumérés dans la demande, sert à distinguer les produits ou les services du requérant de ceux des autres. Cette marque de commerce sera alors considérée comme ayant acquis un deuxième sens par rapport aux services et produits, en ce que lorsque la marque de commerce est présentée au public, son sens premier est supplanté et dominé par le sens associé à sa marque de commerce. .
Comme il est possible d’interjeter appel devant la Cour fédérale du Canada du rejet d’une demande, toute preuve déposée en vertu du paragraphe 32(1) de la Loi devrait être sous une forme admissible devant la Cour fédérale du Canada et se conformer à ses règles de preuve.
L'article 40 de la Loi sur la preuve au Canada énonce ce qui suit :
Dans toutes les procédures qui relèvent de l'autorité législative du Parlement du Canada, les lois sur la preuve qui sont en vigueur dans la province où ces procédures sont exercées, y compris les lois relatives à la preuve de la signification d'un mandat, d'une sommation, d'une assignation ou d'une autre pièce s'appliquent à ces procédures, sauf la présente loi et les autres lois fédérales. L.R., ch. E-10, art. 37.
La preuve produite en vertu du paragraphe 32(1) de la Loi sur les marques de commerce doit être fournie par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle et être faite par un déposant ayant une connaissance directe des faits. Il incombe au requérant de produire la meilleure preuve possible.
Les affidavits doivent être signés par une personne assermentée, et les déclarations solennelles doivent satisfaire aux exigences de l'article 41 de la Loi sur la preuve au Canada. Les pièces doivent toutes être identifiées et il faut que chacune d'elles soit attestée par la signature du notaire qui a reçu l'affidavit ou du commissaire devant qui la déclaration solennelle a été faite.
Lorsqu'un requérant soumet une preuve de caractère distinctif, il doit déposer un affidavit principal. Lorsqu'il s'agit d'une société, cet affidavit doit être présenté par un officier bien informé de l’entreprise et inclure le titre ou le poste du signataire (p. ex., président, directeur, secrétaire) et les détails de l’entreprise requérante (p. ex., quand et comment elle a été fondée et où elle exerce ses activités). Dans tous les cas, l'auteur de l'affidavit doit se nommer et s'expliquer sur la source et les justifications de ses renseignements. L'affidavit doit être accompagné aussi de spécimens de la marque de commerce telle qu'elle est employée en liaison avec les services ou produits. Les renseignements suivants doivent également être fournis :
L'étendue de l'emploi peut s'exprimer en fonction de la quantité, du prix par article, de la valeur pécuniaire des ventes ou encore du pourcentage du marché pour les produits vendus, donnés à bail ou loués, ou services loués ou exécutés en liaison avec la marque de commerce et divisée par territoire d’utilisation et par année. Aussi, les chiffres de ventes ne doivent pas être divisés par territoires d’utilisation et basés sur des calculs au pro-rata de la population, mais ils doivent plutôt démontrer les chiffres de ventes réels. La preuve peut se rapporter au mode de distribution, au nombre de distributeurs et de points de vente de ces produits ou services liés à la marque de commerce.
Quant à l'importance et à la forme de la publicité, la preuve doit indiquer le type et le nombre d'annonces et les sommes consacrées à chaque média divisé par territoire d’utilisation et par année. Il est impératif d'indiquer quel est le territoire géographique couvert.
La preuve soumise doit être limitée à la période pertinente, soit avant la date de production de la demande.
Il ne sera pas nécessaire de demander, dans tous les cas, des affidavits supplémentaires, (par exemple des distributeurs ou des acheteurs de produits), afin d’étayer une revendication selon laquelle la marque de commerce a acquis un caractère distinctif à la date de production. En général, l'affidavit principal suffira, à condition que tous les critères énumérés à la section 4.10.2.1 aient été remplis, surtout en ce qui concerne les ventes et la publicité par région.
Le Bureau demandera d'autres preuves, possiblement sous forme d'affidavits supplémentaires, seulement lorsque la marque de commerce ne semble pas avoir acquis un caractère distinctif à la date de production de la demande, compte tenu de la marque de commerce visée ainsi que des circonstances de l'affaire.
Ces affidavits supplémentaires peuvent provenir d'agences de publicité, de distributeurs, de grossistes, de détaillants et de clients qui peuvent attester que la ou les marques de commerce a ou ont acquis un deuxième sens en rapport avec les produits ou services, à la date de production de la demande au Canada ou avant. Ces affidavits doivent aussi fournir des renseignements quant à la forme, à l'importance et à la durée de l'emploi de la marque de commerce qui fait l'objet de la demande de même qu'au territoire où elle est employée, en liaison avec les produits ou services décrits dans la demande.
Les sondages sont très répandus dans le commerce et bon nombre de décisions d’affaires reposent sur leurs résultats. Si une étude de marché doit servir de preuve, elle doit être effectuée par une personne qui peut produire un affidavit attestant que le sondage a été effectué par un spécialiste dans la conception, l'organisation et la mise en œuvre d'un sondage ainsi que dans l'interprétation de ses résultats. Un enquêteur expérimenté établira la stratégie et les données statistiques sur lesquelles repose son sondage et expliquera la formulation des questions posées et la méthode suivie. Il doit rapporter tous les résultats, qu'ils soient négatifs ou positifs, et les expliquer en détail.
Le juge Cameron a accepté comme preuve que la marque de commerce avait obtenu un deuxième sens un sondage mené en bonne et due forme, dans l’affaire Aluminum Goods Ltd. c. Registrar of Trade Marks (1954), 19 C.P.R. 93. Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, il déclarait ce qui suit à la page 97 :
[Traduction] Il suffit de déclarer qu'à la suite du questionnaire, 91 % des 3 007 ménagères et 96,5 % des 505 commerçants interrogés ont reconnu « Wear-Ever » comme une marque. Fait significatif, alors que 44 % des commerçants n'étaient pas dépositaires de la marque, 96,5 % l'ont reconnue comme telle, indiquant ainsi qu'ils connaissent très bien la façon dont est utilisé ce mot.
Compte tenu de l’ensemble de la preuve, je n'ai aucune hésitation à conclure que le requérant s'est acquitté de la charge qui pesait sur lui en vertu de l'article 29 […]
Et plus loin, aux pages 97-98 :
[Traduction] Comme l'a souligné l'avocat du registraire des marques de commerce, il est vrai que les commerçants et acheteurs ne reconnaissent pas tous la marque, un petit nombre de personnes interrogées déclarant penser que ce mot avait trait à la qualité des produits et non à une marque. Toutefois, la disposition exige seulement que la marque de commerce soit généralement reconnue de la manière décrite. Pour emprunter une phrase utilisée par le président de la cour dans l’affaire Sheen — Re J. & P. Coats Ltd's Application (1936), 53 R.P.C. 355, à la page 381, le caractère distinctif dans ce cas va aussi loin qu'on peut espérer aller dans toute cause.
Dans la décision Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada’s Manitoba Distillery Ltd. (1975), 25 C.P.R. (2e) 1, [1975] A.C.F. nº 1120, le juge Cattanach, après avoir analysé la législation concernant la preuve sous forme de sondage et examiné la formulation ainsi que le contenu du sondage en question, a admis cette forme de preuve. Il déclarait à la page 9 :
[Traduction] Selon moi, la recevabilité des enquêtes et la force probante de ce type de preuve, s'il est accepté, dépendent de la manière dont le sondage a été fait, des questions posées, de la manière dont elles ont été posées, de leur formulation et de l'objectif visé par la preuve. Il n'y a pas lieu de s'opposer à la recevabilité de la preuve si le sondage est produit non pas dans le but d'établir la vérité des affirmations qu'il contient mais plutôt simplement en vue d'établir sur quelles données s'est fondé l'expert ou, comme en l'espèce, en vue de présenter une évaluation des données de l'enquête.
Dans la décision Boyle-Midway (Canada) Ltd. c. Farkas Arpad Homonnay (1976), 27 C.P.R. (2e) 178, le registraire intérimaire a rejeté un sondage d'opinion publique en invoquant que celui-ci allait à l'encontre de toutes les règles régissant la recevabilité en preuve de sondages d'opinion publique. Voir aussi la décision du juge Mahon dans l’affaire Customglass Boats Ltd. c. Salthouse Brothers Ltd. (1975), R.P.C. 589, pour une étude de la législation canadienne, américaine et britannique sur la recevabilité de sondages d'opinion publique.
Si la preuve démontre que la marque de commerce est devenue distinctive dans seulement certaines régions du pays, les examinateurs peuvent permettre que la marque de commerce soit annoncée, précisant que l’enregistrement sera limité à une région territoriale définie, conformément au paragraphe 32(2) de la Loi sur les marques de commerce. Par exemple, dans la décision Home Juice Co. v. Orange Maison Ltée (1967), 53 C.P.R. 71, aux pages 77 et 78, il a été jugé que ORANGE MAISON avait acquis une signification distinctive en liaison avec le jus d'orange de l’intimé et de ses prédécesseurs en titre auprès des vendeurs et acheteurs de jus d'orange dans la province de Québec.
L’article 19 de la Loi sur les marques de commerce ne permet pas de restrictions territoriales volontaires.
Le requérant doit produire une preuve suffisante pour permettre à l'examinateur de conclure que le public du Canada (ou d'une région territoriale définie) perçoit la marque de commerce comme une marque de commerce qui permet de distinguer les produits ou les services du requérant de ceux des autres concurrents. La connotation descriptive ou sa signification en tant que nom de famille sera alors devenue subordonnée dans l'esprit du public par rapport aux produits ou services liés alors que le deuxième sens est devenu prépondérant.
Il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’une marque de commerce ait acquis un deuxième sens pour chaque personne. Pour faire la preuve du caractère distinctif, il suffit que les vendeurs ou l’acheteur final du territoire reconnaissent en grand nombre le deuxième sens de la marque de commerce.
Néanmoins, il faut apporter une preuve solide et convaincante d’un caractère distinctif acquis. Comme le disait Fox, dans son ouvrage Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, 3e édition, à la p. 131 :
[Traduction] Il sera toujours très difficile de convaincre le registraire ou le tribunal qu'un mot non enregistrable au premier abord a acquis un deuxième sens suffisant pour en autoriser l'enregistrement, car le législateur et les tribunaux ont toujours été peu disposés à accorder ainsi à une personne un monopole sur ce que les autres pourraient légitimement vouloir utiliser aussi.
Il incombe au requérant qui soutient qu’une marque de commerce a acquis un deuxième sens de le prouver. Comme le juge Cattanach l’a déclaré dans la décision Standard Coil Products (Canada) Ltd. c. Standard Radio Corp. (1971), 1 C.P.R. (2e) 155, à la page 172, [1971] C.F. 106, alors qu'il avait à juger si la marque STANDARD avait acquis un deuxième sens au Canada en liaison avec les syntoniseurs de télévision :
Il me reste à apprécier la force probante de ces affidavits. Ce faisant, je suis conscient que la charge de la preuve incombant à une personne qui prétend qu'une marque de commerce décrivant ou faisant l'éloge de ses marchandises est parvenue à distinguer véritablement ces marchandises est difficile et qu'elle l'est davantage du fait de l'adoption d'un mot qui, en soi, ne comporte aucun caractère distinctif.
On trouve aussi dans la décision Carling Breweries Ltd. c. Molson Companies Ltd. (1984), 1 C.P.R. (3e) 191 (accueilli (1988), 19 C.P.R. (3e) 129 (C.A.F.), le juge Strayer a déclaré :
Non seulement j'estime qu'il appartient plutôt à la requérante d'établir le caractère distinctif au sens du paragraphe 12(2), mais je crois également qu'il s'agissait d'une charge très lourde étant donné la nature de la marque « Canadian ». Il existe de nombreux arrêts selon lesquels lorsqu'il faut démontrer qu'un terme habituellement descriptif a acquis une seconde signification de sorte qu'il décrit un produit particulier, la charge est en vérité très lourde: voir par exemple, The Canadian Shredded Wheat Co., et al. c. Kellogg Co. of Canada et al. (1938), 145, aux pages 151-2, 55 R.P.C. 125, à la page 142 (J.C.P.C.); J.H. Munro Ltd. c. Neaman Fur Co. Ltd. (1946), 6 C.P.R. 97, à la page 113, [1947] 1 D.L.R. 868, 5 Fox Pat C. 194, page 208 (C. de l’É.). À mon avis, c'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'un mot tel que « Canadian » qui, d'abord et avant tout, tant au point de vue légal qu'au point de vue réel, est un adjectif décrivant tout citoyen de ce pays et, plus particulièrement pour les fins de l'espèce, toute sorte de produit y ayant son lieu d'origine. Joint au mot « bière », il peut décrire toute bière produite au Canada par n'importe lequel brasseur. Comme je l'ai fait remarquer plus haut, il appartient à la requérante de l'enregistrement d'une telle marque de démontrer clairement que le mot est devenu si distinctif de son produit qu'il a acquis une signification secondaire que le public concerné ne confondrait habituellement pas avec son sens premier.
L'article 35 permet au requérant de se désister de certaines parties de sa marque de commerce qui autrement ne seraient pas enregistrables. En général, le registraire n’exige plus que le requérant fournisse un avis de désistement conformément à l’article 35 de la Loi, mais les désistements volontaires continueront d’être acceptés. Il n’est pas permis au requérant de se désister de la marque de commerce dans son ensemble.
Remarque : Lorsqu’une portion de la marque de commerce consiste en la feuille d’érable à onze pointes, un désistement est requis conformément à l’ordre en conseil PC 1965, 1623 publié le 2 septembre 1965.
Une marque officielle est une marque autorisée, provenant de personnes en charge, ou sanctionnées par elles, qui est adoptée et employée par une autorité publique au Canada, pour des produits ou services.
Dans la décision Insurance Corporation of British Columbia c. Le Registraire des marques de commerce (1979), 44 C.P.R. (2e) 1, le juge Cattanach s'est penché sur la question de ce qui constitue une marque officielle à la page 9, il a déclaré :
Qu'est-ce alors qu'une marque « officielle » au sens de l’alinéa 9(1)n)(iii)? La Loi n'en donne aucune définition.
Dans ses motifs du 14 avril 1978, le registraire invoque le sens que les dictionnaires donnent au mot « officiel ». L'une de ces définitions est [traduction] « émanant du bureau, du fonctionnaire ou de l'autorité compétents ».
Celle de The Shorter Oxford English Dictionary est analogue : [traduction] « 4. Émanant de ou approuvé par une autorité reconnue; autorisé ».
Et, plus loin, à la page 10 :
Cette marque correspond à la définition que le dictionnaire donne du mot « officiel ». Elle est donc une « marque officielle » dans toute l'acception du terme.
Pour qu’une entité puisse revendiquer le bénéfice du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce, elle doit être une autorité publique au Canada. Voir Société canadienne des postes c. United States Postal Service (2005), 47 C.P.R. (4e), 177 (C.F. 1ère instance), confirmé (2007) 54 C.P.R. (4e) 121 (C.A.F.).
Le registraire des marques de commerce exigera une preuve du statut d'autorité publique à l'égard de chaque demande de publication d'une marque officielle, conformément au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce. Voir Société ontarienne du Stade Limitée c. Wagon-Wheel Concessions Ltd., [1989] 3 C.F. 132 (C.F. 1re instance)].
Le registraire se fonde sur le critère à deux volets, adopté par la Cour d’appel fédérale [Ontario Association of Architects c. Association of Architectural Technologists of Ontario (2002), 19 C.P.R. (4e) 417, ci-après appelée l’« Association des architectes de l’Ontario ». Le critère à deux volets repose sur les éléments suivants :
Afin de satisfaire au premier élément du critère d’évaluation à deux volets, une entité doit être assujettie à un contrôle gouvernemental au Canada. [Canada Post Corporation c. United States Postal Service]. Le critère du contrôle gouvernemental exige une supervision continue, par le gouvernement, des activités de l’organisme qui prétend être une autorité publique aux fins du sous-alinéa 9(1)n)(iii).
Le fait qu’un organisme auto-réglementaire soit établi par la loi, et que sa mission et ses pouvoirs puissent être modifiés de façon unilatérale et exclusive par le corps législatif qui l’a créé ne constitue pas selon la loi un « contrôle exercé par le gouvernement » dans ce contexte.
Le critère du contrôle gouvernemental exige que le gouvernement soit habilité, directement ou par l’entremise de personnes désignées, à exercer une influence continue sur la gouvernance et le processus décisionnel de l’organisme.
Voici des exemples de contrôle exercé par le gouvernement que le registraire peut rechercher en vue d’évaluer le statut d’autorité publique (Ontario Association of Architects) :
Le fait qu’un organisme soit constitué en société de bienfaisance à but non lucratif, qu’il bénéficie d’une exemption fiscale, qu’il ait la capacité d’émettre des reçus pour dons de bienfaisance ou que, en tant qu’organisme de bienfaisance étranger œuvrant dans une province canadienne, le gouvernement puisse lui demander de fournir des renseignements sur ses comptes ainsi que de l’information financière et corporative ne permet pas de conclure que l’organisme est soumis à un contrôle suffisant pour être une autorité publique. Voir Big Sisters Association of Ontario et Grandes Sœurs du Canada c. Grands Frères du Canada (1997), 75 C.P.R. (3e) 177 et Canadian Jewish Congress c. Chosen People Ministries Inc. (2002), et le Registraire des marques de commerce (2002), 19 C.P.R. (4e) 186, confirmé par (2003), 27 C.P.R. (4e) 193 (C.A.F.).
Pour déterminer si les activités d’un organisme servent un intérêt public, il est pertinent d’examiner sa mission, ses obligations et ses pouvoirs, de même que la répartition de son actif. Dans ce contexte, l’obligation de faire quelque chose qui profite à la population peut être considérée comme un facteur d’« intérêt public », même si elle ne constitue pas une « obligation publique », dans le sens qu’elle n’ouvre pas droit à un recours de droit public, comme une ordonnance de mandamus ou un redressement équivalent. (Ontario Association of Architects)
Voici des exemples d’activités d’intérêt public :
Le fait que les activités d’un organisme puissent aussi profiter aux membres de l’organisme ne constitue pas une objection fatale à ce que l’on considère ces activités comme profitables à la population.
À la lumière de la décision de la Cour fédérale See You In- Canadian Athletes Fund Corporation c. Canadian Olympic Committee [(2007), 57 C.P.R. (4e 287, confirmé par (2008), 65 C.P.R. (4e) 421, (C.F.A)], le registraire des marques de commerce exigera la preuve d’adoption et d’emploi d’une marque officielle. Même si la Loi sur les marques de commerce ne définit pas les termes « adoption » ou « emploi » en lien avec les marques officielles, on a maintenu qu’une caractéristique commune à « l’adoption » et à « l’emploi » est l’affichage public . Voir FileNET Corporation c. Canada (Registraire des marques de commerce) (2002), 22 C.P.R. (4e) 328 (C.A.F.). Même si les articles 3 et 4 de la Loi sur les marques de commerce ne s’appliquent pas aux marques officielles, ces articles peuvent quand même être utiles dans l’interprétation de la signification de « adoption » et de « emploi » des marques officielles.
La preuve présentée doit démontrer un élément d’affichage public. Dans FileNET Corporation c. Canada (Registraire des marques de commerce), l’emploi étant l’annonce de la marque sur un site web gouvernemental en liaison avec un service Internet a été considéré comme un emploi suffisant même si le service réel n’était pas encore disponible.
Par contre, la preuve dans les exemples suivants a été considérée comme étant de la preuve insuffisante de l’adoption et de l’emploi de marques officielles :
Dans Piscitelli c. Ontario (Régie des alcools) (C.F. 1re inst.) [2002] 1 C.F. 247, on a maintenu que l’affichage d’un écriteau ne peut constituer l’adoption ou l’emploi de « millennium » comme marque officielle parce que le mot « millennium » ne se distinguait d’aucune façon dans le texte. Dans ce cas, l’utilisation du mot « millennium » sur l’écriteau n’était pas plus qu’une expression générique ou descriptive et non une « marque » au sens de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce.
L’emploi d’une marque dans la correspondance, les courriels et les mémos à l’interne n’est pas considéré une preuve d’adoption et d’emploi de la marque. Voir You In- Canadian Athletes Fund Corporation c. Canadian Olympic Committee (non publié) 2007 CF 406.
La preuve de l’adoption et de l’emploi d’une marque officielle par un licencié ne sera pas considérée comme étant l’adoption et l’emploi exercé l’autorité publique. Voir Canada Post Corp. c. Post Office (2000), 8 C.P.R. (4e) 289, Conseil canadien de la réadaptation des personnes handicapées Easter Seals/March of Dimes National Council c. Rehabilitation Foundation for the Disabled d.b.a. Ontario March of Dimes (2004), 35 C.P.R. (4e), 270 (C.F. 1re inst.).
Le paragraphe 37(2) de la Loi sur les marques de commerce prévoit ce qui suit :
Le registraire ne peut rejeter une demande sans, au préalable, avoir fait connaître au requérant ses objections, avec les motifs pertinents, et lui avoir donné une occasion convenable d'y répondre.
Le requérant prend connaissance des objections du registraire à l'enregistrement par l'entremise du rapport de l'examinateur. Ces objections porteront sur :
la conformité de la demande aux exigences du paragraphe 30(2) de la Loi;
l’enregistrabilité de la marque de commerce en vertu de l’article 12 de la Loi;
le droit du requérant à l’enregistrement compte tenu des demandes en instance qui portent à confusion au vu de l’alinéa 37(1)c) de la Loi;
le caractère distinctif de la marque de commerce en vertu de l’article 32 de la Loi.
L'examinateur prépare son rapport après avoir fait l'examen initial de la demande d'enregistrement; il s’agit du « premier rapport ». Le premier rapport de l'examinateur doit soulever toutes les objections et porter sur toutes les anomalies à corriger avant que la demande ne puisse être annoncée. L'examinateur ne doit pas produire un rapport fragmentaire pour éviter de prolonger le processus d'examen de la demande et de provoquer des oublis et des erreurs. Le requérant (ou son agent) qui a satisfait à toutes les exigences du rapport d’examen sera déconcerté s'il apprend par un rapport subséquent que l’examinateur s’ objecte maintenant à l’enregistrement de sa marque de commerce.
En outre, l’examinateur doit indiquer si une objection se rapporte à tous les produits ou services qui y sont liés, ou seulement à certains d’entre eux (auquel cas l’examinateur doit préciser les produits ou services visés par l’objection).
Toutefois, il faut également souligner qu’il peut exister des circonstances justifiant de soulever les questions qui n’ont pas été traitées dans un rapport initial.
Les premiers rapports sont généralement formulés de façon standard. Conformément au paragraphe 37(2) de la Loi sur les marques de commerce, les examinateurs doivent indiquer les motifs des objections et inclure les renseignements nécessaires pour expliquer le bien-fondé des objections et des exigences. Les circonstances justifiant l’émission d’un rapport d’examen sont décrites ci-dessous.
L'état des produits ou services sera jugé inacceptable et une demande modifiée devra être requise dans les cas suivants :
Le Manuel des produits et des services qui se trouve sur le site Web de l’OPIC fournit des informations détaillées concernant les principes et les directives à appliquer lors de l’évaluation des états de produits ou de services et offre des exemples de ce qui est considéré acceptable.
Voir aussi la section 2.4.7 Classification de Nice – Paragraphe 30(3) de la Loi sur les marques de commerce du présent Manuel.
Conformément au paragraphe 30(3) de la Loi, tous les produits ou services doivent être groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification.
Les examinateurs aviseront les requérants si des produits ou des services visés par la demande ne sont pas correctement groupés selon la classification de Nice. Les examinateurs peuvent, s’il y a lieu, donner des conseils sur la classe appropriée pour un produit ou un service donné.
En vertu du paragraphe 30(4) de la Loi, la décision finale quant à la catégorie à l’intérieur de laquelle les produits ou les services doivent être groupés revient à l’examinateur et cette décision est sans appel.
Une objection soulevée en vertu de l’alinéa 12(1)a) devrait être étayée par le nombre approximatif d’inscriptions d’un nom ou d’un nom de famille en particulier et par la source (p. ex. répertoires téléphoniques, listes électorales, moteurs de recherche Internet, médias sociaux) dans laquelle l’examinateur a trouvé cette ou ces inscriptions.
Une objection selon laquelle une marque de commerce donne une description claire ou une description fausse et trompeuse devrait être justifiée par l'identification des sources de référence sur lesquelles s'appuie l'examinateur et/ou par une explication de la pertinence de ces renseignements en liaison avec les produits ou les services. On fait exception lorsque l'objection portant sur la description est fondée sur le caractère élogieux évident de la marque de commerce.
Une objection fondée sur le fait que la marque de commerce est le nom des produits ou des services dans une langue quelconque peut être appuyée par la traduction de la marque de commerce fournie par le requérant.
Une objection fondée sur l’alinéa 12(1)d) de la Loi devrait toujours être étayée en fournissant le ou les numéro(s) d’enregistrement et une copie des détails de l’enregistrement ou des enregistrements de la marque de commerce créant de la confusion. Les examinateurs doivent toujours vérifier que la copie se rapporte à l’enregistrement approprié identifié par le numéro d’enregistrement et que la marque de commerce déposée est en règle (c.-à-d. qu’elle n’est pas radiée, refusée ou abandonnée).
Lorsque l'examinateur soulève une objection aux termes de l'alinéa 12(1)e) de la Loi, il doit prendre bien soin de faire la distinction entre le fondement de l'objection et les motifs invoqués. Les motifs de l’objection sont énoncés au paragraphe 9(1) et à l’article 10 de la Loi, alors que son fondement se trouve dans les dispositions de l’alinéa 12(1)e).
Dans le cas des objections soulevées en vertu de l’article 10 de la Loi, l’examinateur doit fournir des preuves démontrant une utilisation commerciale ordinaire et authentique de la marque de commerce.
Lorsqu'une objection est soulevée en vertu de l'alinéa 12(1)f), l'examinateur doit fournir dans le rapport une copie des renseignements sur la dénomination de la variété végétale telle que publiée dans le Bulletin des variétés végétales.
Lorsqu’il soulève une objection en vertu des alinéas 12(1)g), h) ou h.1), l’examinateur doit fournir une copie des détails relatifs à l’indication géographique protégée.
Compte tenu de la décision Procureur général du Canada c. Effigi Inc. (2005), 41 C.P.R. (4e) 1, la production ou la date de production prioritaire est la seule considération pertinente en vertu de l’alinéa 37(1)c) de la Loi sur les marques de commerce pour déterminer si le requérant n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la marque de commerce parce que celle-ci porte à confusion avec une autre marque de commerce dont la demande d’enregistrement est en instance.
Si la demande qui porte la date de production la plus récente révèle une date de priorité antérieure en liaison avec des produits ou des services semblables ou identiques, elle sera alors considérée comme étant la demande ayant droit à l’enregistrement.
L’examinateur doit soigneusement évaluer les dates déterminant l’ayant droit relativement à chacun des produits ou services en liaison avec les demandes.
L’examinateur doit envoyer un rapport aux deux requérants et leur expliquer qu’ils ont droit à l’enregistrement relativement à un ensemble de produits ou services et qu’ils n’ont pas le droit à l’enregistrement relativement à l’autre ensemble de produits ou services.
Dans le rapport d’examen, il est indiqué que le requérant doit produire une réponse en bonne et due forme (complète) dans le délai prévu, sans quoi le registraire lancera la procédure d'abandon. Ce délai est considéré comme suffisamment long pour permettre au requérant de répondre aux objections comme l’exige le paragraphe 37(2).
Le Bureau considère qu'une réponse en bonne et due forme traite de toutes les objections ou exigences soulevées dans le rapport d'examen. Si le requérant omet de fournir une réponse en bonne et due forme dans le délai de 6 mois, il sera considéré comme faisant défaut dans la poursuite de la demande, conformément à l'article 36 de la Loi sur les marques de commerce, et un avis de défaut sera émis.
Tandis que le premier rapport de l’examinateur soulève les objections et les exigences, le deuxième rapport tient compte de la réponse du requérant et indique les domaines dans lesquels le requérant n'a pas réussi à répondre de façon satisfaisante aux objections soulevées dans le rapport initial. Un deuxième rapport revoit tous les enjeux ayant trait à la forme de la demande et à l'enregistrabilité de la marque de commerce, lesquelles le requérant n'a pas résolu de façon satisfaisante dans sa réponse.
Lorsqu’il examine la soumission d’un requérant qui fait référence à un certain nombre de marques de commerce annoncées ou déposées semblables à la marque de commerce en question, l’examinateur doit tenter d’expliquer toute incohérence perçue. Voir Canadian Parking Equipment Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1990), 34 C.P.R. (3e) 154.
Le deuxième rapport comprend habituellement un avertissement au requérant selon lequel s’il ne satisfait pas aux objections ou aux exigences dans sa prochaine réponse, la demande peut être rejetée en vertu de l’article 37 de la Loi. Le requérant dispose à nouveau de six mois pour fournir une réponse en bonne et due forme.
Certaines circonstances peuvent se produire durant la poursuite de la demande qui empêchent le règlement rapide de celle-ci et qui nécessitent la production de plus de deux rapports.
Le point en litige peut constituer un obstacle législatif à l’enregistrement de la marque de commerce, comme une objection en vertu des alinéas 12(1)a) ou 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce, et le requérant peut revendiquer que la marque de commerce est enregistrable en vertu du paragraphe 12(3) de la Loi. Dans une telle situation, les examinateurs peuvent envoyer de la correspondance décrivant les exigences relatives à la preuve ou fournir une évaluation détaillée de la preuve présentée par le requérant.
La réponse d'un requérant peut être accompagnée d'une demande révisée dans laquelle des produits ou des services particuliers ont été supprimés afin de surmonter l'objection relative à la confusion soulevée par l'examinateur. Celui-ci devra alors procéder à un nouvel examen de la demande en vue de pouvoir prendre une décision au sujet de la confusion, laquelle pourrait donner lieu soit au retrait de l’objection relativement à la confusion ou à la production d’un autre rapport qui maintient l’objection.
Lorsque la situation l'exige, l’examinateur peut produire un rapport pour demander des renseignements supplémentaires concernant certains points mentionnés dans les observations du requérant.
La production d’un autre rapport peut aussi se révéler nécessaire lorsque, selon l’examinateur, le requérant n'a pas saisi la nature d'une exigence ou les raisons d'une objection.
Un autre rapport peut également être nécessaire lorsqu’un examinateur a été mis au courant d’une demande nouvellement produite après avoir effectué une recherche avant l’annonce pour trouver des marques de commerce créant de la confusion. Dans une telle situation, l'examinateur doit déterminer la partie qui a droit à l’enregistrement et informer la partie qui n’a pas droit à l’enregistrement qu’elle ne semble pas être la personne ayant droit à l’enregistrement.
Conformément aux dispositions des articles 44 ou 45, le requérant peut demander qu'un avis soit envoyé au propriétaire inscrit de la marque de commerce déposée qui crée de la confusion. La période de traitement de la demande peut ainsi se trouver prolongée; l'examinateur devra examiner le dossier de nouveau et envoyer des rapports supplémentaires.
Voir aussi la section 3.3.6 Preuve sous forme de lettre de consentement à l’appui de l’absence de probabilité de confusion du présent Manuel.
Il n’y a pas de dispositions législatives au Canada qui reconnaissent le consentement mutuel des parties comme pouvant surmonter les critères énoncés à l’article 6 de la Loi sur les marques de commerce. Cependant, l’examinateur peut considérer l’entente conclue entre le requérant et le propriétaire d’une marque citée relativement à la coexistence des deux marques de commerce conformément à la jurisprudence canadienne.
L’article 7 du Règlement sur les marques de commerce stipule que le registraire n’est pas tenu de tenir compte de toute communication qui n’est pas soumise par écrit. Toutefois, dans certaines situations, il peut être plus efficace de tenter de résoudre une question par téléphone.
Les modifications suivantes peuvent être effectuées par l’examinateur à la suite d'une conversation téléphonique, après avoir obtenu une confirmation verbale de la part du requérant ou de l’agent qu’il a nommé, sans qu’une confirmation écrite ne soit requise :
Toute modification qui ne figure pas à la section 6.5.1 du Manuel d’examen des marques de commerce ne doit être faite par un examinateur que sur réception d’une confirmation écrite du requérant ou de l’agent qu’il a nommé. Voici une liste de modifications pour lesquelles une confirmation écrite est requise :
Une fois que la demande satisfait à toutes les exigences formelles et que toutes les objections réglementaires ont été surmontées, une recherche préalable à l’annonce sera effectuée et si aucune marque de commerce créant de la confusion en instance n’est trouvée, un avis d’approbation sera envoyé au requérant. Les détails concernant la demande seront alors annoncés sur le site Web de l’OPIC par l’entremise du Journal des marques de commerce.
Les requérants doivent vérifier l’exactitude de l’avis d’approbation et, s’il y a des erreurs, communiquer avec le Bureau dès que possible.
Le paragraphe 37(4) de la Loi confère au registraire le pouvoir de retirer l’annonce de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce pourvu que la marque de commerce n’ait pas été déposée.
Le registraire peut être convaincu qu’une demande n’aurait pas dû être annoncée dans les cas suivants :
À titre d'exemple, le registraire pourrait être convaincu qu'une demande a été annoncée incorrectement si des renseignements, des modifications ou des déclarations inclus dans la demande la plus récente ont été omis par erreur dans l'annonce. Si le registraire retire l’annonce, la demande est réputée ne jamais avoir été annoncée.
Par ailleurs, selon la nature de l’erreur, le Bureau peut publier un erratum dans le Journal des marques de commerce qui note l’erreur et fournit l’information exacte.
Si un requérant ne fournit pas une réponse en bonne et due forme dans le délai précisé dans le rapport de l’examinateur, la demande sera mise en défaut et le requérant recevra un avis de défaut et disposera de deux mois pour remédier à celui-ci. La demande sera considérée comme abandonnée, conformément à l’article 36 de la Loi sur les marques de commerce, si le requérant ne remédie pas au défaut dans les deux mois suivant la date de l’avis.
Voir également l’énoncé de pratique intitulé « Prolongation de délai en matière d’examen et pour répondre à l’avis prévu à l’article 44.1 ».
Une personne peut demander, en vertu du paragraphe 47(1) de la Loi, de prolonger un délai pour :
Le paragraphe 47(2) donne à une personne la possibilité de demander une prolongation de délai après l’expiration de ce délai.
Compte tenu de l’article 14 du Règlement, la personne qui demande une prolongation de délai en vertu des paragraphes 47(1) ou (2) de la Loi doit payer le droit prescrit. Pour se renseigner sur le montant exact d’un droit, veuillez consulter la liste des droits pour les marques de commerce. Par conséquent, des droits sont exigés pour demander une prolongation de délai nonobstant l’octroi de la prolongation.
Un avis est ajouté à chaque rapport d’examen indiquant qu’une réponse en bonne et due forme doit être soumise dans le délai indiqué afin d’éviter le défaut et l’abandon.
Antérieurement à la publication d’un énoncé de pratique modifié sur les prolongations de délai à l’examen, le Bureau accordait de façon générale une (1) prolongation de délai maximale de six (6) mois au requérant afin de produire une réponse à un rapport d'examen si la demande était justifiée et ne prenait généralement en considération aucune autre demande de prolongation de délai. Après l'expiration d'une période de douze mois suivant la date du rapport d'examen, le Bureau exigeait que le requérant démontre l'existence de circonstances exceptionnelles expliquant les raisons pour lesquelles il n'était pas encore en mesure de donner une réponse en bonne et due forme au rapport.
Selon la nouvelle pratique, le Bureau n'accordera généralement pas au requérant une prolongation de délai afin de soumettre une réponse à un rapport d'examen qui a été émis le 17 janvier 2020 ou après cette date à moins que le requérant puisse démontrer que des circonstances exceptionnelles l'empêchent de soumettre une réponse en bonne et due forme. Le Bureau considère qu'une réponse en bonne et due forme est une réponse qui répond à toutes les objections, exigences ou demandes soulevées dans le rapport d'examen.
Si, à l'expiration du délai de six mois suivant la date du rapport d'examen, le requérant omet de donner une réponse en bonne et due forme ou si le Bureau considère que les raisons fournies dans une demande de prolongation de délai ne justifient pas une telle prolongation, le requérant sera considéré comme faisant défaut dans la poursuite de la demande, conformément aux dispositions de l'article 36 de la Loi sur les marques de commerce, et un avis de défaut sera délivré.
Voici des exemples de circonstances exceptionnelles qui justifieraient une prolongation de délai :
Répondre à une objection qui pourrait mener à un rejet en vertu des alinéas 37(1)b), c), ou d) de la Loi
Le requérant a besoin de plus de temps pour étudier une objection et y répondre en bonne et due forme. Note : Le requérant peut demander une prolongation de délai pour cette raison qu'une seule fois dans la poursuite de la demande. Par contre, si le requérant a obtenu des prolongations de délai pour cette raison avant le 17 janvier 2020, celui-ci peut demander une seule prolongation de délai supplémentaire pour cette raison.
| À noter : Dans l'objectif d'effectuer une transition en douceur suite aux modifications à la pratique sur les prolongations de délai à l'examen, la pratique de ne pas accorder de prolongations de délai afin de répondre à un rapport d'examen à moins que des circonstances exceptionnelles ne le justifient ne s'appliquera qu'aux demandes de marques de commerce pour lesquelles un rapport d'examen a été émis en date du 17 janvier 2020 ou après cette date.
Conséquemment, pour les demandes pour lesquelles un rapport d'examen a été émis avant le 17 janvier 2020, le Bureau accordera de façon générale au requérant une (1) prolongation de délai maximale de six (6) mois pour soumettre une réponse à un rapport d'examen, si la demande est justifiée. Après l'expiration d'une période de douze mois suivant la date du rapport d'examen, le Bureau exigera que le requérant démontre l'existence de circonstances exceptionnelles expliquant les raisons pour lesquelles il n'est pas encore en mesure de donner une réponse en bonne et due forme au rapport.
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En vertu du paragraphe 44.1(1) de la Loi sur les marques de commerce, le registraire peut donner avis au propriétaire inscrit d’une marque de commerce lui enjoignant de lui fournir, dans les six mois suivant la date de l’avis, un état des produits ou services à l’égard desquels la marque de commerce est enregistrée, groupés de la façon prévue au paragraphe 30(3).
Si, à l’expiration du délai de six mois mentionné ci-dessus, le requérant omet de fournir un état, le registraire envoie un nouvel avis selon lequel l’enregistrement peut être radié si l’état n’est pas fourni dans les deux mois suivant le deuxième avis.
En général, le Bureau accorde une prolongation de délai uniquement si le propriétaire inscrit peut démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles expliquant les raisons pour lesquelles il n’est pas encore en mesure de produire un état.
Voici quelques exemples de circonstances exceptionnelles qui justifieraient une prolongation de délai de six mois pour fournir l’état :
Il y a eu un changement très récent de l’agent de marques de commerce nommé par le propriétaire inscrit et l’agent a besoin de temps pour se familiariser avec le dossier.
Exemples : une maladie, un accident, un décès, une faillite ou toute autre circonstance grave et imprévue.
Une demande est en attente au Bureau pour inscrire le transfert de la marque de commerce déposée.
Voir également l’énoncé de pratique intitulé « Énoncé de pratique concernant les prolongations de délai en vas de force majeure pour une priorité et un renouvellement ».
Les paragraphes 34(5) et 46(5) de la Loi sur les marques de commerce permettent à un requérant de demander une prolongation de délai pour produire une demande d’enregistrement fondée sur une production prioritaire à l’étranger
34(5) Le requérant ne peut demander la prolongation, au titre de l’article 47, de la période de six mois prévue à l’alinéa (1)a) qu’après l’expiration de celle-ci. Le registraire ne peut la prolonger que d’au plus sept jours.
ou pour renouveler une marque de commerce déposée
46(5) Le propriétaire inscrit de la marque de commerce ne peut demander la prolongation, au titre de l’article 47, du délai prescrit qu’après l’expiration de celui-ci. Le registraire ne peut le prolonger que d’au plus sept jours.
Le requérant ne peut demander une prolongation du délai dans ces circonstances qu’après l’expiration du délai. Par conséquent, seule une demande au titre du paragraphe 47(2) est applicable. Le requérant doit payer le droit prescrit et expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas pu accomplir l’acte dans le délai prescrit.
Si le registraire accorde la prolongation demandée, la période ne peut être prolongée que d’au plus sept jours.
Les demandes concernant ces types de prolongation de délai doivent être rapidement portées à l’attention du directeur adjoint de l’Examen.
Bien que cela ne soit pas expressément indiqué, les paragraphes 34(5) et 46(5) prévoient des mesures de sursis permettant aux requérants d'obtenir une prolongation de délai en cas de force majeure. Le cas de force majeure est un concept juridique qui permet de dispenser temporairement une partie de ses obligations lorsque certaines circonstances indépendantes de sa volonté se présentent et rendent impossible l'exécution de ses obligations. Dans Atlantic Paper Stock Ltd. c. St. Anne-Nack, [1976] 1 RCS 580 à la p. 583 (ci-après « Atlantic »), la Cour suprême du Canada (CSC) a défini le « cas de force majeure », du moins dans le contexte du droit contractuel, comme un [Traduction] « événement [...] sur lequel les parties n'ont aucun contrôle et qui rend l'exécution [...] impossible ». La CSC décrit le caractère incontrôlable de l'événement comme étant [Traduction] « inattendu et humainement imprévisible et incontrôlable ». Outre le caractère inattendu de l'événement, la CSC a indiqué dans Atlantic que l'événement doit également [Traduction] « attaquer la racine même » de la raison pour laquelle l'obligation ne peut être remplie. Lorsqu'ils se penchent sur la présence d'un événement relevant de la force majeure, les tribunaux ne s'intéressent pas à la présence de l'événement en soi, mais à l'effet spécifique de cet événement sur les obligations des parties. En plus des « catastrophes naturelles », les cas de force majeure peuvent inclure les événements d'ordre politique ou médical. La
Voici quelques exemples de cas de force majeure :
Compte tenu de l’article 14 du Règlement sur les marques de commerce, la personne qui demande une prolongation de délai en vertu de l’article 47 de la Loi sur les marques de commerce doit payer le droit prescrit énoncé à l’article 1 du Tarif des droits. Une personne ne peut demander une prolongation de délai en vertu de l’article 47 que si le délai est fixé par la Loi ou prescrit par le Règlement. Par conséquent, un droit n’est pas exigé pour demander une prolongation du délai de réponse au rapport d’un examinateur puisque le délai de réponse n’est fixé ni dans la Loi ni dans son Règlement. Un droit serait exigé aux fins d’une demande de prolongation de délai en vertu des paragraphes 47(1) ou (2) pour :
Remarque : Les droits prescrits sont exigés pour demander la prolongation du délai que la prolongation soit accordée ou refusée.
Le paragraphe 37(1) de la Loi sur les marques de commerce prévoit :
Le registraire rejette une demande d'enregistrement d'une marque de commerce s'il est convaincu que, selon le cas :
a. la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30;
b. la marque de commerce n’est pas enregistrable;
c. le requérant n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement de la marque de commerce parce que cette marque crée de la confusion avec une autre marque de commerce en vue de l’enregistrement de laquelle une demande est en instance;
d. la marque de commerce n’est pas distinctive.
Si le registraire n'est pas ainsi convaincu, il fait annoncer la demande de la manière prescrite.
Lorsque le rapport d’examen contient le paragraphe prévenant le rejet, que la réponse subséquente du requérant n’a pas convaincu l’examinateur de retirer une objection ou une exigence et qu’aucun nouvel argument n’a été présenté par le requérant nécessitant une réponse de la part de l’examinateur conformément au paragraphe 37(2) de la Loi sur les marques de commerce, , l’examinateur recommandera au registraire de rejeter la demande.
Si la demande est rejetée, le requérant est notifié par lettre à cet égard. La lettre sera aussi explicite que possible de sorte que le requérant soit informé des raisons qui justifient le rejet de la demande d’enregistrement de sa marque de commerce. La lettre devra aussi attirer l'attention du requérant sur les dispositions de l'article 56 de la Loi, en vertu desquelles le requérant peut interjeter appel de la décision du registraire devant la Cour fédérale.
Les notifications sur les droits de tiers constituent une façon informelle pour les tiers de porter à l'attention du registraire des renseignements concernant l'enregistrabilité d'une demande de marque de commerce en instance. Cette procédure de correspondance est limitée à trois motifs de notification, ne crée aucune action inter partes entre le requérant et le tiers, et ne remplace pas les procédures d'opposition.
Les tiers qui souhaitent notifier le registraire quant à ces motifs doivent présenter une demande écrite par courrier ou télécopieur adressée comme suit et qui comporte le nom du requérant et le numéro de la demande à prendre en considération :
NOTIFICATIONS SUR LES DROITS DE TIERS
a/s Directeur adjoint, Division des examens
Bureau des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
50, rue Victoria
Gatineau (Québec) K1A 0C9
Téléc. : 819-953-2476
Les notifications seront placées au dossier pertinent et pourront être consultées par le public. Le registraire ne fournira à la personne ayant soumis une notification aucun renseignements sur les mesures ayant pu être prises quant à la demande concernée des suites de cette notification. La réception des notifications sera indiquée au moyen d'une note intitulée « Réception le [date] d'une notification sur les droits de tiers » apparaissant dans l'historique des actions de la demande concernée sur la base de données sur les marques de commerce canadiennes.
La notification sur les droits de tiers ne doit informer le registraire que si :
La notification sur les droits de tiers doit être limitée à des renseignements relatifs aux motifs appropriés ainsi qu'à la liste des enregistrements ou des demandes en instance pertinents, y compris les numéros d'enregistrement ou de la demande. Les arguments écrits ou la preuve d'utilisation antérieure ne seront pas acceptés.
Bien qu'une notification puisse être produite à tout moment avant l'enregistrement d'une marque de commerce, le paragraphe 37(4) de la Loi prescrit les conditions dans lesquelles le registraire peut retirer l'annonce d'une demande. Veuillez-vous référer à l'énoncé de pratique intitulé «Retrait de l'annonce d'une demande de marque» pour de plus d'information.
Les tiers qui présentent des notifications doivent continuer de faire le suivi de l'état d'avancement des marques de commerce à prendre en considération, car il est possible que les marques de commerce soient approuvées pour fins d'annonce, et ce, malgré la réception d'une notification. Un suivi continu donnera aux tiers l'occasion de prendre d'autres mesures qui conviennent, comme la production d'une déclaration d'opposition. Veuillez noter que la présentation d'une notification ne permet ni de surseoir, ni de prolonger le délai pour répondre au rapport d'un examinateur.
Le Règlement sur les marques de commerce définit un agent tel que décrit à l’article 2 de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, nommément comme étant :
[une] personne physique titulaire d’un permis d’agent de marques de commerce ou d’un permis d’agent de marques de commerce en formation […]
Le Règlement définit un agent de marques de commerce associé comme étant tout agent de marques de commerce nommé par un autre agent de marques de commerce en application des paragraphes 22(2) ou (3) du Règlement.
Le paragraphe 22(1) du Règlement prévoit qu’un requérant ou un propriétaire inscrit peut nommer un seul agent ou tous les agents de marques de commerce d’une même étude pour le représenter dans toute affaire devant le Bureau.
En vertu du paragraphe 22(2) du Règlement, un agent de marques de commerce, autre qu’un agent de marques de commerce associé, peut ensuite nommer un agent de marques de commerce ou tous les agents de marques de commerce de la même étude à titre d’agent de marques de commerce associé pour représenter la personne qui les a nommé pour la représenter dans toute affaire devant le Bureau.
À quelques exceptions près, une personne une personne ne peut être représentée par une autre personne que si celle-ci est un agent de marques de commerce.
Note : En vertu de l’article 23.3 du Règlement, si tous les agents de marque de commerce d’une même étude sont nommés, toute communication par écrit envoyée par le registraire est considérée comme ayant été envoyée à tous les agents de marques de commerce de cette étude.
Le paragraphe 25(3) du Règlement sur les marques de commerce prévoit qu’une personne peut se représenter lui ou elle-même aux fins suivantes :
En vertu du paragraphe 25(4) du Règlement, le requérant ou propriétaire inscrit peut être représenté par une autre personne (que celle-ci soit un agent de marques de commerce ou un individu dont le nom est inscrit au registre des agents de marques de commerce du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce) qu’il a autorisée à accomplir les actes énumérés au paragraphe 25(3). Pour chaque demande, la personne autorisée doit clairement expliquer qu’elle a été autorisée par le requérant ou propriétaire inscrit à agir en son nom.
Pour les affaires soumises au bureau qui ne sont pas visées au paragraphe 25(3) du Règlement, si un requérant ou un propriétaire inscrit a nommé un agent de marques de commerce, le requérant/propriétaire inscrit :
Dans de tels cas, l’examinateur ne doit pas correspondre avec un requérant ou un propriétaire inscrit ou prendre des mesures au sujet d’une requête lancée par un requérant ou propriétaire inscrit, un agent qui n’a pas été nommé par le requérant/propriétaire inscrit ou un agent associé qui n’a pas été nommé par l’agent nommé par le requérant ou propriétaire inscrit. Cette restriction comprend les conversations téléphoniques – les examinateurs ne doivent pas discuter des détails du dossier avec le requérant ou propriétaire inscrit s’il est représenté par un agent.
Le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce est seul responsable de déterminer le statut d’un agent de marques de commerce et communiquera tout changement de statut au Bureau. Les requêtes de statut des agents de marques de commerce devraient être acheminées au Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce.
Sauf si une requête figure sur la liste des exceptions au paragraphe 25(3) du Règlement, la correspondance ne doit pas être envoyée à un agent dont le permis est suspendu, révoqué ou abandonné. Dans de tels cas, la correspondance doit être envoyée directement au requérant ou propriétaire inscrit.
Les dispositions transitoires prévoient la transition d’une loi antérieure à la loi qui la remplace ou l’application progressive d’une loi nouvelle ou modifiée aux personnes touchées par cette loi. Elles peuvent être incluses dans une loi si certaines dispositions de la loi précédente s’appliqueront pendant une longue période ou si certaines dispositions ne s’appliqueront qu’à certains dossiers, mais pas à d’autres.
Les dispositions transitoires relatives aux modifications apportées à la Loi sur les marques de commerce et au Règlement sur les marques de commerce dans le projet de loi C-31 se trouvent aux articles 69.1 et 70 à 73 de la Loi et aux articles 151 à 160 du Règlement.
Les sections suivantes du Manuel expliquent comment les demandes seront traitées selon l’étape à laquelle elles se trouvent dans le processus d’inscription à la date d’entrée en vigueur.
Les demandes que le Bureau a reçues, mais qui ne se conforment pas aux exigences relatives à l'obtention d'une date de production énoncées à l'article 25 de l'ancien Règlement sur les marques de commerce seront réévaluées selon les exigences énoncées à l'article 33 de la Loi sur les marques de commerce modifiée.
Si une demande n'a pas obtenu de date de production avant la date d'entrée en vigueur, mais est conforme aux exigences prévues au paragraphe 33(1) de la Loi modifiée, la date de production sera la date d'entrée en vigueur. Des exemples de situations dans lesquelles le Bureau accepterait une demande auparavant inacceptable comprennent ce qui suit :
Si, malgré la réévaluation susmentionnée, toutes les exigences prévues au paragraphe 33(1) de la Loi modifiée n'ont pas été satisfaites à la date d'entrée en vigueur, le registraire émettra un avis au requérant indiquant les exigences non respectées. Le requérant disposera de deux (2) mois suivant la date de l'avis pour remédier aux lacunes de la demande. Si le requérant ne soumet pas les éléments manquants dans ce délai de deux mois, la demande sera réputée ne pas avoir été produite.
Étant donné que la structure des droits concernant les demandes changera à la date d'entrée en vigueur, il se pourrait que la seule exigence non respectée soit le versement du droit prescrit au titre de l'alinéa 33(1)f) de la Loi modifiée. Dans une telle situation, le registraire enverra un avis au requérant indiquant cette lacune, à moins que la demande originale ne comporte un énoncé général autorisant le prélèvement d’un montant en souffrance.
Note : Le droit prescrit pour une demande d’enregistrement d’une marque de commerce est rajusté le premier janvier de chaque année. Le montant pour la première classe de produits ou services dépend de la date à laquelle le droit est reçu par le registraire. De même, le montant pour toute classe de Nice supplémentaire dépend également de la date à laquelle le droit est reçu, et ce même si le droit prescrit pour la première classe de produits ou services visée par la demande a été payé avant le rajustement annuel. Pour se renseigner sur le montant exact d’un droit, veuillez consulter la liste des droits pour les marques de commerce.
Toutes les demandes pour lesquelles une date de production a été obtenue, mais qui n'ont pas été annoncées dans le Journal des marques de commerce avant la date d'entrée en vigueur seront assujetties à la plupart des dispositions de la Loi modifiée. Celles-ci comprennent les demandes qui ont :
Toutes ces demandes seront réévaluées afin de s’assurer qu’elles satisfont aux exigences d’enregistrabilité de la Loi modifiée.
Toutes les bases d’enregistrement antérieures (emploi antérieur ou révélation au Canada, enregistrement et utilisation à l’étranger, utilisation proposée) d’une marque de commerce sont supprimées dans la Loi modifiée. Dans le cas des demandes qui ne sont pas annoncées à la date d’entrée en vigueur, le Bureau n’exigera pas que les revendications soient retirées; toutefois, ces revendications ne figureront pas dans les détails de l’annonce. De plus, les demandes qui comprennent une demande ou un enregistrement étranger comme base de revendication ne nécessiteront plus une copie certifiée de l’enregistrement étranger correspondant.
Compte tenu des alinéas 32(1)b) et 37(1)b) de la Loi modifiée, le registraire pourra rejeter une marque de commerce si elle ne possède pas de caractère distinctif inhérent. Par conséquent, le caractère distinctif inhérent des marques visées par des demandes qui n'ont pas été annoncées à la date d'entrée en vigueur devra être réévalué par un examinateur et, s'il y a lieu, le requérant aura la possibilité de fournir au registraire une preuve que la marque de commerce était distinctive à la date de production de la demande. De plus amples renseignements sur la détermination du caractère distinctif inhérent sont fournis à la section 4.9 Absence de caractère distinctif inhérent
Étant donné que l'article pertinent de l’ancienne Loi a été retiré, les requérants ne pourront plus se prévaloir de l'article 14 pour réfuter une objection soulevée au titre des alinéas 12(1)a) ou b) après l'entrée en vigueur de la Loi modifiée. Si une demande qui revendique l'article 14 n'a pas été annoncée à la date d'entrée en vigueur, le requérant sera tenu de produire une demande révisée sans cette revendication.
Sous le régime de l’ancienne Loi, les demandes relatives à des marques de certification doivent être fondées sur l'emploi au Canada avant la date de production de la demande. Cependant, l'emploi antérieur n'est plus exigé pour la production d'une demande d'une marque de certification au titre de la Loi modifiée. Les demandes relatives à des marques de certification qui ont été produites sur le fondement de l'emploi projeté avant la date d'entrée en vigueur peuvent passer à l'étape de l'annonce si toutes les autres objections sont réfutées ou toutes les autres exigences sont remplies.
Le paragraphe 12(2) de la Loi modifiée donne au registraire le pouvoir de s'opposer à l'enregistrement d'une marque de commerce qui comporte des caractéristiques qui résultent principalement d'une fonction utilitaire. Les demandes qui n'ont pas été annoncées avant la date d'entrée en vigueur devront être réévaluées par un examinateur pour déterminer si la marque de commerce a principalement une fonction utilitaire.
Étant donné que la Loi modifiée ne comporte plus de définition de « signe distinctif », les demandes relatives à des signes distinctifs qui n'ont pas été annoncées à la date d'entrée en vigueur devront être modifiées. Plus particulièrement, les requérants seront tenus de modifier leur demande relative à un signe distinctif afin de spécifier que la marque de commerce est soit a) une forme tridimensionnelle, soit b) une façon d'emballer les produits.
Sous le régime de la Loi modifiée, les produits et les services visés par une demande doivent être groupés en fonction des classes de la Classification de Nice. Par conséquent, les demandes qui n'ont pas été annoncées à la date d'entrée en vigueur devront être modifiées afin de grouper et classer correctement tous les produits ou les services qui y sont visés.
Le concept de « marques de commerce liées », tel qu'il est énoncé à l'article 15 de l’ancienne Loi, n'existera plus dans la Loi modifiée. Par conséquent, à la date d'entrée en vigueur, les renseignements se rapportant aux marques de commerce liées seront retirés de toutes les demandes et de tous les enregistrements.
Aux termes des dispositions transitoires du nouveau Règlement, une demande produite avant l'entrée en vigueur, mais pas encore annoncée à cette date peut être modifiée, à tout moment avant l’enregistrement, pour ajouter une déclaration portant que le requérant souhaite que la marque de commerce soit enregistrée en caractères standard.
Une demande produite avant l'entrée en vigueur, mais pas encore annoncée à cette date, peut être modifiée, a tout moment avant l’enregistrement, mais seulement si la marque de commerce demeure sensiblement la même, pour ajouter une déclaration visée aux alinéas 31e) à g) du nouveau Règlement.
Le droit de production prescrit sera le droit sous le Tarif des Droits précédent et le droit pour chaque classe de Nice supplémentaires ne s'appliquera pas.
De plus, le droit d’enregistrement prescrit est toujours requis dans le cas des demandes qui ont obtenu une date de production antérieure à la date d'entrée en vigueur et qui n'ont pas encore été annoncées à la date d'entrée en vigueur.
Note : Le droit d’enregistrement prescrit est rajusté le premier janvier de chaque année. Le montant dépend de la date à laquelle le droit est reçu par le registraire, même si la demande a été produite ou annoncée avant le rajustement annuel. Pour se renseigner sur le montant exact d’un droit, veuillez consulter la liste des droits pour les marques de commerce.
Les marques de commerce qui ont été annoncées ou admises avant la date d'entrée en vigueur seront assujetties à la plupart des dispositions de l’ancienne Loi.
Étant donné que les différentes bases d'enregistrement pour la production d'une demande ont été retirées de la Loi modifiée, les demandes ne nécessiteront plus une déclaration d'emploi avant l'enregistrement.
De plus, le droit d’enregistrement prescrit est toujours requis dans le cas des demandes qui ont obtenu une date de production antérieure à la date d'entrée en vigueur et qui ont été annoncées, mais qui n'ont pas encore donné lieu à un enregistrement à la date d'entrée en vigueur.
Note : Le droit d’enregistrement prescrit est rajusté le premier janvier de chaque année. Le montant dépend de la date à laquelle le droit est reçu par le registraire, même si la demande a été produite ou annoncée avant le rajustement annuel. Pour se renseigner sur le montant exact d’un droit, veuillez consulter la liste des droits pour les marques de commerce.
Si une marque de commerce a été annoncée, mais n'a pas encore été admise à la date d'entrée en vigueur, un avis au requérant sera envoyé au moyen d'un avis de droit d'enregistrement expliquant que le droit prescrit doit être payé au plus tard 6 mois après la date de l'avis. L'article 39 de l’ancienne Loi ayant été supprimé, il ne sera plus possible d'émettre un nouvel « avis d'admission ».
Si le droit d'enregistrement est payé, il est réputé avoir été payé pour toutes les demandes originales et divisionnaires dont il provient, et toutes les demandes divisionnaires découlant de cette demande, le cas échéant.
Dans le cas des demandes qui sont en instance à l'entrée en vigueur, la durée de l'enregistrement dépendra de la date à laquelle le registraire traite le droit d'enregistrement. Par exemple, une marque de commerce sera déposée pour une période initiale de 15 ans si le versement du droit d'enregistrement est traité par le registraire avant la date d'entrée en vigueur. Par ailleurs, une marque de commerce sera déposée pour une période de 10 ans si le versement du droit d'enregistrement est traité par le registraire à la date d'entrée en vigueur ou après cette date.
Le groupement des produits ou des services selon les classes de la classification de Nice ne sera pas requis pour une demande produite et annoncée avant la date d'entrée en vigueur, car il n'est exigé qu'aux fins de l'annonce, du renouvellement ou d'un avis en vertu de l'article 44.1 de la Loi modifiée.
Important : En ce qui concerne les demandes divisionnaires produites après le délai de deux mois faisant immédiatement suite à l'annonce, d'un mot servant de marque ou d'un signe distinctif, la demande divisionnaire doit inclure, au moment de sa production, une déclaration en vertu de l'alinéa 31b) de la Loi modifiée portant que le requérant souhaite que la marque de commerce soit enregistrée en caractères standard, ou une déclaration en vertu de l'alinéa 31e) du nouveau Règlement à l'effet que la marque de commerce consiste en un forme tridimensionnelle ou en une façon d'emballer les produits, selon le cas. Ces déclarations sont requises au moment de la production de la demande divisionnaire en vertu de l'alinéa 35(2)e) du nouveau Règlement puisqu'il est possible d'ajouter ou supprimer ces déclarations seulement si la demande n'a pas été annoncée, et seulement si la marque de commerce demeure sensiblement la même.
En outre, il sera possible pour le requérant de demander que les enregistrements soient fusionnés dès qu'une demande divisionnaire découlant d'une demande originale concernant un mot servant de marque ou un signe distinctif est enregistrée. Auquel cas, le Bureau changera le « type » de la marque de commerce déposée résultant de la fusion pour celui de caractères standard, d'une forme tridimensionnelle, ou d'une façon d'emballer les produits, selon le cas.
Aux termes du paragraphe 46(1) de l’ancienne Loi, les marques de commerce déposées peuvent faire l'objet d'un renouvellement tous les 15 ans. Pendant la transition à la Loi modifiée, le droit, la durée du renouvellement et l'exigence de grouper et de classer les produits ou les services selon la Classification de Nice dépendront de plusieurs facteurs :
Si le renouvellement est demandé après la date d’entrée en vigueur de la nouvelle législation pour un enregistrement qui a expiré avant la date d’entrée en vigueur :
Si le renouvellement est demandé et traité avant la date d’entrée en vigueur et que l’enregistrement expire après la date d’entrée en vigueur :
Si le renouvellement est demandé après la date d’entrée en vigueur pour un enregistrement qui a expiré après la date d’entrée en vigueur :
Dans tous les cas où les nouveaux droits de renouvellement s'appliquent, le droit prescrit sera le droit de renouvellement de base pour la première classe. Si les produits ou les services ne sont pas groupés et classés correctement avant l'expiration du délai de renouvellement, un délai supplémentaire sera accordé au propriétaire pour grouper et classer les produits ou les services et acquitter les droits restants. Si les droits restants ne sont pas acquittés, le registraire radiera l'enregistrement.
Note : Le droit de renouvellement prescrit est rajusté le premier janvier de chaque année. Le montant dépend de la date à laquelle le droit est reçu par le registraire, même si la date de l’expiration de l’enregistrement précède le rajustement annuel. Pour se renseigner sur le montant exact d’un droit, veuillez consulter la liste des droits pour les marques de commerce.